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专利法规专栏
 台湾专利
 
2011年台湾专利法修正关于发明专利部分
整理╱北美智权 专利研发部副理 邱英武
2012/01/31

此次修法,修正重点,共12项

  • 增订因申请人己意在刊物发表者亦可主张优惠期。
  • 增订非因故意未于申请时主张优先权,或未按时缴纳专利证书费或年费致失权者,准其申请回复权利之机制。
  • 将申请权利要求及摘要独立于说明书之外。
  • 删除申请人主动申请修正之时间限制,及放宽发明专利申请案得于初审核准审定后30日内申请分割。
  • 增修专利权效力不及之事项,如非出于商业目的之未公开行为、以取得国内外药物上市许可为目的之研究试验行为、明确实行国际耗尽原则等。
  • 修正医药品或农药品之专利权期间延长规定。
  • 修正强制授权事由、程序及同时核定补偿金之规定。
  • 增订为协助解决开发中国家及低度开发国家之公共卫生问题,得申请强制授权制造药品并出口至需求国。
  • 修正专利举发制度,如废除依职权审查、得就部分请求项提起举发、举发案及更正案之合并审查及合并审定等。
  • 明定专利侵权损害赔偿之主观要件、修正损害赔偿之计算方式及专利标示规定。
  • 增订同人同日分别申请发明专利及新型专利之规定,当智慧局认为可准予发明专利时,将通知申请人择一,申请人选择发明专利时,新型专利权视为自始不存在。
  • 开放部分设计、计算机图像及图形化使用者介面(Icons & GUI)设计、成组物品设计,并增订衍生设计制度。

    上述12点系综合整部修正法律而成,读者若未清楚知晓条文架构,无法清楚知晓修正的内容。因此,先针对发明专利部分予以整理如下,新型与外观设计部分于后续中再说明。

专利申请权

  • 专利申请权共有
    • 专利申请权共有,应由全体共有人为之专利相关程序行为有:申请案提出、撤回申请案、抛弃申请案、申请案分割与申请案改请
    • 其余程序行为,各共有人皆可单独为之
  • 专利申请权利的移转行为,应经全体共有人同意的有:让与、抛弃(应有部分抛弃时,被抛弃的权利归属于其它共有人)与应有部分让与

迟误期间

  • 迟误指定期间
    虽新法第17条第1项规定为不受理,但可以于TIPO处分前做出前补正,此时的补正,TIPO仍应受理。
  • 迟误法定期间
    一般而言,迟误法定期间者,除非是因为天灾或是不可归责于己之事由,申请人可以在原因消灭后的30日内,以书面叙明理由,申请回复原状。但若迟误法定期间已经逾1年者,不得提出回复原状请求。
  • 新法放宽此项限制-修正第17条第4项
    修正新法第29条第4项、第52条第4项与第70条第2项
  • 迟误法定期间新法放宽规定,不再适用同法第2项与第3项规定
    • 第29条第4项
      申请人非因故意,未于申请专利同时被视为未主张优先权者,得于最早之优先权日后16个月内,申请回复优先权主张,并缴纳申请费与补行相关规定之行为。
    • 第52条第4项
      申请人非因故意,未于第1项或前条第四项所定期限(未于核准审定书送达后的3个月内缴纳相关费用)缴费者,得于缴费期限届满后6个月内,缴纳证书费及2倍之第一年专利年费后,由专利专责机关公告之。
    • 第70条第2项
      专利权人非因故意,未于第94条第1项所定期限(第2年以后的专利年费补缴纳期限-6个月)补缴者,得于期限届满后一年内,申请回复专利权,并缴纳3倍之专利年费后,由专利专责机关公告之。
  • 迟误法定期间法效果的其它规定
    • 第27条第2项
      申请人应于申请日后4个月内检送寄存证明文件,并载明寄存机构、寄存日期及寄存号码;届期未检送者,视为未寄存。
    • 第29条第3项
      违反第1项第1款、第2款或前项之规定者,视为未主张优先权。
    • 第38条第4项
      未于第1项或第2项规定之期间内申请实体审查者,该发明专利申请案,视为撤回。
    • 第70条第1项第3款
      三、第二年以后之专利年费未于补缴期限届满前缴纳者,自原缴费期限届满消灭。
  • 迟误指定期间法效果的其它规定
    • 第43条第3项
      专利专责机关依第46条第2项规定通知(审查意见通知书)后,申请人仅得于通知之期间内修正。
    • 第43条第4项
      专利专责机关经依前项规定通知后,认有必要时,得为最后通知;其经最后通知者,申请权利要求之修正,申请人仅得于通知之期间内,就下列事项为之:
      一、请求项之删除。
      二、申请权利要求之减缩。
      三、误记之订正。
      四、不明了记载之释明。
    • 第43条第5项
      违反前二项规定者,专利专责机关得于审定书叙明其事由,径为审定。

优惠期

  • 优惠期扩大适用
    优惠期的主张扩大适用至进步性,所以新颖性与进步性均可适用此优惠期。
  • 删除优惠期事由--研究
    「研究」系指对于未完成之发明,为使其完成或更为完善起见针对其技术内容所为之探讨或改进。
    「实验」系指对于已完成之发明,针对其技术内容所为之效果测试。
    优惠期之适用对象系对应于已完成之发明,无从涵括未完成之发明,故各大学或研究机构于研究后进行论文发表,倘发表之论文系未完成之发明,无以阻碍申请发明之新颖性或进步性;倘发表之论文系已完成之发明,则第二款已增订「因于刊物发表者」,即可适用。
  • 增订「因于刊物发表者」为适用事由
    因应因己意而刊物上公开亦为优惠期的适用事由,所以该项公开是否为商业性发表,且不限于因实验而公开,均可以适用。

申请文件内容调整

  • 申请权利要求与摘要予以独立出来
    因国际趋势,遂将原置于说明书中的「权利要求」与「摘要」予以独立出来。
  • 「必要图式」改为「必要之图式」
  • 删除「申请权证明文件」的提交义务
  • 确定申请日应备具的文件
    申请书、说明书、申请权利要求及必要之图式
  • 摘要性质
    摘要应叙明所揭露发明内容之概要;其不得用于决定揭露是否充分,及申请专利之发明是否符合专利要件。

国外优先权限制放宽

  • 国外优先权主张声明
    于提出申请时一并主张,申请国家/地区与申请日期为不可补正的应记载事项,因此,若为主张者,则视为位主张优先权。而申请号则属于可补正事项,因此,仅申请号未载明者,不是视为未主张优先权。此项声明不以记载于申请书为限。
  • 国外优先权证明文件补交期限放宽
    申请人可以于最早优先权日后的16个月内,提交优先权证明文件。超过此期限而提交或是未提交者,均会被视为未主张优先权。
  • 补主张国外优先权
    • 申请人非因故意,未于申请专利同时主张优先权,或依前项规定视为未主张(未载明申请日与申请国家/地区、未提交优先权证明文件)者,得于最早之优先权日后16个月内,申请回复优先权主张,并缴纳申请费与补行第1项及第2项规定之行为。
    • 同时补行期间内应为之行为,申请人得先主张并声明在外国之申请日、案号及受理该申请之国家,再补正优先权证明文件,只要均于最早之优先权日后16个月内完成即可。

国内优先权

  • 清楚再定义不得主张国内优先权事由
    • 先申请案为发明
      该申请案已经公告或是不与专利审定确定者,则该先申请案不得成为优先权基础案。
    • 先请案为新型
      该申请案已经公告或是不与专利处分确定者,则该先申请案不得成为优先权基础案。
    • 先申请案已经撤回或是不受理
      该先申请案不得成为优先权基础案。
  • 不得补主张国内优先权
    国内优先权主张,应于申请时同时声明并载明先申请案的申请日与申请号。

同人同日一案两请处理规范移至母法

  • 同一人就相同创作,于同日分别申请发明专利及新型专利,其发明专利核准审定前(于审查发明时,如认该发明应准予专利权)时 ,已取得新型专利权,专利专责机关应通知申请人限期择一;届期未择一者,不予发明专利。
  • 申请人选择发明专利者,其新型专利权,视为自始不存在。
  • 发明专利审定前,新型专利权已当然消灭或撤销确定者,不予专利。

分割

  • 新增分割时间点
    原申请案核准审定书(限于初审)送达后30日内。但经再审查审定者,不得为之。 再审查的处理回归到第1款规定,应于再审查审定前提出分割申请。
  • 增订分割不得超出原申请时的揭露范围
    分割不得超出原申请案申请时说明书、申请权利要求或图式所揭露的内容。
  • 新增分割时间点之分割案审查原则
    于初审核准审定书送达后之30日内提出分割者,续行原申请案核准审定前之审查程序。而原申请案以核准审定时的申请权利要求与图式予以公告。
  • 分割自母案的范围规定
    对于于初审核准审定书送达后的30日内提出分割,该分割仅能从原申请案说明书中记载之技术内容另案分割申请,而不得自已核准审定之原申请案之申请权利要求所载之技术内容加以分割。

修正

  • 主动修正期间限制删除
    原规定「自申请日起15个月内方可提出主动修正」之限制删除,因此在申请案尚未审定前,均可提出修正。
  • 案件进入实体审查阶段修正
    当案件进入实体审查阶段,申请人仅得于审查意见通知书记载的申复期间内提出修正,提出修正的次数并无限制。
  • 新增最后通知的修正限制
    • 请求项之删除。
    • 申请权利要求之减缩。
    • 误记之订正。
    • 不明了记载之释明。
  • 最后通知适用说明
    • 收到审查意见通知书后,未提出申复或修正,或是提出的申复或修正完全无法克服先前的审查理由者,审查委员得径为审定,不再发出通知书。
    • 所提出之申复或修正内容有部分为审查人员所接受,而仍有部分无法克服先前审查理由或修正后有其它不准专利之情事,须再进一步修正时,审查人员会再发给通知,惟为避免延宕审查程序,或审查人员认为有限缩修正范围之必要时,将会发给最后通知。
    • 最后通知系于审查人员认为有必要再为通知时始会发给,是否发给将由审查人员依个案情形具体认定,如其为最后通知,将于通知之格式上载明其为最后通知。
    • 有关最后通知之适用情形及流程,TIPO将于审查基准中再明定。
  • 违反申复期间或是最后通知的修正者,审查委员得径为审定,无需再发出通知书。
  • 新增对原申请案或分割后之申请案,发出最后通知的情形
    • 原申请案所为之通知,与分割后之申请案已通知之内容相同者。
    • 分割后之申请案所为之通知,与原申请案已通知之内容相同者。
    • 分割后之申请案所为之通知,与其它分割后之申请案已通知之内容相同者。
    • 误译之订正
      若申请案先以外文本提出申请,之后再补正中文本者,当中文本有误译状况发生时,可以对误译部分提出订正,此订正仍不可以超出申请时外文本所揭露的范围。

不予专利事由

  • 删除生物未寄存为不与专利之事由
    寄存生物材料之目的系为使该发明所属技术领域中具有通常知识者,能了解其内容并据以实现,应寄存而未寄存者为揭露不完整,可适用违反修正条文第26条第1项之规定不予专利,无须另为规定。
  • 增订不予专利事由
    • 修正条文第32条第1项、第3项(同人同日就同一技术分别申请发明及新型,而不依期择一或其新型专利于发明专利审定前已不存在)
    • 修正第34条第4项(分割后之申请案超出原申请案申请时所揭露之范围)
    • 修正第44条第2项(补正之中文本超出申请时外文本所揭露之范围)、第3项(误译之订正超出申请时外文本所揭露之范围)
    • 修正第108条第3项(改请后之发明申请案超出原申请案申请时所揭露之范围)
  • 再审查修正限制
    申请案经审查发给最后通知,而为不予专利之审定者,其于再审查时所为之修正,仍受第43条第4项各款规定之限制。但经专利专责机关再审查认原审查程序发给最后通知为不当者,不在此限(尚待TIPO审查基准的公告方能确定)。

最后通知

  • 再审查理由仍有不予专利之情事者,即再审查理由无法克服初审审定不予以专利事由,且不论初审阶段是否发出过最后通知亦可适用。
  • 再审查时所为之修正,仍有不予专利之情事者,不论初审阶段是否发出过最后通知。
  • 再审查所为之修正,违反第43条第4项各款规定者,限于曾于初审阶段发出过最后通知。

专利权回复

  • 增订专利权回复机制
    申请人非因故意,未于第1项或前条第4项所定期限(收到核准审定书送达后的3个月内缴纳相关费用期限)缴费者,得于缴费期限届满后六个月内,缴纳证书费及二倍之第一年专利年费后,由专利专责机关公告之。

专利权不及之事项

  • 新增及修订不及之事项
    • 非出于商业目的之未公开行为
      主观上必须是非出于商业之目的,且客观上必须是未公开之行为。例如个人非公开之行为或于家庭中自用之行为。如系雇用第三人实施,或在团体中实施他人专利之行为,则可能因涉及商业目的,或该行为为公众所得知,而不适用本款规定。
    • 以研究或实验为目的实施发明之必要行为
      规范研究实验免责之目的,系保障以发明专利标的为对象之研究实验行为,以促进发明之改良或创新,此等行为不须受「非营利目的」之限制。
      「教学」,若涉及研究实验,应可被解释属于研究或实验行为,且现代之教学型态相当多样化,未必均有非营利之公益性质,如仅因其具有教学目的而一概排除专利权之效力,并非公益与私益之合理平衡,爰删除「教学」等字,未来如有教学免责之相关争议时,应回归第1款及第2款的ㄧ般性免责判断。
  • 增订主张先用权之排除适用事由
    专利申请人之发明于申请日前虽经公开,惟如符合修正条文第22条第3项之规定,仍有6个月之优惠期,故专利申请人若已声明保留其专利权者,自应优先保障专利申请人之权益,亦即,从专利申请人处得知其发明之人,对其得知后六个内所为之实施行为,不得主张先用权。
  • 增订回复专利权效力排除事由
    专利权因专利权人依修正条文第70条第1项第3款规定逾补缴专利年费期限而消灭,第三人本于善意,信赖该专利权已消灭而实施该专利权或已完成必须之准备者,虽该专利权嗣后因专利权人申请回复专利权,依信赖保护原则,该善意第三人,仍应予以保护。
  • 修正先用权的「原有事业」适用范围
    将施行细则的「原有事业规模」予以修正「原有事业目的范围」。

权利耗尽原则明确采认
采认国际权利耗尽原则

授权

  • 明确定义授权种类
    专属与非专属授权
  • 专属被授权人的权利
    于被授权范围内,排除发明专利权人及第三人实施该发明。所以于授权后,若专利权人也希望时该发明时,则必须再取得专属被授权人授权,或是终止授权契约,方可实施该发明。
  • 质权设定
    可设定复数质权,但依登记次序先后定其职权权利先后。
  • 再授权
    • 专属被授权人
      可以将其被授权的权利再授权给第三人实施发明,但若原契约另有约定者,从其约定。
    • 非专属被授权人
      非经专利权人或是专属被授权人同意,不得将其被授权的权利再授权给第三人。
  • 授权均必须登记方可对抗第三人,不论是原始授权还是再授权。

专利权共有

  • 共有人自己实施,无需经过其它共有人的同意
  • 必须经过共有人全体同意方可为之行为如下:
    让与、信托、授权、设定质权、抛弃
  • 全体同意认定方式
    • 19年上字第981号判例
      共有人全体之同意,并非必须全体共有人分别为同意之明示,更不限于一定之形式,如有明确之事实,足以证明其它共有人已经为明示或是默示之同意,亦属之。
    • 19年上字第2014号判例
      不限于行为时为之,若于事前预示或事后追认,均不能认为无效。
    • 19年上字第2208号判例
      全体同意以多数决为之。
    • 40年台上字第998号判例
      全体推定得由其中一人或数人代表处分。

专利权应有部分

  • 专利权应有部分系抽象地存在于整个专利权,若任由应有部分权利人授权给第三人,其结果无意就是整个专利权授权给第三人。因此应有部分的授权,系适用专利权共有情况下授权的规范。
  • 专利权应有部分的抛弃
    当应有部分权利人抛弃其应有部分时,该应有部分归由其它共有人共有。

更正

  • 「请求项删除」之更正事由予以独立
  • 新增「误译订正」为更正之适用事由
  • 更正不得超出申请时说明书、申请权利要求或图式所揭露之范围。
  • 误译之订正,不得超出外文本所揭露之范围
  • 更正不得实质扩大或变更公告时之申请权利要求。
  • 举发中之更正,由举发的审查委员一并审理更正申请,一般更正申请方由更正的审查委员审理。
  • 专利权人以第67条第1项第1款或第2款提出更正(请求项删除、申请权利要求减缩)时,需先取得同意方可提出之状况
    • 专利权已经授权时,需经过被授权人之同意
    • 专利权已经设定质权时,需经过质权人的同意
    • 专利权为共有时,必须经过共由人全体的同意

权利当然消灭

  • 修订无人继承专利权归属
    专利权人死亡,无人继承对于该专利权的法效果,是专利权成为公共财产,而不是归入国库,所以修正为公共财产。
  • 新增逾越补缴期限专利权消灭后的回复请求
    专利权人非因故意,未于第94条第1项所定期限(专利权期满后的6个月内)补缴者,得于期限届满后一年内,申请回复专利权,并缴纳三倍之专利年费后,由专利专责机关公告之。

举发

  • 删除「职权举发」的制度
  • 核准发明专利权之要件系依核准审定时之规定办理,其有无得提起举发之情事,应依审定时之规定办理 。
  • 而分割(修正专利法第34条第4项)、改请(修正专利法第108条第3项)、更正(修正专利法第67条第2项、第4项)与修正(修正专利法第43条第2项)之情事起举发者,依举发时之规定办理。
  • 申请书应载明「声明」与「理由」,其中「声明」应载明举发人请求撤销专利权之请求项次,以确定其举发范围,因此可以有部分请求项之举发,审查机关仅就举发的请求项予以审查。
  • 举发之声明于提起后,不得变更或是追加,但得减缩。此目的为确定双方攻击防御争点集中,以利速审速决。
  • 为达双方于举发过程中的充分攻击防御之目的,对于举发理由与证据的提出
    • 原则上-不予以限制
    • 例外,若举发人提出之理由或证据有迟滞审查之虞,或其事证已臻明确者,得径予审查。
  • 职权主义加入
    在举发声明范围内,倘审查人员有因职权明显知悉之事证;或依修正条文第78条规定于合并审查时,不同举发案之证据间,可互为补强时,应容许审查人员依职权审酌之。故明定专利专责机关在审查时,在举发声明范围内发现有当事人未提出之理由,亦得审酌,并应给予专利权人答辩之机会。
  • 举发期间职权通知更正删除
    更正与否由专利权人决定,无需为职权通知,故予以删除。
  • 举发期间提出更正的处理
    • 合并举发与更正的审理,若准予更正者,应将更正后的说明书、申请权利要求与图式,再次送达举发人。
    • 举发期间递出二件更正案者,在先的更正案视为撤回。
  • 多件举发案
    合并审理
  • 举发的审定
    由于举发案可以针对部分请求项提出,所以审定亦是针对声明中请求项予以个别审查。
  • 举发撤回
    • 原则上,申请人可以于审定前随时撤回举发申请。
    • 例外,若专利权人已经提出答辩者,应先经过专利权人的同意。因此,为避免撤回处理延宕,TIPO会将撤回的事实通知专利权人,专利权人若于送达后十日内未为反对的表示时,视为同意撤回。
  • 一事不再理
    任何人对于同意专利权,以下述同一事实以同一证据提出举发
    • 他举发案曾就同一事实以同一证据提起举发,经审查不成立者。
    • 依智慧财产案件审理法第33条规定,向智慧财产法院提出之新证据,经审理认无理由者。
  • 部分专利权存在
    由于举发事由得仅对部分请求项提出,因此,举发的审定结果,就可能发生部分专利权存在,部分不存在的状况。判断专利权的存在与否,于新法施行后,就非常重要。
  • 举发事由的修正与新增
    • 专利申请权共有,未经所有共人一同提出申请(修正专利法第12条第1项合并至修正专利法第71条第1项第3款)
    • 新增同人同日就同一技术分别申请发明及新型,而不依期择一,或其新型专利于发明专利审定前已不存在之事由(修正专利法第32条第1、第3项)
    • 新增分割后之申请案超出原申请案申请时所揭露之范围 (修正专利法第34条第4项)
    • 新增补正之中文本超出申请时外文本所揭露之范围 (修正专利法第44条第2项)
    • 新增误译之订正超出申请时外文本所揭露之范围(修正专利法第44条第3项)
    • 新增更正超出申请时所揭露之范围(修正专利法第67条第2项)
    • 新增更正时误译之订正超出申请时外文本所揭露之范围(修正专利法第67条第3项)
    • 新增更正实质扩大或变更公告时之申请权利要求(修正专利法第67第4项)
    • 新增改请后之发明申请案超出原申请案申请时所揭露之范围(专利法第108条第3项)

纳费

  • 第二年以后年费补缴,增订比率加缴方式 比率方式加缴专利年费,指依逾越应缴纳专利年费之期间,按月加缴,每逾一个月加缴百分之二十,最高加缴至依规定之专利年费加倍之数额;其逾缴期间在一日以上一个月以内者,以一个月论。

损害赔偿

  • 损害赔偿主张
    • 损害赔偿的请求主张,必须侵权行为人有故意或过失的主观意识。
    • 专利权人得对侵权行为人的原料或器具,提出销毁的请求或为其它必要的处置。
  • 除去、防止侵害之虞
    • 侵权之虞行为人不需有主观意识,仅需有外观行为存在即可提出此项主张。
    • 因尚未发生侵权事实结果,而除去、防止本身就是请求销毁的类型之一,所以,不得再主张销毁的请求。
  • 专属授权人得为权利主张人
    专属授权人于授权范围内,得为专利权的权利行为,向侵权行为人主张损害赔偿或是除去、防止侵权行为之虞。而且前述权利行使,不代表专利权人即丧失损害赔偿请求权或是除去、防止侵权行为之虞权利。
  • 短期消灭时效-2年
    • 损害赔偿请求权
    • 发明人姓名标示回复请求权
  • 一般消灭时效-民法第125条-15年
    除去、防止侵权之虞请求权
  • 于采总销售说之计算方式予以删除
    原规定之「以销售该项物品全部收入所利益」为计算方式,显系将专利产品视为独占该产品市场。然一方面专利并非必然是产品市场之独占,侵权人之所得利益,亦有可能是来自第三者之竞争产品与市场利益,非皆属权利人应得之利益。另一方面如果侵权行为人原有之通路或市场能力相当强大时,因为侵权而将该产品全部收益归于权利人,其所得之赔偿显有过当之嫌。
  • 增加合理权利金为计算方式
  • 删除法人精神上慰藉金的请求权,因登报道歉已足回复名誉。
  • 删除惩罚性赔偿金制度
    因我国损害赔偿制度系损害之填补,非惩罚制度。

专利证书号标示

  • 放宽标示方式
    于不能于专利物上标示者,得于标签、包装或以其它足以引起他人认识之显著方式标示之。
  • 附加标示不是提出损害赔偿的要件,仅为举证责任的转换而已
    其未附加标示者,于请求损害赔偿时,应举证证明侵害人明知或可得而知为专利物。