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台湾与美国间PPH试办计划,申请案进入台湾的规范
作者╱北美智权 北美智权专利研发部副理 邱英武
2011/10/26

前言

专利审查高速公路(简称PPH)为各国分享审查结果的作业,目前美国已经与18个国家的知识产权局签署PPH试办计划,台湾知识产权局非常荣幸,可以成为第19个合作的知识产权局。此项计划的签署对台湾专利界而言是一大鼓励,至少USPTO认为台湾的审查质量已经可达到国际的水平,而且台湾申请人向USPTO递交的专利申请量,每年多是处于排行第四的国家。

另因台湾知识产权局为突破无法与其它知识产权局签署PPH的困境,自行推出「加速审查制度(简称AEP)」,此举亦让USPTO产生兴趣,再行开启台美间的专利审查合作计划。

试办计划期间与费用

此项计划是2011/9/1起至2012/8/31止,基本上为期一年,但若有状况者,各自知识产权局可以发布缩短或延长试办期间。

必要条件

  • 台湾申请案必须是发明申请案,且有合法主张美国国内申请案或是PCT申请案进入美国申请案的在先申请案,作为优先权基础案。
  • 至少一个对应于美国申请案的请求项,已经取得USPTO的核准或达可核准状态,包括RCE案。
  • 所有请求项必须充分对应,亦即,台湾申请案所有权利要求请求项(不论是原始或是修正后),必须等同或是小于美国申请案可达核准状态的请求项。
  • 台湾申请案必须已经收到实质审查通知书,且尚未收到第一次审查意见通书。

应附送书件
除申请书外,提出此项请求时,亦必须将下述文件予以提交给TIPO

  • USPTO所核发美国对应申请案之所有OA复印件即可,不需翻译成中文。若美国申请案最终核驳通知书与申请时的OA复印件结果不相同时,该最终核驳通知书,申请人仍应递交给TIPO。
  • 经USPTO审查达到可核准之申请权利要求复印件即可,不需翻译成中文。
  • USPTO审查人员曾引用作为专利准、驳判断依据之所有引证文献复印件,不需翻译成中文,但若有需要,TIPO将会发函请申请人递交中文翻译本。
  • 台湾与美国申请案的权利要求请求项对应表

注意事项

  • 若提出PPH请求有瑕疵时,TIPO将会通知补正,若未补正或逾补正期限而未补正者,申请案将会回归一般的审查程序。若PPH申请核准,TIPO不会发出任何通知给申请人,TIPO会直接将此案纳入PPH审查程序中。
  • 于进入PPH程序后,后续所提的文件,均必须载明为已经提出PPH的申请案,方能使该些文件确保被以PPH方式处理。
  • 台湾申请案必须是已经公开,若于提出PPH申请时尚未公开者,必须一并提出提早公开的请求。
  • 美国RCE案应附送书表,包括原案与RCE案的所有审查意见书。
  • 台湾加速审查请求(AEP)与PPH的申请,不可同时提出。但若PPH申请不核准,仍可以提出台湾加速审查请求。反之亦同。
  • 美国案因未缴纳费用而未公告者,亦符合PPH的要件。
  • 于提出PPH请求时,若申请案提出补充修正的期限仍落在申请日后的15个月内者,则可以直接对说明书或是权利要求提出补充修正;若是已经超过15个月者,则应循「职权通知补充修正」规范,以利后续提出补充修正。所有的补充修正的处理,仍应遵循补充修正的相关规范。
  • 撤回PPH申请时,若申请人欲一并撤回所送的补充修正文件者,应于提出PPH撤回申请时,一并告知TPO撤回补充修正文件。
  • 于PPH申请时已经提交过权利要求对应表并核准申请后,后续对于该已提交的权利要求,于补充修正后,无须再提交权利要求对应表,但补充修正后的权利要求仍应与美国申请案核准的权利要求充分对应。