徐泰晙先生首先介绍韩国的专利司法体系,当专利发生争议时,有两种程序可走,首先,若属于专利有效性争议,即遭韩国智慧财产局(KIPO)的审查官驳回或有意见时,依据行政体系由隶属于 KIPO 的智慧财产审判庭(Intellectual Property Tribunal ;IPT)处理。
若再有不服者,则再由司法体系之专利法院( Patent Court )判决,若再对专利法院判决不服者,则可上诉至最高法院( Supreme Court )。第二种情形者为专利侵权涉及民、刑事司法诉讼时,则应先进入地方法院审理,若有不服,再进入高等法院,再有不服者,方进入最高法院审理。
徐先生进一步解释,韩国是在大约 10 年前设置专利法庭( Patent Court ),独立于 KIPO ,但是专利法庭不处理侵权诉讼案件,因此,若专利侵权事件发生时,包含刑事、民事诉讼,则都走地方法院、高等法院,最后至最高法院的途径。
然而,专利侵权的审判速度经常遭受到「没有效率」的批评,主要是因为当侵权告诉被提出时,地方法院通常会暂停审查程序,等待 IPT 针对专利无效作最后判决,因此案子通常会被闲置约 1 年。
徐先生表示,为了解决这个问题,现在韩国最高法院考虑将专利侵权的案件审理,也交由专利法庭审理,其功能与美国联邦巡回法院( Court of Appeals for the Federal Circuit ; CAFC )类似,这样未来专利法庭就可以同时审理专利无效案件、专利侵权案件。
徐先生表示,当侵权争议发生时,有四种救济方法,第一种为提民事诉讼,除了主要的诉讼程序外,还可以声请预防性禁制令,可快速阻止侵权行为发生更严重的损失后果。关于预防性禁制令的几个特点:
提供相对快速的禁制令救济。 |
需提出申请禁制令的必要性理由,例如:必须证明,专利权人将遭受立即且无法挽回的损失风险。 |
要求侵权的充分证据,非直接证明,但需具有侵权之虞即可。 |
只提供禁制行为,停止侵权行为发生。 |
无金钱损失的补偿,即不可主张损害赔偿金。 |
而初步禁制令的完整程序,大约需要 7 到 10 个月。请见附图。
预防性禁制令的要求
徐先生说明,若要禁制令发布,原告则需提交担保金,其目的在于:
足以补偿被告可能发生的损害赔偿。 |
实际金额由法院决定(大约是在 1~10 万美元之间)。 |
要求以现金作为担保。 |
或保险策略。 |
预防性禁制令的运行
预防性禁制令必须于收到禁制令之日起 14 天内运行(即使被告提起上诉)。 |
预防性禁制令会依附在侵权的文档上或制造设备上。 |
禁制令会一直运行到于诉讼中被撤销为止。 |
主要诉讼程序
至于主要诉讼程序,徐先生解释其特点如下:
从原告提出告诉后到最后判决,大约需要 10 到 18 个月的时间。 |
可能可以提出侵权损害赔偿主张(金钱损害赔偿,当专利权被故意或过失侵害时)。 |
可能可提出禁制令救济(永久性禁制令;只有在被告走完所有诉讼程序后,只少一年的延迟),永久性禁制令才会奏效。 |
同时需有智慧财产审判庭( IPT )的专利权要件的确认裁决,民事法院可能会停止诉讼程序,等待 IPT 审判庭对专利范围确认裁决,但最快(提出申请者)也需要 3~4 个月。 |
主要诉讼程序,大约需要 10~18 个月。请见附图。
计算损害
实际损害。(侵权者因侵权行为所可获得之利益是计算的合理依据) |
合理的权利金。(权利金的被要求给付,需要有对相同技术予以授权) |
侵权者的净利(侵权者的总销售额 × 每件产品的预估利润) 2001 年 1 月开始生效。 |
法院会考虑其他意见判定损害范围。 |
没有故意或惩罚性的损害。 |
第二种为刑事处罚;针对专利侵权的诉讼,当前韩国与日本仍有刑事罚责,不过,徐先生表示,很少听到哪家公司的运行长因此坐牢,韩国法律规定,最高可被判七年以下有期徒刑,或最高 10 万美元的罚金。这个规定带给侵权被告很大的压力,不过,这很少发生在专利侵权的案件上。
第三种为确认专利范围,从智慧财产审判庭询问意见;第四种则从韩国贸易委员会( Korean Trade Commission )寻求补偿,可从海关扣押产品,但这只适用于商标与着作权。
如果公司不想走法律诉讼途径,那么还有另一条路可走,即是寻求韩国贸易委员会处理。
韩国贸易委会员主要负责调查进出口国际贸易的不法行为,这包括智慧财产权( IP )的侵权行为、倾销或违反规定等。针对海外进口问题方面,他的功能与美国的国际贸易委员会( International Trade Commission ; ITC )类似。
但是如果需要韩国贸易委员会解决,有两件事情要注意,首先,出口国必须是与韩国为同一专利协定的会员之一,而且已在韩国取得该专利权。
优点
4 到 10 个月之内,就会有行动。 |
同时禁制出口与进口。(这对外国公司很有用) |
运用 KTC 的调查权,有利于搜集被告侵权证据。 |
若侵权诉讼与寻求 KTC 处理同时进行,效果很好。 |
可以参考国外法院的判决。 |
缺点
于专利侵权案例仅有有限经验。 |
中小型本土企业较常利用。 |
智慧财产侵权案件数量
从 1987 年到 2005 年申请的案降数目,总共为 135 件,商标约 95 件、专利 15 件、着作权 12 件; 2004 年 LG 与 Panasonic 的案件,暂时让 Panasonic 的 PDP 产品进口。
1. |
韩国无如美国诉讼程序之审判前揭露程序存在:无法以公权力要求对方书面证词、问卷调查、产品相关文档等。所以,需要私人调查。 |
2. |
请求法院向被告要求出示或揭露相关文档或事实:请求人必须释明该些文档存在。 |
3. |
文档:产品型录、公司简介手册、纪录文档等。 |
4. |
证人:与案件相关的事实、专家证人。 |
5. |
搜查工厂。 |
6. |
专家鉴定:法院指定的专家、鉴定报告书(宣誓书)。 |
原告的策略
1. 确保侵权证据的安全
2. 确认专利的合法性
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(1) 检视韩国专利,特别是任何翻译案件或文件历史资料(韩国、日本、美国与欧洲) |
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(2) IPT 修正的追踪 |
3. 寄送警告信函
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(1) 特别是发生在专利权登记前发生的侵权事件。(从资料中计算出损失) |
4. 救济方式选择
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(1) 民事诉讼(暂时禁制令运行、主要诉讼,决定是否提出损害赔偿) |
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(2) 刑事处分 |
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(3) 确认专利范围的审判(IPT) |
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(4) 透过韩国贸易委员会的行动救济 |
5. 挑选对自己有利的法庭
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(1) 许多法官没有处理专利案件的经验 |
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(2) 寻找专门的智慧财产权律师与技术顾问 |
6. 其他的考量
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(1) 一个专利一个作为,或许多专利一个作为 |
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(2) 委派技术专家 |
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(3) 工厂调查策略 |
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(4) 禁制令运行策略 |
被告的策略
1. 无侵权的主张
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(1) 否认侵权:不落入全要件理论而构成侵权。透过实验性的测试结果,或专家意见,积极反驳侵权。 |
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(2) 确认专利范围的审判(消极):出示被控侵权的商品或程序,并未落入专利范围之内。判决的结果因与侵权行为无关,所以,并不会对已侵权行为,生成判决约束力的效果。 |
2. 专利无效性的主张
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(1) 专利无效判决:在 IPT 尚未决定专利的有效性前,法院可能会暂停侵权诉讼程序。 |
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(2) 专利无效的主张。 |
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(3) 已知技术的自由使用:被控侵权的商品或程序与公开的技术相同。 |
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(4) 优先使用权:主张该专利非专属授权。 |
过去,在韩国,化学与制药领域,较常发生专利侵权诉讼。但当前,电子与机械领域反而较多专利诉讼。为什么会这样呢?徐先生表示,现在电子或机械产业中,较强势的韩国本土厂商,不会轻易地妥协或支付授权金。
以前韩国厂商大多将产品出货到美国,仅在美国诉讼即可,但是现在韩国厂商的发展活跃,出口对象国也增加,因此,大多数的诉讼现在均在韩国本土展开。而且有时候,证据也仅透过韩国诉讼搜集。
徐先生进一步表示,国外公司多认识执业律师名单上之律师,因此于韩国法院诉讼时均处理的不错,,大约超过 70% 的外国客户赢得诉讼。
金张法律事务所(Kim & Chang) 是韩国最大法律事务所,成立于1972年,拥有众多经验丰富的专业律师、会计师及各个领域的专家。
金星雲(Kim Seong-Woon)
韓國專利律師,韓國東亞大學電機系畢業、中國北京人民大學與清華大學研究所畢業,曾任韓國智慧財產局審查部主任,目前擔任韓國最大法律事務所-KIM & CHANG專利審查部主任,精通中、日、韓三國語。
徐泰晙 Winnie Tham
金张法律事务所专利律师。 |
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