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专利质量,坚若盘石-中国国内优先权的应用
作者/北美智权专利研发部 邱子殷
2010/01/11

对于专利申请案,大家都会注重申请日,专利申请案愈早取得申请日,对日后行使该专利权愈具优势,在中国,专利权采取先申请原则,此在现行专利法(2009.10.1施行)中第9条明确规定,「两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权授予最先申请的人」。

公司或企业开发一项新产品,或多或少都会申请专利以保护该产品,新产品的研究开发时间往往需要耗费相当长的时间,因此,大部分的公司或企业在新产品开发阶段,就会先行针对该产品的技术特征申请发明专利或实用新型专利,以避免被他人捷足先登,这是无可厚非的事情。但是,此时所提出的专利申请保护范围或实施例可能较为基本,甚至有时候无法周延的保护日后的产品,此时该怎么办呢?在此跟大家介绍中国国内优先权的应用。

主张国内优先权的条件

首先,现行专利法第29条第2款规定,「申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内,又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的,可以享有优先权。」由此可知,在中国要主张国内优先权,必须符合二个条件:

第一个条件,在后申请必须在被主张优先权的在先申请的申请日起12个月内提出,专利法第30条规定「申请人要求优先权的,应当在申请的时候提出书面声明,并且在三个月内提交第一次提出的专利申请文件的副本」,换句话说,主张优先权时必须在后申请的请求书中声明,审查指南(征球意见稿)I.I-6.2.2.2中规定要求优先权声明的内容必须写明被主张的在先专利申请的申请日、申请号与原受理机构名称(即中国)。


若声明不符规定,则在后专利申请视为未提出优先权。此外,审查指南(征球意见稿)I.I-6.2.2.3中规定「申请人要求本国优先权并且在请求书中写明了在先申请的申请日和申请号的,视为提交了在先申请文件副本。」

第二条件,在后的专利申请的发明主题必须与被主张优先权的在先专利申请的发明主题相同,审查指南(征球意见稿)II.III-4.1.2对于相同主题的发明创造的定义有明确规定「相同主题的发明或者实用新型,是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同的发明或者实用新型。但应注意这里所谓的相同,并不意味在文字记载或者叙述方式上完全一致。」

此外,审查指南(征求意见稿)I.I-6.2.2.1针对被要求国内优先权的在先申请与要求国内优先权的在后申请作了形式上的规定,该规定为:

  1. 在先申请应当是发明或者实用新型专利申请,不应当是外观设计专利申请,也不应当是分案申请。
  2. 在先申请的主题没有要求过外国优先权或者本国优先权,或者虽然要求过外国优先权或者本国优先权,但未享有优先权。
  3. 该在先申请的主题,尚未授予专利权。
  4. 要求优先权的在后申请是在其在先申请的申请日起十二个月内提出的。

由上述规定而观,外观设计专利申请不得作为被要求优先权的在先申请,发明或是实用新型的分案申请也不能作为被要求优先权的在先申请,而在先申请不能要求他案优先权,且在先申请于在后申请的申请日前尚未被授予专利权,因此,各位读者须特别注意,在先申请或在后申请不符合上述规定,则在后申请将被视为未要求优先权。

另外,须提醒各位读者,当在后申请与在先申请的申请人不一致时,在后申请的申请人应当在提出在后申请之日起三个月内提交优先权转让证明文件,该转让证明文件必须所有在先申请的申请人签字或盖章,

在此读者另需要特别注意,根据现行实施细则(2002年核定)第33条第3款规定,「申请人要求本国优先权的,其在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回。」由此可观之,当申请人的在后申请要求优先权时候,被要求的在先申请将会自在后申请提出的那一天起被视为撤回,亦即,该在先申请自始不存在,且该在先申请经撤回后,申请人不得请求恢复。

请求国内优先权的官方费用

根据现行实施细则(2002年核定)第92条第2款规定,「申请人要求优先权的,应当在缴纳申请费的同时缴纳优先权要求费;期满未缴纳或者未缴足的,视为未要求优先权。」另现行实施细则(2002年核定)第92条第一款规定,「申请人应当在收到受理通知书后,最迟自申请之日起2个月内缴纳申请费、公布印刷费和必要的附加费」,此外,优先权要求费是以要求优先权的权利要求项的项数作为收费标准,根据专利缴费指南规定(请见下表):

(人民币:元) 发明 实用新型 外观设计
优先权要求费每项 80 80 80

举例来说,在后申请的权利要求1-5所保护的技术方案已记载于在先申请中,且在先申请符合上述的规定,则在后申请的权利要求1-5可以要求在先申请的优先权,申请人则除了缴交申请费及其它必要附加费之外,须在缴交申请费的同时缴交优先权要求费5×80=400人民币。

综所观之,当申请人欲利用中国国内优先权的制度,在后申请的说明书和权利要求书的内容尽量涵盖在先申请的技术内容、技术特征与技术方案,此外,在后申请的内容亦可另外新增其余的符合单一性规定的发明特征,如此一来,在后申请所保护的权利范围涵盖了在先申请,且可弥补在先申请内容的不足,虽然要求优先权需要额外付费,但申请人花少许的成本,却可以让产品或是发明技术获得更多的利益,且专利的质量在无效宣告或是侵权上也经得起考验。