專利申請過程中，必須經過三大關，那就是實用性、新穎性與進步性，其中進步性在中國大陸的專利法規中，稱作「創造性」。使用公知常識作為核駁理由時，很容易落入因為公知常識都是該技術段非常常見，而忽略所要解決的技術問題，進而使得公知常識的認定和技術啟示的判斷發生錯誤。

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中國專利審查指南對於創造性中的「突出的實質性特點」的判斷制訂出一般性的判斷方法，那就是通稱的「三步法」，其中第三步是「判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見」。在判斷過程中，要確定的是現有技術整體上是否存在某種技術啟示。這是指現有技術中是否可以得出「將上述區別特徵，應用到該最接近的現有技術，以解決其存在的技術問題（即發明實際解決的技術問題）的啟示。」這種啟示會使得本領域的技術人員，在面對所述技術問題時，有動機改進該最接近的現有技術，並獲得要求保護的發明。作前述判斷時，必須從兩點去考量，一是，考慮技術手段本身是否為本領域技術人員廣泛知曉。二是，從發明實際解決的技術問題出發，判斷上述為本領域技術人員所廣泛知曉的技術手段，是否能夠解決發明實際要解決的技術問題。

在專利審查實際過程中，當與最接近現有技術對比文件，相比較認定區別技術特徵時，若僅關注區別技術特徵本身，而忽略區別技術特徵所產生的作用，常常會導致「因為區別特徵本身是常見特徵，就認為該區別特徵，是該技術領域的公知常識，從而直接認定，現有技術中存在技術啟示」。這樣的結果抹殺了發明人對現有技術作出的貢獻，因其對專利申請或專利權的創造性作出錯誤的判斷。

因此，在公知常識的認定過程中，尤其要考慮區別特徵所產生的作用，也就是說，所能解決的技術問題，只有當其與發明實際所要解決的技術問題相同或相應時，才能認為該區別特徵所體現的技術手段是該領域解決相應技術問題的公知常識，從而確定現有技術中存在技術啟示。如果忽略對發明實際解決的技術問題的考慮，只是孤立地看區別特徵本身是否常見，之後對技術啟示的判斷，便容易偏離「三步法」判斷創造性的宗旨。

舉個例子，某申請案的主要技術是將二種一定比例的物質予以混合後，加入種植基質中，可以增加基質的排水、透氣性，進而解決基質容易凝結成硬塊，以及防止植物根部腐爛的問題。而在公知常識中，則是可以將此二物質予以粉碎，發酵處理後，均可單獨作為基質的肥料或是促進菌類生長的用途。此時，審查委員直接認為該二物質，在經過粉碎、發酵過程後，都可以作為種植基質肥料，以及促進菌類生長的效果。相對於申請的發明技術特徵而言，在該技術領域中的人，就可以直接將該二物質，以一定比率混合後，產生解決基質容易凝結成塊以及防止植物根部腐爛的技術啟示。這種的審查結果，就是忽略申請案技術特徵的產生效果，在申請案的技術特徵中，是以一定的混合比例，將二種原本單獨作為基質肥料或是菌類生長用途的物質混合，進而產生前述效果以外的「解決基質容易凝結成塊以及防止植物根部腐爛」效果。該技術領域效果 ─ 作為肥料與促進菌類生長  ─ ，比對於申請案的技術效果  ─ 解決基質容易凝結成塊以及防止植物根部腐爛，應是該技術領域中人未能從公知常識的技術領域中可以得到的啟示。

所以，在判斷區別特徵是否為公知常識時，應將區別特徵所要解決的技術問題，和發明實際解決的技術問題聯繫起來。如果區別特徵所要解決的技術問題，與發明實際所要解決的技術問題，是不相同或不相應，那即使該區別特徵本身為本領域技術人員廣泛知曉，也不能認為該區別特徵在本發明的創造性判斷中屬於公知常識，進而認為現有技術中存在技術啟示、認定該發明不具備創造性。

作者： 邱英武 現任： 北美智權 智權法規研究組主管 經歷： 曾任電腦週邊產品製造公司管理部門 （法務、IP、人事與總務）主管 曾任國內第一家同時取得SDA協會與MMCA協會BOARD MEMBER公司的法務/IP主管 曾任大專院校講師（1995-2002）。 智慧財產局專利審查官訓練課程講師。（2013、2014）

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