說到申請專利時的先前技術資訊揭露義務，除了美國的資訊揭露聲明書（Information Disclosure Statement，IDS）之外，也不能忽略日本特許法第36條第4項第2款規定的先前技術資訊揭露義務（正式名稱是「先前技術文獻資訊揭露要件（先行技術文献情報開示要件）」。依據日本特許法，日本特許申請案的說明書必須符合先前技術文獻揭露要件，未滿足此一要件雖然不構成舉發或異議事由，但在申請案審查之過程中有可能造成審查程序的拖延以及額外支出程序成本，甚至導致拒絕准予專利的不利結果。

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由於日本的相關規定有別於國人較熟悉的台灣及美國專利實務，因此有意在日本申請特許專利的申請人，在準備申請文件尤其是撰寫說明書時必須特別注意前述「先前技術文獻資訊揭露要件」之相關規定。究竟在特許廳審查時是以何種標準來檢視先前技術資訊揭露義務呢？而申請人接到相關審查意見時，要如何應對才好呢？本期我們來談談日本的先前技術資訊揭露義務的審查原則、申請人在準備申請文件以及接到相關審查意見時的應對方式吧！

先前技術文獻資訊揭露要件於審查時的認定以及典型的違反態樣

所謂的「先前技術文獻資訊揭露要件」，是規定申請人在提出特許申請時，如果已知悉與申請特許之發明相關的先前技術文獻，就應該在特許申請案之說明書中，明確記載該先前技術文獻之出處。即使申請人已經在說明書之先前技術一節中詳細記載先前技術之實質內容，還是需要依照該規定，在說明書中記載先前技術文獻的書目資料或其來源出處，才算是滿足「先前技術文獻資訊揭露要件」。

在審查過程中，會被判斷為未滿足先前技術文獻資訊揭露要件的代表例有以下幾種：

1. 說明書中完全沒有記載先前技術文獻的出處資訊，也沒有說明未記載的理由。
2. 說明書中完全沒有記載先前技術文獻的出處資訊，在說明書中有載明未記載先前技術文獻的出處資訊的理由，但是若審查委員認為申請人在申請時很有可能已知曉和所請發明相關的先前技術文獻時，也可能被判定為未滿足先前技術文獻資訊揭露要件。
   例如，申請人在說明書中載明未記載先前技術文獻的出處資訊的理由是「因為申請時並未知曉任何與所請發明相關的先前技術文獻」。可是，若該申請人在所請發明的技術領域中是有名的大廠，並且已有多件申請案或特許案，那麼申請人所主張「申請時並未知曉任何與所請發明相關的先前技術文獻」的理由，很可能不會得到審查委員的認同，仍然會被判定為未滿足先前技術文獻資訊揭露要件。
3. 在特許申請的說明書及圖式中有記載先前技術的內容，但是沒有記載對應於該先前技術的出處資訊，也沒有特別載明理由時，同樣也會被判定為未滿足先前技術文獻資訊揭露要件。
   實務上，常見有申請我國專利的文件中，於說明書及圖式中記載先前技術的內容，但是沒有特別註明出處，這在申請我國專利時不太會構成問題，但在申請日本時就違反了先前技術文獻資訊揭露要件。
4. 在特許申請的說明書及圖式中有記載先前技術的內容，也有記載對應於該先前技術的出處資訊，但是該先前技術文獻與所請發明不太相關時，如果審查委員認為申請人在申請時很有可能已知曉和所請發明確實有相關的先前技術文獻時，也可能被判定為未滿足先前技術文獻資訊揭露要件。
   例如，明明有與所請發明更相關的先前技術文獻已經公開並廣為所知，但申請人在說明書中僅記載了古老且和所請發明幾乎沒有什麼關聯的先前技術文獻時，就很有可能被判定為未滿足先前技術文獻資訊揭露要件。

申請人接到相關審查意見時，要如何應對？

當申請特許的說明書被判定為未滿足先前技術文獻資訊揭露要件時，審查委員可以發出通知請申請人提出說明或修正。實務上，有時候會針對未滿足先前技術文獻資訊揭露要件之情事單獨發出特許法第48條之7的通知，此時申請人必須在特許廳指定的期間內提出申復或修正。如果申請人沒有在規定期限內提出申復或修正，或者是雖然提出申復或修正但仍然未能使說明書滿足先前技術文獻資訊揭露要件時，審查委員可以依據特許法第49條發出拒絕查定通知；但在大部分的情況中，是連同其他的新穎性或進步性等的核駁理由，在依據特許法第50條的拒絕理由通知中一併通知。如果申請人沒有在規定期限內提出申復或修正，或者是雖然提出申復或修正但仍然未能使說明書滿足先前技術文獻資訊揭露要件時，審查委員同樣可以依據特許法第49條發出拒絕查定通知。

當審查委員因為申請人提出的說明書未滿足先前技術文獻資訊揭露要件而發出通知時，申請人可以提出對應之修正，將先前技術文獻的出處資訊加入說明書中；申請人也可以僅提出說明，解釋不加入先前技術文獻資訊的理由，或者聲明申請人在提出特許申請時未知悉任何先前技術文獻資訊的事實。

實務上，提出聲明來表明申請人未知悉任何先前技術文獻，也未必被審查委員採信，所以如果真的收到「說明書未滿足先前技術文獻資訊揭露要件」的通知時，還是將先前技術文獻資訊加入說明書中，較為妥當。此時所加入的先前技術文獻出處資訊所對應的先前技術內容，當然也必須是與所請發明相關的才行，也就是先前技術與所請發明之技術領域相關、課題相關、或者是界定發明之特徵相關。

行文至此，有經驗的讀者應該會想問：將先前技術文獻資訊加入說明書中，是否會造成修正超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露內容的情況呢？

這個問題沒有辦法簡單地以是或否回答。一般而言，如果是在說明書中加入先前技術文獻的出處資訊，並不會被視為是加入新事項，也不會造成修正超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露內容的情況。

此外，如果是將先前技術文獻記載的存在以及其內容加入說明書中「背景技術」一節中，也不會被視為是加入新事項，亦不會造成修正超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露內容的問題。

不過，如果加入與申請案所請發明的比較、關於所請發明的效果說明、關於所請發明的實施方式、或者是加入先前技術文獻所記載的內容以使得說明書滿足其他記載要件（例如據以實現要件）的話，則不屬於合法的修正方式。

先前技術文獻資訊揭露要件在實務上的注意要點

「先前技術文獻資訊揭露要件」所要求揭露的對象，主要是申請人在申請特許時已知悉的先前技術文獻，包括申請人在進行研究開發或申請前的檢索所得知的文獻，也包括申請人在申請前已公開的論文、或者過去申請的其他特許申請等。

關於申請人在申請前所為的論文公開或專利申請，都會被視為是「申請人在申請特許時知悉的先前技術文獻」的範圍。如果申請人是個人，對於自己曾經公開發表的論文或者曾經申請的其他專利申請比較容易掌握，要將該先前技術文獻的出處載明於說明書中並不困難。如果申請人是公司企業等法人時，和申請案的發明人完全不相干的其他部門過去所為之申請、論文發表、先前技術檢索都會被視為是「申請人在申請特許時知悉的先前技術文獻」的範圍。

因此，對於有申請日本專利需求的企業而言，其內部的智財相關部門對於可做為相關先前技術文獻的各類資訊（包括申請案、論文發表、新聞稿、或者先前技術檢索等）最好要有公司內共享以及統一管理的機制，並且在日本申請特許時，盡量在說明書中記載專利文獻資訊或非專利文獻資訊，如此可以大大減低審查委員發出關於先前技術文獻資訊揭露要件通知的可能性。

結語

日本專利法第36條第4項第2款規定之先前技術文獻資訊揭露要件與讀者們熟悉的美國的資訊揭露義務（IDS）是不同的，依據該規定申請人應於說明書中有揭示先前技術文獻資訊（包含出處與實質技術內容），若不符合該條文之相關規定且經通知而未修正或修正不被接受，最嚴重會導致不予專利之不利結果。所以如果有考慮在日本提出特許申請案時，較明智的做法是一開始就在申請案的說明書中記載相關先前技術文獻資訊；即使手邊沒有現成可用之文獻資訊，建議還是進行檢索調查，盡量在說明書中提供關於先前技術文獻之相關資料，以避免延宕申請案獲准專利之期程或導致不予專利處分之法律效果。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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