2019下半年日本專利界備受矚目訴訟判決之一，當屬兩家日本遊戲大廠卡普空(Capcom)跟光榮特庫摩(KT)的侵權訴訟。本案從2014年7月開打，經過侵權訴訟一審、專利有效性審決、審決取消訴訟，以及侵權訴訟二審等，歷時約5年。此次日本智財高等法院的二審侵權判決，不僅推翻一審大阪地院的見解，也讓賠償金額由一審的517萬日元大幅躍升至1.43億日元，本文對此判決做了重點分析。

智財高等法院作為特別支部，2005年4月1日於東京高等法院內部成立。 圖為東京高等法院；
圖片來源：by Kakidai at Wikimedia Commons

日本的專利侵權民事訴訟，只要訴額超過140萬日幣便由地方法院管轄。根據日本民事訴訟法第六條，以東、西日本做區分，東日本由東京地院，西日本則由大阪地院管轄，至於專利侵權訴訟的二審則是由東京智財高等法院統一管轄。

被告的有力反撃：請求專利無效審判

作為專利侵權訴訟被告，有力的反擊手段是請求專利無效審判。如果被告在訴訟前沒有收到任何預警，一般會在得知被告後才開始準備專利無效程序，也因此專利無效審判的起跑點常晚於侵權訴訟。專利無效審判必須向特許廳提出，侵權訴訟被告可向法官說明將提起專利無效審判，法官會酌情暫緩案件審理速度，給予被告時間準備，通常會等待特許廳作出專利有效或無效決定之後，才繼續審理侵權訴訟。需要注意的是，對特許廳的審決不服者，還可以上訴到智財高等法院 (日文稱為審決取消訴訟)，這時專利的有效/無效並未最終確定，但為避免侵權訴訟時程拖得太長，一審法院不一定會繼續等待智財高等法院的專利有效性決定，便先做出侵權訴訟的一審判決。

訴訟過程中，雙方會針對侵權與否、專利有效與否進行多次書狀交換，如果專利權人提出專利更正(日文稱為訂正審判)，也會針對更正後的專利範圍是否有效，被告的產品是否侵害更正後的專利範圍等再進行攻防。每次書狀提出後會伴隨一次庭審，根據筆者多次旁聽經驗，日本的專利侵權訴訟庭審少有言詞辯論，庭審主要是用來讓法官與雙方律師確認書面遞交內容、針對一些不明確的點給予兩造說明機會，並約定下次書狀提交和庭審召開日期等，是偏向「筆戰」的訴訟，此點與歐美庭審雙方律師進行實質言詞辯論較為不同。

2019備受矚目訴訟判決之一

2019下半年日本專利界的一大判決，當屬兩家日本遊戲大廠卡普空(Capcom)跟光榮特庫摩(KT) 的侵權訴訟。本案從2014年的7月開打，經過侵權訴訟大阪地院一審、特許廳的專利有效性審決與後續審決取消訴訟，以及侵權訴訟智財高等法院二審等，歷時約5年。此次日本智財高等法院的二審判決，不僅推翻了一審大阪地院的見解，也讓賠償金額由一審的517萬日元大幅躍升至1.43億日元，專利權人卡普空扭轉局勢贏得空前勝利，於新聞稿中肯定這是個有司法良知的判決。被告光榮特庫摩則認為高等法院對於法條的解釋及應用有誤，已向最高法院提起上訴申請。目前尚不清楚最高法院是否會同意受理此案，若受理，則結果尚有變數，若不同意受理，則二審判決便成為最終確定判決。

圖片來源：Plaza Capcom，by Nelo Hotsuma at Flickr

照片來源：Tecmo Koei 日本總部，神奈川県橫浜市港北區箕輪町 ，Wikimedia Commons

表1將案件歷程做了整理。從表中可得知，判決金額之所以差異如此巨大，主要在於一、二審法院對於‘773專利的有效性見解不同。

表1.  Capcom vs. KT 侵權訴訟案件歷程整理

資料來源：智財高等法院平成30年（ネ）第10006号 判決、卡普空及光榮特庫摩官方新聞稿；
整理製表：林家珍，2019/12/4

相較於‘771專利， 使用‘773專利技術的遊戲種類眾多，整體銷售金額大，也因此其有效與否的判定對於賠償金額的影響甚鉅。由於‘771專利與‘773專利均已年限屆滿失效，對於專利技術便不多作敘述，但針對本案相關法律以及二審逆轉的高院見解，在此挑出幾點個人認為值得參考之處，說明如下。

方法專利的間接侵權判定

‘773專利為方法專利，而非物品專利。專利技術是關於一種替換記憶媒體使遊戲系統工作的方法，記憶媒體包含兩種，一種是紀錄標準程式 / 數據以及特定金鑰的第1記憶媒體，另一種是紀錄擴充程式/數據的第2記憶媒體。當第2記憶媒體被裝入遊戲裝置時，裝置會去判讀金鑰是否已載入，若已載入，則標準程式/數據和擴充程式/數據兩者會一起使遊戲裝置工作，若金鑰尚未載入，則會需要先載入標準程式/數據使遊戲裝置工作。此技術之目的在於藉由第2記憶媒體擴充新角色、能力、場景、音效等效果，使遊戲內容更為豐富。

舉例來說，被控侵權產品其中兩款是光榮特庫摩的「真・三國無雙」本篇及後來發行的續篇「真・三國無雙猛將傳」，本篇中含有標準程式 / 數據以及特定金鑰，續篇則含有擴充程式/數據，增加了更多人物和場景。根據上述專利技術方法，其實會直接侵權的是遊戲使用者，當把猛將傳媒體放入遊戲裝置中讀取進行遊戲擴充時，使用者無可避免地實施了這個專利方法。然而對卡普空來說，控告使用者的意義不大，也冒著激怒廣大電玩客群的高度風險，絕非明智之舉，訴訟對象還是應聚焦於同業對手光榮特庫摩。

這時，要引用的法條不是直接侵權，而是日本專利法第101條的間接侵權:
第101條 (視為侵害之行為) ： 下揭行為，視為侵害專利權或專屬實施權
第4款　當發明專利為方法專利時，針對僅供該方法使用之物進行生產、轉讓、進口或許諾轉讓之行為，並以此為業。

將此條文拆解並套用於此案，「該方法使用之物」指的就是「真・三國無雙」本篇及續篇遊戲媒體，被告是以販售(為轉讓之一種)此遊戲媒體為業，這部分應無爭議。雙方較有爭議的是「僅供」這個要件是否充分。被告認為如果要實施此專利方法進行遊戲擴充，使用者必須持有本篇和續篇兩種遊戲媒體，但實際上，使用者可能僅持有其中一樣，亦即只有本篇或只有續篇，如此就不能實施本發明的遊戲擴充方法，而僅能單獨使用，這意味著該遊戲媒體具備其他用途，並非「僅供」本發明方法使用之物。然而智財高等法院並不同意此說法，認為本篇和續篇是為了遊戲的結合和擴充而存在，屬於「僅供」該方法使用之物，並且此專利方法並不要求使用者實際上須持有本篇和續篇兩種遊戲媒體，只要市面上有販售，使用者客觀上處於能夠取得兩種遊戲媒體之狀態便已足夠。

‘773專利與習知技藝的差異認定

被告光榮特庫摩舉出先前技術「魔洞戰紀」與其續篇「勇士的紋章」，主張早在本專利申請之前，市面上就有提供擴充功能的遊戲媒體，屬於公知、公然實施、或其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術得以輕易完成，因此根據日本專利法第29條第1項第1號、第2號以及第2項，本發明不具新穎性或進步性。

「魔洞戰紀」本篇與其續篇「勇士的紋章」，也是同樣續篇可以承接本篇的遊戲，並增加更多的角色與場景，使遊戲內容更豐富。遊戲裝置會根據玩家在魔洞戰紀所儲存的等級，來決定勇士的紋章的遊戲起始內容，例如，在魔洞戰紀的等級為16以上，在勇士的紋章就可以從等級2開始玩起，可以得到的道具會比較多，若魔洞戰紀的等級不到16，則在勇士的紋章就得從等級1開始。因此，玩家在本篇所儲存的遊戲紀錄是續篇遊戲擴充內容的門檻。

為了迴避先前技術，專利權人卡普空對‘773專利做了專利範圍更正，於原本專利範圍中增加排除性的用語，排除儲存紀錄的記憶媒體。卡普空認為，先前技術需要藉由玩家的儲存紀錄決定續篇的擴張內容，因此遊戲的金鑰是位於儲存紀錄中，相較之下，本專利技術不須根據玩家的儲存紀錄來決定續篇的擴張內容，為兩者最大的差異。

針對排除性專利範圍更正能否克服先前技術，智財高等法院的判斷流程如下:

(1) 判斷形式上是否與主引用發明 (即主要先前技術) 具有相異點

(2) 若形式上有相異點，則從技術觀點來判斷與主引用發明之間是否具有不同的作用功效

(3) 若技術上不具有差異，則更正後的發明技術與先前技術不具實質相異點，不具新穎性

(4) 若技術上具有差異，則討論該差異是否為該業者可合宜做出的設計變更，若不是，則具有進步性

一審和二審法院均認為排除儲存紀錄的記憶媒體，屬於實質上的技術差異，因此新穎性部分沒有問題。雙方見解不同在於第(4)點，此技術差異是否為該業者可合宜做出的設計變更。一審大阪法院認為是設計變更，因此‘773專利不具進步性。二審智財高院則認為非設計變更，原因在於先前技術藉由儲存紀錄媒體，讓本篇等級較高的玩家在續篇中可以得到較多的擴充遊戲內容，沒有玩過本篇或等級較低的玩家則僅得到有限制的擴充內容，藉此作為刺激現有玩家繼續闖關並購買續篇的動機。相反地，本專利技術並不要求玩家的儲存紀錄做為擴充內容的門檻，所有玩家都可以得到同樣的擴充遊戲內容。智財高院認為此技術差異構成了相反教示，該業者無法根據前案的技術內容合宜地變更設計出本專利技術，專利被認定具有新穎性及進步性。由於光榮特庫摩的被控侵權產品落入更正後的專利範圍，因此智財高等法院作出侵權判決。

參考資料:

1. 平成26年（ワ）第6163号 特許権侵害行為差止等請求事件 (大阪地院判決)
2. 平成30年（ネ）第10006号 特許権侵害行為差止等請求控訴事件・同年（ネ）第10022号 同附帯控訴事件 (智財高等法院判決)

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