雖然說日本近年來已修法放寬特許復權的條件，但是實務上日本特許廳和法院對於「正當理由」的認定仍是相當嚴格的。令和元年（2019年）6月，日本特許廳特別頒布了「遲誤期間後之救濟規定相關基準」（期間徒過後の救済規定に係るガイドライン），藉此讓社會大眾可以預見在何種情況下救濟會被認可，在該基準頒布的同月，東京地方法院作出了關於遲誤年費繳納期限之救濟的判決--平成30年（行ウ）第424號事件的判決，本文藉由介紹此判決，帶讀者一窺日本遲誤年費繳納期限的復權程序中對於「正當理由」要件的認定方式。

圖片來源 : shutterstock、達志影像

在前一期文章（暫時停止呼吸之後-淺談日本專利年費逾期繳納之救濟）中提到，依據日本特許法，取得特許後的最初1到3年的年費是在申請領證時一次付清的，而第4年以後的各年的年費則需在前一年年費到期日（以下稱之為「到期日」）前繳納，未能在前述到期日前繳費者，如果在前述到期日後6個月（以下稱之為「補繳期限」）內補繳年費並額外繳納附加費，則可以使得一度失效的權利權回復，但如果逾補繳期限仍未繳費的話，專利權將溯自前述到期日後消滅。

超過補繳期限仍未繳費的情況下，若專利權人有「正當理由」，則可以在超過補繳期限後1年內並且在造成遲誤之事由消滅日起2個月內，提出補繳相關費用，如此才可以回復已消滅的專利權。日本目前採取的「正當理由」要件較我國採取的「非因故意」要件要嚴格許多，不過這個「正當理由」要件已經是經過（平成23年法律第63號之）修法放寬後的結果，在修法之前採取的是更為嚴格的「不可歸責於申請人（權利人）之事由」的主觀要件。

平成30年（行ウ）第424號判決的事實概要

本案的原告為特許第4637825號的專利權人，其已將專利年費繳納的業務委託給專利事務所代管。但是，在上述特許應該要繳納第4年的年費時，卻因為專利權人對於專利事務所的年費繳納指示不明確，而使得應繳納的年費沒有如期繳納，也未在補繳期間內繳納，導致該特許因此消滅。

當專利權人發現特許已經消滅時，即基於特許法112條之2的第1項的規定想要補繳費用並請求復權，整個事件的主要爭議點在於，專利權人是否是因為正當理由而遲誤年費繳納。

特許廳不認為該專利權人之遲誤年費繳納具備正當理由，因此未准予復權。專利權人在對於特許廳未准予復權的處分，依「行政不服審查法」，向特許廳長官提起不服救濟也未獲得平反後，遂向東京地方法院提出訴訟。

原告的主張

在提出訴訟時，原告（專利權人）主張的要點在於，專利權人已經盡「洪荒之力」選擇了全球專利事務所當中排名優良的專利事務所，並將年費繳交的業務委任給該專利事務所，所以對於專利年費的繳交「已盡相當注意」。至於專利事務所內部運作的細節，並非屬專利權人（應該且能夠）注意義務的範圍內。因此專利權人主張其對於「選任適當的事務所來代管年費」的這件事情「已盡相當注意」，所以遲誤期限是因為「正當理由」所致。

原告並且認為，由於本案之遲誤年費是因為不巧發生了多個意料外的錯誤而導致，這種情況並非專利權人或事務所能夠事先預想到的。因此，即使把事務所的行為也納入「正當理由」的判斷對象之內，該事務所也「已盡相當注意」。

被告的主張

被告（特許廳）認為特許法112條之二的第1項的「正當理由」應該解讀為：為了避免遲誤年費補繳期限，專利權人（包含代理人）「已盡相當注意」仍無法避免遲誤發生時，才可說是具有「正當理由」。

特許廳並指出：本案之遲誤期間，就受委託代管年費的專利事務所而言，並沒有在事務所內確立為了適當代管年費而該有的作業規則，也沒有建立適當的體制來確保各承辦人遵守應有的作業規則，因此難謂專利事務所對於避免遲誤年費「已盡相當注意」；就專利權人本身來說，在指示事務所繳納年費的電子郵件以及其附件中，雖包含專利事務所得進行年費繳納事宜之指示，惟並未明確記載可以識別要繳納年費的案件（案件或專利權號等）資訊，由於此一指示缺乏明確性，因此也難謂專利權人對於避免遲誤年費「已盡相當注意」。

判決的要旨

面對原告和被告兩造的主張，法官在判決中首先重申「具有正當理由」的真正意涵。亦即，根據平成23年法律第63號之修法意旨，特許法中有關「具有正當理由」之法律概念應該解讀為：為了避免遲誤年費補繳期限，專利權人「已盡相當注意」仍無法避免遲誤發生時，才可說是「具有正當理由」。判決中並指出，在判斷復權請求人是否「已盡相當注意」時，專利權人和其代理人（受委任代管年費者）的行為都應該受到檢視。

在本案案情中，上述專利事務所替上述專利權人代管三個專利家族的年費事宜，其中共包含了65件專利案。在年費管理程序中，事務所會在年費屆期前的三個月、兩個月、一個月前分別寄送年費繳納提醒給專利權人，並且在接獲專利權人的年費繳交指示之後，就會回函確收指示以及請款單，同時開始進行年費繳交的作業程序。

判決認為本案專利權人在年費管理上有如後疏失，因此不能說是對於避免遲誤年費「已盡相當注意」。

其一，年費繳交指示不明確且有誤導之虞。在指示事務所繳納年費的電子郵件以及其附件中，都沒有明確記載可以識別要繳納年費的案件資訊，使得其指示缺乏明確性。而且，在指示事務所繳納年費的電子郵件以及其附件中，將欲繳交年費之案件（亦即本判決之系爭案件）的繳交年（分）別以及到期日誤植為該事務所代管的其他案件的繳交年（分）別以及到期日，使得此一指示不但不明確而且有誤導之虞。

其二，沒有注意到事務所沒有傳回正確的年費繳交指示確收回函以及請款單。在本案中，依照專利權人和事務所的約定，若事務所有正確接收到系爭案件的年費繳交指示，應該要回傳確認收到指示的回函且稍後應該會提出請款書等。由於事務所沒有正確接收到系爭案件的年費繳交指示，因此當然沒有回傳正確的回函以及請款書，但專利權人並未察覺此一異常狀況。

法官進而認定：在年費管理上，本案專利權人和代管年費的專利事務所整體而言是有疏失的，因此不能說是對於避免遲誤年費「已盡相當注意」，故其遲誤年費繳交並不具有正當理由，原告之訴駁回。

結語

由前述的判決顯示，日本特許廳和法院係藉由判斷遲誤年費補繳期限之復權請求人是否「已盡相當注意」來決定「正當理由」之有無，而且被檢視的範圍包括了專利權人和被其委任代管年費的代理人。對於專利權人來說，光是把繳交年費的業務委託給專利事務所代管，並不能說是「已盡相當注意」，在對代管年費的專利事務所下達指示時，不但在時間上要即時，在內容上更應該要明確。

上述判決以及同月頒布的「遲誤期間後之救濟規定相關基準」的規定中，充分顯示了出日本特許廳和法院對於「正當理由」的嚴謹態度，另一方面也顯示出對於公眾利益保護的重視。畢竟已經被視為消滅的專利權日後若又復權，對於公眾來說不啻是一個充滿不確定性的地雷。對於復權採取寬鬆的措施，固然對於專利權人是有利的，但對於公眾而言卻是不利益的。在專利制度中，在制定以及執行法律時，一方面顧及申請人及權利人的利益，另一方面也不能罔顧廣大但無聲之公眾的權益，在二者之中取得最佳的平衡，才能將專利制度的正面價值最大化，您說是嗎？

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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