隨興點牛排（いきなり！ステーキ）的專利在日本專利業界頗受矚目，主要並非因為此專利的技術有多高深，而是因為他的命運一波三折，而且命運波折的主要爭點在於專利的適格性。本期我們來聊聊這塊被命運捉弄的牛排，其特許專利如何歷經了核駁、核准、異議、撤銷、訴訟，最後終於拿到（目前是）穩定存在的專利權。

你是否曾經忽然嘴饞想吃牛排，但只想吃一小塊？你是否曾經因為吃不了一整份牛排而只好點了無聊的鐵板麵？身為小鳥胃的筆者，因為吃不了一整份牛排又不想吃鐵板麵，已經好幾年沒有去牛排店了。直到在東京遇到隨興點牛排（筆者暫譯，其日文店名為いきなり！ステーキ），小鳥胃的牛排夢才得以滿足。

隨興點牛排之所以能夠成為小鳥胃的救星，主要是因為他讓客人指定自己想要吃的分量和熟度，而不是像一般的牛排店那樣提供固定份量的牛排。而且也針對這個提供牛排的方式申請了專利保護（發明人還是老闆本人呢！）。

隨興點牛排的專利究竟是什麼？

隨興點牛排的專利的正式專利名稱是「牛排提供系統」（日本特許第5946491號），在2014年提出申請。在一開始提出申請的時候，是以「提供牛排的方法及可動式隔板（ステーキの提供方法及び可動式パーティション）」為發明名稱，並在獨立項中記載牛排店提供炭烤牛排的流程，包括：把客人帶到立食形式的桌次的步驟、詢問客人要吃多少肉的步驟、依照客人要求的份量切割肉塊的步驟、把切好的肉燒烤烹調的步驟、把烤好的牛排端到客人桌次的步驟。此牛排提供方法的主要目標，就是讓客人自己決定牛排份量，並且藉由站著吃的形式，來降低店面的空間需求及設備成本並提高翻桌率。

這種提供牛排的方式，不論客人是吃不了多少肉的小鳥胃還是要大口吃肉的老虎胃都可以吃得開心，對店家來說也是一個能夠提高營業額的方式。但是要滿足特許的專利要件，並不只是如此而已。姑且不論其是否符合新穎性或進步性，獨立項中所述的帶位、切肉、烹調、上菜等的步驟都是由人為設定且由人力完成的動作，是否為適法標的都很有問題。

隨興點牛排的第一烤：在審查過程中遭核駁

果然，在審查過程中，審查委員認為上述「提供牛排的方法」申請案並非「利用自然法則」，而否定了其所請標的之適格性。針對此審查意見，申請人把所請標的修改為「提供牛排的系統」，同時提出修正限縮，在獨立項中加入了「三大神器」（標示桌次的桌號牌、用來秤肉的秤量器、以及用來把切給某一客人的肉塊和切給其他客人的肉塊加以區別的標記）。

然後，此申請案竟然就這樣核准了！除了標的適格性以外，在審查過程中完全沒有關於新穎性或進步性等的其他審查意見。

不過這種事情在專利界中確實是會發生的。即使是公開施行已久的技術手段，也有可能因為先前沒有人去申請專利，也少有文字記錄，而在審查時因為未檢索到先前技術而予以核准。例如，十幾年前在我國曾引發漁民眾怒並帶著活魚和螃蟹到立法院抗議的「活魚展示之綁束方法」專利，就是一個「活生生」的實例。後來，該活魚展示之綁束方法專利，在多位漁民等相關人士具名舉發之後，遭到撤銷。

隨興點牛排的第二烤：公告後遭異議

而本文的主角「提供牛排的系統」專利也並非核准後就一帆風順。先是在核准公告後，隨即遭人以「非為專利適格標的」為理由提起異議，特許廳審判部做出異議成立的決定後，該專利一度遭到撤銷。

異議審理的過程中，認為在獨立項當中的「三大神器」（桌號牌、秤量器、標記）僅僅是發揮了其原本就具有的功能，只能說是被作為道具來使用而已。就全體而言，光是使用這些物品並無法使得該請求項所請標的成為「技術思想的創作」。

圖1：日本特許第5946491號的實施例

圖片來源：JPO特許公報

專利權人為此進一步提出了更正，在獨立項中更加入了關於秤量器和標記的特徵（秤量機輸出記載了桌號和肉量的標籤以作為標記），但此更正並沒有讓審判部改變心意，審判部仍然發下了異議成立的審決。

隨興點牛排的第三烤: 審決取消訴訟中獲得平反

權利人對此異議成立的審決提起審決取消訴訟，在審決取消訴訟中，知財高裁撤銷了特許廳的異議成立審決，在判決中做出特許維持有效的結論。

在判決中指出，參酌本案特許發明1（更正後的「提供牛排的系統」的請求項1）的技術課題（筆者註：亦即，讓消費者指定自己想要的牛排份量，並且以較低價格提供牛排）、解決技術課題的技術手段之構成以及該構成達成的效果等技術意義（避免按照某客人所要的份量切割的肉塊和其他客人所要的肉塊混淆的效果），桌號牌、秤量器、以及標記（標籤）係作為解決特許發明的技術手段，因此特許發明請求項1整體而言屬於「利用自然法則的技術思想之創作」。

於是，本文的主角在歷經多次的波折後，總算暫時穩定下來了，但是，日本專利業界仍有很多人認為此判決意見脫離了專利審查實務。親愛的讀者們，您認為更正後的「提供牛排的系統」的請求項1到底是不是屬於「利用自然法則的技術思想之創作」呢？

專利適格性是一個很值得討論的深奧議題。但不管大家看法如何，此判決一出，隨興點牛排的母公司股價當日即出現一波上漲，慶祝牛排專利之浴火重生。現在6個月的異議期也過了，「提供牛排的系統」的專利權目前穩定存續。後續會不會有人針對新穎性或進步性提起無效審判，讓牛排被二度浴火燒烤呢？咱們就拭目以待吧。

結語

一個發明要獲得專利，一般最注重、最耳熟能詳的要件往往是新穎性、進步性及產業利用性，然而有些時候決定性的因素反而會是標的適格性，也就是說必須注意是否為利用自然法則之技術思想的創作，在進行專利申請時千萬別輕忽了這個基礎的要件喔！

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

Facebook 在北美智權報粉絲團上追踪我們