俗話說人比人氣死人，不同人之間很難客觀評論，所以除非必要最好不要進行無謂的評比，同樣的情形在世界各國專利制度中也會發生。相同發明與否的判斷，尤其是看似不同但卻有可能實質相同的兩發明間產生的判斷，常常是申請人、舉發人、被舉發人與審查人員之間爭議的焦點。此時，了解擬申請國家在審查基準中關於相同發明的判斷方式並善加運用，應是解決問題的王道。因此，就簡單地跟大家介紹一下日本審查基準中涉及相同發明概念的相關內容吧！

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廣義來說，在日本發明專利審查中涉及需判斷兩發明間是否相同的狀況包含：特許法第29條的「新穎性或進步性」（在進行論理前，需先確認所請發明與引用發明間是否具有差異點，即二者是否為相同發明概念之應用，以下簡稱「新穎性等」）、特許法第29條之2的「擴大先申請案」 （日文為「擴大先願」，對應於我國的「擬制喪失新穎性」，以下稱「擬制喪失新穎性」）、特許法第39條的「先申請案」。（日文為「先願」，對應於我國專利法第31條中關於「相同發明之複數申請案的處理方式」之「先申請原則」，以下稱「先申請原則」）等。

在日本早期的審查基準中係於「發明之同一性」相關章節中，先敘明前述法條判斷方式的共通原則後，再個別敘明特定法條中須額外注意的事項，而所謂「發明之同一性」係用於判斷相同發明相關規定（特許法第29條第1項、第29條之2、第39條等）的用語，包括「相同」與「實質相同」兩部分（日文為「同一」與「實質同一」）。不過，「發明之同一性」這個用語於平成5年（1992年）公告的「特許・実用審査基準」及其後的版本中已不再使用，改採依各法條之目的、要旨而個別敘述其判斷準則的方式呈現。以下針對現行（2015年版）「特許・実用審査基準」中關於前述法條之相同發明判斷方式簡要整理如下：

一、特許法第29條的「新穎性等」（「特許・実用審査基準」第III部第2章第1節~第3節）

本法條的要旨在於申請專利之發明必須具有新穎性，也就是說申請專利之發明不可以是同條第1項所列示的先前技術中已揭露者（包括已為公眾所知悉、已公然實施、已見於刊物等）。說得更白話一點，則是指申請專利之發明與先前技術已揭露之發明不可以是「相同」發明。

判斷方式則是由所屬技術領域中具有通常知識者將申請專利之發明與先前技術中已揭露而被引用之發明（以下稱「引用發明」）進行技術特徵（日文為「特定事項」）之比對，比對後若認為二者沒有差異點時，則申請專利之發明與引用發明為「相同」發明（不包含「實質相同」），不具新穎性，反之，則斷定申請專利之發明並非為先前技術已揭露者，具新穎性。

前述所屬技術領域中具有通常知識者乃一虛擬之人，其具有申請專利之發明所屬技術領域之申請時的技術常識，而所述的「相同」並不僅侷限於完全相同，就審查基準第III部第2章第3節所述其尚包含「下位概念之引用發明可使上位概念之所請發明失去新穎性」的情事。

二、特許法第29條之2的「擬制喪失新穎性」（「特許・実用審査基準」第III部第3章）

本法條的要旨在於申請專利之發明不能有「擬制喪失新穎性」之情事，也就是說申請專利之發明不可以是「申請在其前但公開或公告在其後的發明、新型申請案（即所謂「擴大先申請案」）」的說明書、申請專利範圍或圖式（以下簡稱「說明書等」）中已揭露者。說得更白話一點，則是指申請專利之發明與「擴大先申請案」之「說明書等」文件中已揭露之發明不可以是「相同」或「實質相同」的發明。

判斷方式則是由所屬技術領域中具有通常知識者將申請專利之發明與前述先申請案的「說明書等」文件中已揭露之發明（以下稱「先申請案揭露之發明」）進行技術特徵之比對，比對後若認為（一）二者沒有差異點時而為「相同」發明，或（二）二者之差異點係為了解決課題之具體化手段的微小差異（周知技術、慣用技術之附加、轉換、刪除等，且未產生新的功效）而為「實質相同」之發明時，則斷定申請專利之發明有「擬制喪失新穎性」之情事。須注意的是，前述所屬技術領域中具有通常知識者於判斷先申請案之「說明書等」文件中所揭露事項時，係基於先申請案申請時之通常知識，而非所請發明申請時之通常知識。

三、特許法第39條的「先申請原則」（「特許・実用審査基準」第III部第4章）

本法條的要旨為基於一發明一專利之原則，對同一發明之複數申請案，僅最先申請者能獲准專利權（即所謂「先申請主義」）。說得更白話一點，則是指不同申請案的申請專利範圍中不能包含有「相同」或「實質相同」的發明。

判斷方式則是由所屬技術領域中具有通常知識者將申請專利之發明與前述其他申請案的申請專利範圍中所記載之發明（以下稱「他申請案所請之發明」）進行技術特徵之比對，比對後若認為二者為「相同」（即沒有差異點）或「實質相同」之發明時，則斷定申請專利之發明與他申請案間會有發生違反前述「先申請主義」之可能。前述之「實質相同」包含（一）二者之差異點係為了解決課題之具體化手段的微小差異（周知技術、慣用技術之附加、轉換、削除等，且未產生新的功效）；（二）二者之差異點係在本申請案中將他申請案之發明以上位概念表現而導致之差異（簡單地說即他申請案為下位概念之發明）；（三）二者之差異點僅為在發明範疇之差異。

結語

在日本發明專利審查中常涉及需判斷兩發明間是否相同的狀況，廣義地說包含特許法第29條的「新穎性等」、特許法第29條之2的「擴大先申請案」、特許法第39條的「先申請案」等情事，視個別法條規定之不同，可能包括須判斷「相同」發明與「實質相同」發明等兩部分（日文為「同一」與「實質同一」），我國申請人在日本的申請案，若收到關於前述法條之拒絕理由通知時，宜掌握各法條之要旨與判斷原則進行妥適的因應，方能為自己的創作爭取到最佳的權利保護範圍。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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