在前期的「前置審查知多少」一文中，曾提及申請人在日本提出拒絕查定不服審判請求時，可考量一併提起適度之修正，以啟動前置審查程序，為自身的案件爭取更多的獲准機會。不過，在審判請求時進行修正的自由度，較審定前的審查階段要嚴格許多，在進行修正時要特別注意。

其中，「申請專利範圍之減縮」是申請人常採用的修正方式，其修正之准否往往關係到申請案最終是否可以獲准專利，而要在審判請求時成功地達成申請專利範圍之減縮，有許多須注意的眉眉角角。

以下藉由判例來說明需注意的眉角之一：修正前後的請求項必須具有實質上一對一的對應關係。

審判請求時的修正限制概要

首先說明在審判請求時，對於修正的基本規定。

其一，在審判請求時提出的修正，當然也和審查階段時一樣，不允許引入新事項，也就是審判請求時提出的修正內容不得超出（原）申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

其二，在日本特許法第17條之2第5項中，限制審判請求時提出的申請專利範圍的修正僅限下列事項：

1. 特許法第36條第5項規定之刪除請求項。
2. 申請專利範圍之減縮。
3. 誤記之訂正。
4. 不明瞭記載之釋明（僅限拒絕理由通知中所載拒絕理由相關事項）。

其中，上述第2款的「申請專利範圍之減縮」可說是申請人最常採用的修正方式。在一般的認知上，只要是使申請專利範圍變窄的修正都算是上述第2款的「申請專利範圍之減縮」，但實際上這樣的認知不是完全正確的。依據「特許・実用新案審査基準」的第IV部第4章「目的外補正」的記載，要成為合格的「申請專利範圍之限定減縮」，必須滿足三個條件：

（1）修正係使申請專利範圍減縮者；

（2）修正係限定用以特定修正前請求項所載發明所須之必要事項者；

（3）該請求項修正前所記載之發明與該請求項修正後記載發明在產業上之利用領域及欲解決問題必須是相同的。

另外，以「申請專利範圍之減縮」為由修正申請專利範圍時，還須符合所謂的獨立特許要件。這三個條件就其字面上的意義，並不難理解，然而在實務的運作上，卻隱含了另一個需要注意的原則--修正前後的請求項必須具有實質上一對一的對應關係。

修正前後的請求項必須具有實質上一對一的對應關係

如上述，依據「特許・実用新案審査基準」的第IV部第4章「目的外補正」的記載，要成為合格的「申請專利範圍之減縮」，必須滿足三個條件。但是實務上曾有案例（例如H17. 4.25知財高裁平成17（行ケ）10192特許権行政訴訟事件）顯示，申請人在拒絕查定不服審判的階段提出了修正，表面上看起來符合了「申請專利範圍之限定減縮」的上述三個要件，卻被特許廳認為是非屬合格的「申請專利範圍之限定減縮」，而駁回了修正請求。

在上述判例中，專利申請人提出「耐火構造體以及耐火壁的施工方法」申請案，在拒絕查定不服審判階段中提出了修正。該修正遭特許廳駁回，並做出審判請求不成立的審決。專利申請人對該審決提出審決取消訴訟。

在這個判例中的爭執點在於，在拒絕查定不服審判階段中提出的修正是否為合格的「申請專利範圍之減縮」。

為了不要讓請求項中記載的複雜技術內容以及難以一目了然的修正方式模糊了本文想要表達的重點，以下參考上述案例的修正方式，用代號設計一個簡化的例子來說明上述判例所表達的意旨。

其中，上述判例中成為爭執點的修正方式，是類似上述假設例中的「修正三」的方式，將請求項1中的元件B限定為下位概念b，並且另外針對元件B的下位概念b的不同態樣，新增了3個請求項。

審決中駁回修正的理由

在審決中認為：該修正（類似修正三的方式）使得修正後的申請專利範圍的請求項項數實質增加，所以算是擴張了修正後的申請專利範圍中請求項所載之發明，因此不算是「申請專利範圍之減縮」，據此駁回修正。

專利申請人主張

專利申請人認為審決中對於特許法第17條之2第4項2號（本爭議案件發生於平成17年間，適用之法條為第17條之2第4項2號，對應於現行特許法第17條之2第5項2號，也就是台灣所稱的特許法第17條之2第5項第2款）的解釋是錯的。申請人認為就修正後的申請專利範圍整體觀之，係將元件B進一步限縮為下位概念的b、b1、b2、b3。而且，引用了特許廳出的「工業所有權法逐條解說（第16版）」中對於特許法第17條之2第4項2號的解釋文字中特別舉出「將請求項中以上位概念記載的發明修正為以下位概念記載的發明」作為特許法第17條之2第4項2號的「申請專利範圍之減縮」的適格例，認為立法者清楚寫明「將請求項中以上位概念記載的發明修正為以下位概念記載的發明」是「申請專利範圍之減縮」的適格例，在法條中或者逐條解說中都沒有特別規定不可以增加請求項。

申請人主張在特許法第17條之2中列舉的四個修正事由（亦即，請求項刪除、申請專利範圍之減縮、誤記之訂正、不明瞭記載之釋明）是分別獨立的修正事由，應該要個別獨立判斷。並認為修正後維持或增加請求項數量的情況，僅僅是不符合「請求項刪除」這個事由而已，在判斷申請專利範圍之減縮、誤記之訂正、不明瞭記載之釋明等三個修正事由的時候，不應該再考慮請求項數量是否有增加的問題。

法院判決與其意旨

法院於其判決中肯定特許廳的意見，認為專利申請人所採的修正方式（即類似上述修正三之方式），並不符合「申請專利範圍之減縮」的規定，因為修正前後的請求項不具有實質上一對一的對應關係。

判決並指出，雖然特許法的文字中並沒有明文規定「申請專利範圍之減縮」不可以增加請求項，但是「申請專利範圍之減縮」必須滿足的三個條件（亦即：（1）修正係使申請專利範圍減縮者；（2）修正係限定用以特定修正前請求項所載發明所須之必要事項者；（3）該請求項修正前所記載之發明與該請求項修正後記載發明在產業上之利用領域及欲解決問題必須是相同的）是記載於法條的括弧中，而且在判斷這三個要件時，在決定「是否有減縮」以及「是否為相同」時的比較對象，係為修正前後的對應請求項，因此，「修正前後的請求項必須具有實質上一對一的對應關係」可說這三個要件判斷的前提，而且已經隱含在法律條文中了。

綜上所述，由該判例可得知，在審判請求時所提的修正，若是以「申請專利範圍之減縮」為由對申請專利範圍進行修正時，除了須符合「（1）修正係使申請專利範圍之減縮者；（2）修正係限定用以特定修正前請求項所載發明所須之必要事項者；（3）該請求項修正前所記載之發明與該請求項修正後記載發明在產業上之利用領域及欲解決問題必須是相同的。」等三個條件外，還須注意「修正前後的請求項必須具有實質上一對一的對應關係」，而「實質上一對一的對應關係」應該是指修正前請求項記載的發明和修正後請求項記載的發明之間的對應關係。

依據判決的精神審視上述假設例

就修正一而言，修正前的請求項1與修正後的請求項1具有實質上一對一的對應關係，而且符合要件（1）修正係使申請專利範圍減縮；（2）修正係限定用以特定修正前請求項所載發明所須之必要事項者；（3）該請求項修正前所記載之發明與該請求項修正後記載發明在產業上之利用領域及欲解決問題必須是相同的。因此修正一為合格的「申請專利範圍之減縮」。

就修正三而言，由於該修正方式導致修正前請求項1之發明與修正後請求項1、3～5之發明形成1對多的關係，所以依據上述判例的判決的意旨，此種修正方式不被視為合格的「申請專利範圍之限定減縮」。

那麼，修正二呢？

上述判例中沒有明確指出此種修正方式是否為合格的「申請專利範圍之減縮」，不過，判決中也提到，就特許法第17條之2的立法精神來說，在審判階段允許的申請專利範圍之修正，應該限定於在能夠有效活用既有的審查結果的範圍中進行，避免審查對象的變更以及複雜化，以免因為申請人提出的請求項修正延遲了審查的進行。

依循著上述判決的內容以及特許法第17條之2的立法精神，若是採取如上述假設例中的修正二的方式進行修正，看起來修正後並沒有增加請求項之總項數，而且修正後得請求項1記載之內容確實是對應於修正前的請求項1，但是，修正後的請求項1實際上是包含了「一種裝置，包含元件A、元件B、及元件C，其中元件B為b1」、「一種裝置，包含元件A、元件B、及元件C，其中元件B為b2」、及「一種裝置，包含元件A、元件B、及元件C，其中元件B為b3」三個發明，因此，修正前請求項1記載的發明和修正後請求項1記載的發明之間的對應關係並非一對一，還是應該會被判定為不符合「申請專利範圍之減縮」的規定。

也就是說，不論是採修正二還是修正三的方式，即使上述修正符合上述的三個要件，仍然會因為不滿足「修正前後的請求項必須具有實質上一對一的對應關係」，而不被視為合格的「申請專利範圍之限定減縮」。

結語

在日本，於拒絕查定不服審判請求時所提的修正，若是以「申請專利範圍之減縮」為由對申請專利範圍進行修正，除了須符合「（1）修正係使申請專利範圍之減縮者；（2）修正係限定用以特定修正前請求項所載發明所須之必要事項者；（3）該請求項修正前所記載之發明與該請求項修正後記載發明在產業上之利用領域及欲解決問題必須是相同的。」等三個條件外，還須注意「修正前後的請求項必須具有實質上一對一的對應關係」，而「實質上一對一的對應關係」係指修正前請求項記載的發明和修正後請求項記載的發明之間的對應關係。申請人在進行拒絕查定不服審判請求相關事宜時，應注意前述細節妥善因應審理程序，以為自身的案件爭取更多的獲准機會。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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