一般來說，美國法院有權在商標侵權爭議中，判決註冊商標應該撤銷。但申請中的商標能否也判決該撤銷？2024年4月，美國第九巡迴法院在BBK Tobacco & Foods LLP訴Central Coast Agriculture, Inc.案判決認為，法院對於申請中的商標，也有權命令撤銷。而且，法院可以基於申請人缺乏使用商標的真實意圖而撤銷申請案。但不同意見法官認為，法院無權在美國專利商標局（USPTO）註冊商標前，就撤銷商標申請案。
案件事實
BBK Tobacco & Foods LLP公司（簡稱BBK公司）擁有「RAW」商標，用於銷售吸菸配件。
圖1. BBK公司擁有「RAW」商標RAW Wobbler • RAWthentic
BBK公司在亞利桑那州地方法院起訴Central Coast Agriculture（簡稱CCA公司），指控CCA的「Raw Garden」大麻產品的商標侵犯了BBK Tobacco的「RAW」商標。BBK 公司的起訴書還包括要求撤銷取消CCA公司目前申請中的多項商標申請案，理由是CCA缺乏使用商標的真實意圖（bona fide intent）[1] 。
圖2. CCA公司的Raw Garden商標Raw Garden™ | California’s Best Selling Cannabis Extracts
地方法院做出簡易判決，認為被告用於大麻產品的「Raw Garden」商標，與原告用於捲菸紙和吸煙配件的「RAW」商標，沒有混淆誤認之虞，故不構成商標侵權和不公平競爭。但是，地區法院卻認為，被告CCA申請中的四件商標申請案，缺乏真實使用意圖，而應被撤銷[2] 。
本案上訴到第九巡迴上訴法院，上訴法院於2024年4月作出判決[3] 。
法院有權撤銷與案件有關的申請中商標
本案具有參考價值的問題點在於，被告CCA的四件商標申請案正在申請中，還沒有被核准，只因為CCA使用中的商標被告侵權，法院就有權同時撤銷CCA申請中的商標？
第九巡迴法院指出，其過去從未處理過：(1)地方法院是否有權，撤銷或修改在專利商標局審查中的商標申請案；(2)缺乏使用該商標的真實意圖，是否是此類撤銷判決的有效依據。第九巡迴法院多數意見法官認為，這兩個問題的答案都是肯定[4] 。
《美國法典》第15編第1119條規定：「在任何涉及註冊商標的訴訟中，法院可以決定是否有權註冊商標（the right to registration）、命為全部或一部撤銷註冊之處分（order the cancelation of registrations），恢復已經撤銷之註冊，以及對任何訴訟當事人於註冊簿上的資料為其他更正。...」
第九巡迴法院多數法官認為，根據上述條文，當BBK公司用註冊商標控告CCA商標時，對於CCA正在申請註冊商標中的同一個商標圖樣，法院對被告申請中的商標，也有管轄權。因為，在第1119條中，法院能判斷商標是否有權註冊，當然包括商標「申請案」是否有權註冊[5] 。且條文也沒有規定只能判斷原告的商標是否有權註冊，還是被告的商標是否有權註冊。
多數法官認為，這個解釋有一個好處，可以在同一個訴訟中解決所有商標註冊爭議[6] 。
商標申請時欠缺未來使用的真實意圖
美國原本只允許使用中的商標申請註冊聯邦商標。1988年後開放，對於還沒有使用的商標，也可以申請註冊聯邦商標，但仍必須具有使用商標的真實意圖[7] 。因此，若申請時就欠缺未來使用的真實意圖，仍然會被撤銷商標。
缺乏使用商標之真實意圖，是否可作為撤銷商標的依據？第九巡迴法院多數法官指出，其他三個巡迴法院和商標審理上訴委員會（TTAB）都對這個問題給出了肯定答案。第九巡迴法院引用1982年美國海關和專利上訴法院（CCPA，聯邦巡迴法院的前身）的判決的一段話，同意反對方有權基於任何法條所定理由，質疑申請人獲得商標註冊的權利[8] 。
不同意見法官Bumatay ：應先等USPTO 決定
第九巡迴法院的Bumatay法官則對本案提出不同意見。其認為，一般而言，只有在USPTO註冊了某個商標之後，法院才有權決定是否要撤銷該商標。若專利商標局還沒有決定是否註冊一商標，法院不可提前決定撤銷該申請案。其認為，聯邦商標法的文本、結構和背景都確認聯邦法院無權干涉商標申請審查程序[9] 。
Bumatay法官指出，根據聯邦商標法，USPTO擁有專屬權力對商標申請案進行全面審查程序。等到USPTO作成決定後，不服者可向TTAB上訴，之後才可向美國地方法院上訴[10] 。
Bumatay法官認為，第1119條賦予聯邦法院的任何權力，都未賦予撤銷商標申請的權利。這些明確的權力都僅限於「商標註冊」（registration），而不是「申請」（application）。其指出，從過去一世紀以來的判決先來來看，法院只會決定商標「有無權利註冊」，但不會干涉商標申請案[11] 。
第九巡迴法院多數法官回應了Bumatay法官不同意見書的一些論點。多數法官認為，第1119條提到的「註冊權利」雖然包括商標「註冊」的有效性，當然也包括商標「申請」的有效性。甚至，Bumatay法官所引用的案例中，有的是在商標申請異議時提到「註冊權利」的案例[12] 。
結語
美國第九巡迴法院的這個判決，創造了一個先例，對於商標侵權訴訟中，美國法院不但可以撤銷已註冊商標，甚至可以提前撤銷相關的商標申請案。好處是多個紛爭一次性解決。但也產生法院過早提前指導專利商標局的爭議。這個判決意見是否會被其他法院接受，值得觀察。
BBK Tobacco & Foods LLP v. Cent. Coast Agric., Inc., No. 22-16190, 2024 WL 1364300, at *1 (9th Cir. Apr. 1, 2024).
Id, at *1.
BBK Tobacco & Foods LLP v. Cent. Coast Agric., Inc., 97 F.4th 668 (9th Cir. 2024).
Id, at 670.
Id, at 670.
Id, at 671.
15 U.S.C. § 1051 (b).
BBK Tobacco & Foods LLP v. Cent. Coast Agric., Inc., 97 F.4th, at 671(引用Lipton Indus., Inc. v. Ralston Purina Co., 670 F.2d 1024, 1031 (C.C.P.A. 1982)).
id, at 672.
id, at 673-74.
id, at 675.
Id, at 670-71.
【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】
作者： 楊智傑
現任： 雲林科技大學科技法律所 教授
經歷： 真理大學法律系助理教授
學歷： 台灣大學法律系
專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法
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