2016年6月23日，英國通過脫歐公投，並於隔年3月29日啟動脫歐程序。2020年12月31日下午11點整，脫歐「執行完成日」（IP Completion Day）屆至[1]，英國和歐盟正式分離。為避免脫歐初期出現法制架構缺口，英國政府決定採取維持現狀，穩中求變的策略。維穩的方法是將「執行完成日」前既有歐盟法規及判例盡量列為「被保留的歐盟法」（Retained EU law），直接納入英國法[2]；而求變之道則是賦予英國最高法院及上訴法院偏離（depart from）歐盟法院（CJEU）判例法之權力[3]。為兼顧法安定性及可預測性，偏離權力行使之門檻和英國最高法院決定推翻自己判例時所適用的標準相同[4]。英格蘭及威爾斯上訴法院（EWCA）在2023年Industrial Cleaning Equipment v Intelligent Cleaning Equipment案[5]首次行使偏離權力，由於這是一宗商標侵權訴訟，因此本案也標誌著英國與歐盟商標法分道揚鑣的開始。

本案背景

本案一審原告Industrial Cleaning Equipment公司（以下稱原告）設立於1992年，以向英國事業及消費者提供清潔設備，作為其主要業務。原告自2007年起使用包含縮寫「ice」的標識[6]，並於2016年1月22日取得英國商標註冊[7]。

圖1. Industrial Cleaning Equipment 公司的「ice」商標

圖片來源：Industrial Cleaning Equipment v Intelligent Cleaning Equipment [2023] EWCA Civ 1451, para. 4.

一審被告Industrial Cleaning Equipment公司（以下稱被告），負責管理ICE集團的智慧財產權。ICE集團自2013年起於英國銷售進口地板清潔機器。被告以先前的美國註冊為基礎，循馬德里議定書（Madrid Protocol）途徑，指定向包括歐盟在內多國註冊ICE文字以及包含ICE的圖案標識。2015年6月18日，被告取得世界智慧財產組織（WIPO）國際商標註冊[8]。歐盟智慧財產局（EUIPO）於2016年5月24日接受（accept）ICE文字商標，並於5月25日公告。EUIPO於6月14日接受ICE圖形標誌，並於6月15日公告[9]。受到脫歐的影響，自2020年12月31日起，被告原本的歐盟商標註冊，在英國被轉為兩件英國智慧財產局（UKIPO）國際註冊，其申請日為2015年6月18日，註冊簿登載日分別為2016年5月25日及6月15日[10]。

圖2. Intelligent Cleaning Equipment 公司的「ICE」標誌商標

圖片來源：Industrial Cleaning Equipment v Intelligent Cleaning Equipment [2023] EWCA Civ 1451, para. 5.

2019年7月2日，原告向被告寄發律師函，指控其行為構成商標侵權及假冒（passing off）。被告於2019年7月26日回覆，否認侵權[11]。。2021年5月24日，原告於英格蘭及威爾斯高等法院（EWHC）提起訴訟，控訴Intelligent Cleaning Equipment 公司及其關係企業侵害其註冊商標權，起訴狀於2021年9月21日送達[12]。

面對原告的指控，被告提出英國商標法第11(1)條的使用自己註冊商標抗辯。依該條規定，若一個後註冊商標，根據第47(2A)或(2G)條或第48(1)條不會被宣告無效，則該後註冊商標之使用不構成對先註冊商標之侵害[13]。在本案中，此抗辯之成敗，取決於第48(1)條，亦即所謂法定默許抗辯（defence of statutory acquiescence）成立與否。依第48(1)條之規定，若先商標權人知道有人在英國境內使用某一個註冊商標，但卻在連續五年期間對該使用保持沉默，則喪失聲請宣告該後商標註冊無效或禁止其使用之權利。除非該後商標的註冊申請是出於惡意[14]。

EWHC認為48(1)源於歐盟商標法，CJEU的相關判例構成被保留的歐盟法，具有拘束力[15]。根據CJEU在2011年Budvar案的見解，默許期間起算時點必須滿足4項條件：（1）後商標必須於成員國註冊；（2）後商標註冊申請必須出於善意；（3）後商標權人必須於註冊的成員國內使用系爭商標；（4）先商標權人必須知悉後商標之註冊以及該商標在註冊後之使用[16]。

就本案而言，關鍵點在於第4點。佐審官（Advocate General）和CJEU皆明確指出，默許期間只有在先商標權人知悉後商標之註冊並且正在使用的情況下才開始計算。本案審理中，原告承認2014年7月左右就知道被告使用「ICE」標識，但堅稱於2019年7月26日之前，對於註冊一事並不知情[17]。法院採信此一說法，判定原告已於五年默許期限屆滿前起訴並合法送達。因此，被告的默許抗辯不成立，連帶第11(1)條使用自己註冊商標抗辯也不成立。

被告不服EWHC判決提起上訴，請求EWCA審酌以下兩點：（1）默許期限應該從被告商標註冊日開始計算，而不是從原告知悉該註冊才開始計算[18]；（2）被告主張其歐盟商標註冊時間應為2015年6月18日，亦即WIPO的國際註冊日期，而不是登載於歐盟商標註冊簿的日期（2016年5月25日及6月15日）[19]。被告的默許辯護成功與否，端視能否說服EWCA就這兩個點都作出有利於自己的決定。

EWCA決定偏離Budvar判決

基於下列4項理由，EWCA決定偏離Budvar案對於默許期間起算的見解：（1）Budvar不具說服力。這是因為，無論是佐審官的意見書還是法院判決本身，都只提出結論，並未附具理由[20]；（2）Budvar只是孤立的單一判決，並無其他判例持相同見解[21]；（3）歐盟普通法院（General Court）以及EUIPO實務都採取和Budvar案不同之見解[22]；（4）偏離Budvar對於法確定性（legal certainty）不至於帶來負面衝擊。EWCA指出，對於推翻自己判例一事，最高法院向來持謹慎態度。其主要理由之一在於避免危害法確定性。然而就本案而言，此一顧慮微乎其微。這是因為，一來不太可能會有商標權人以本案相關見解作為其商業策略之基礎；二來徵詢過法律意見的商標權人都會知道EUIPO和普通法院就此點有不同見解[23]。

選擇偏離Budvar判決後，EWCA提出自己見解，認為五年默示期限應從先商標權人知悉後商標之使用，且後商標實際上註冊之日起算；先商標權人是否知悉後商標註冊在所不論[24]。

EWCA認定原告於默許期間完成前起訴

EWCA接下來要判斷的問題是，原告之訴是否在五年默許期限內提起。EWCA認為被告兩件歐盟商標的可能註冊日期分別為2016年5月24日或25日以及2016年6月14日或15日。但法官也指出，就本案而言，不需要進一步探討究竟該以接受日還是公告日為正確註冊日期。這是因為，相關期日中最早的是2016年5月24日，而原告之訴是在2021年5月24日提出，而且於民事程序規則（Civil Procedure Rules）所允許的四個月內合法送達。因此，原告已於五年期限的最後一天起訴，剛好及時阻止了五年默許期限的完成[25]。

結論

EWCA在本案中首次行使偏離CJEU判例的權力，就默許期限起算點，作成有利被告之決定。但由於認定原告及時於五年默許期限完成前內提起訴訟，因此被告抗辯不成立，上訴遭到駁回。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 王思原 現任： 世新大學智慧財產暨傳播科技法律研究所副教授 經歷： 開南大學法律學系助理教授 世新大學智慧財產暨傳播科技法律研究所助理教授 學歷： 台灣大學法律系 英國格拉斯哥大學法學碩士 英國新堡大學法學博士 專長： 智慧財產權法、著作權法、商標法、地理標示法

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