商標法第18條規定商標應具有識別性，即「指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者」。「識別性」分為先天與後天。對無法具先天識別性之商標，必須依賴後天的使用才得取得識別性。本文在介紹相關法律概念與基準，並舉兩個案例討論後天識別性的取得。

圖片來源 : shutterstock、達志影像

「不具先天識別性」之商標

在經濟部智慧財產局的《商標識別性審查基準》[1]中，其定義三類「不具先天識別性」之商標：表示商品或服務相關說明的描述性標識、指定商品或服務的通用標章或名稱，以及其他無法指示及區別來源的標識。此乃對應商標法第29條第1項所列三款「不具識別性情形」：（1）「僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者」；（2）「僅由所指定商品或服務之通用標章或名稱所構成者」；（3）「僅由其他不具識別性之標識所構成者」。

「描述性標識」指「對於商品或服務的品質、功用或其他有關的成分、產地等特性，作直接、明顯描述的標識」，以致「消費者容易將之視為商品或服務的說明，而非識別來源的標識」，例如「燒烤」（指定於餐廳服務）、「霜降」（指定於肉類商品）。被認定為「描述性」的標識須「證明取得後天識別性，否則不得註冊」。此外，「描述性」和「暗示性」有不易區分的問題，而基準有列出四項參考因素以供評斷：「消費者需要運用想像力的程度」、「辭典定義」、「報紙、雜誌或網路的使用」、和「競爭者可能需要使用的程度」。

針對「指定商品或服務的通用標章或名稱」，該基準定義「通用標章是業者就特定商品或服務所共同使用之標誌」，例如「紅、藍、白三色旋轉霓虹燈」為理容院的通用標章；另「通用名稱則為業者通常用以表示商品或服務之名稱」，其涵蓋「簡稱、縮寫及俗稱」，例如「雪花石」為因屬石材名稱，故若其指定於人造石、天然材商品時，將成為通用名稱。

針對「其他無法指示及區別來源的標識」，該基準列舉一些案例，包括單一字母；單一數字或長串數字；簡單線條或基本幾何圖形；裝飾性或附屬性的圖形；流行性的圖形；純粹資訊性的圖形；姓氏；稱謂與姓氏結合；宗教有關圖像、用語與民俗文化標識；標語；習見祝賀語、吉祥語、流行用語或成語等。

後天識別性

「後天識別性」指「標識原不具有識別性，但經由在市場上之使用，其結果使相關消費者得以認識其為商品或服務來源的標識，即具有商標識別性」。具體而言，「如果申請人可以證明該標識於市場使用後，相關消費者已經將其視為指示及區別一定來源的標識，此時，該標識具有商標功能，故可以核准註冊」。

關於「識別性」的判斷，該基準指出「應考量個案的事實及證據，就商標與指定使用商品或服務的關係、競爭同業使用情形、及申請人使用方式與實際交易情況等客觀參酌因素，綜合判斷之」。至於若「商標整體具有識別性，但商標圖樣中包含不具有識別性及功能性部分，且有致商標權範圍產生疑義之虞者」，該基準指出可「依商標法第29條第3項規定，得經申請人聲明該部分不在專用之列」，而「核准其註冊」。

案例一：少女時代

「少女時代」（Girls’ Generation，又稱「SNSD」）於2007年8月5日正式在韓國SBS電視台的節目「Inkigayo」以《Into the New World》單曲出道[2]；兩個月後在10月11日於Mnet電視台的節目「M! Countdown」以該首單曲拿下排行榜冠軍[3]。

值得注意者，「少女時代」的經紀公司韓商SM娛樂股份有限公司（SM Entertainment Co., Ltd.，稱「SM娛樂」）早於出道日前的2007年7月6日即於台灣申請「少女時代」商標（申請案號為096032091），並於2008年3月1日取得商標，其註冊號為01303712，且指定商品有兩類：（1）第009類：「錄有聲音及／或影像之光碟，卡通影片，音樂光碟，錄音帶，電影光碟，錄影帶，電子書（可下載）」；（2）第016類：「書籍，雜誌，原子筆，日曆，明信片」。另SM娛樂有申請英文商標「GIRLS’ GENERATION」（申請號096037431，申請日為2007年8月6日；註冊號01311865，註冊日為2008年5月15日），並指定同樣商品。

「少女時代」之識別性問題在於商標法第29條第1項第1款規定商標若「僅由描述所指定商品或服務之 … 相關特性之說明所構成者」（即「描述性商標」），其「不得註冊」。「少女時代」用來標識年輕女子所組成的表演團體，因其指定為「錄有聲音及／或影像之光碟」、或「音樂光碟」等商品，故不免屬於描述該商品乃收錄由年輕女子所演唱的歌曲，而有不具識別性之疑慮。

智慧財產案件審理法第41條第1項規定「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷」；且同條第2項要求當「法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利」。商標法第57條第1項雖規定「商標之註冊違反第二十九條第一項」時「利害關係人或審查人員得申請或提請商標專責機關評定其註冊」，而第60條指出「評定案件經評定成立者，應撤銷其註冊」，但第58條第1項卻規定若「商標之註冊違反第二十九條第一項第一款[所]規定之情形，自註冊公告日後滿五年者，不得申請或提請評定」。

「少女時代」商標之註冊日為2008年3月1日。即使「少女時代」屬描述性商標，2013年3月1日起即不可因描述性為由而提起評定以撤銷之。然而，回到2011年時，「少女時代」可能因SM娛樂使用於專輯等商品而取得「後天識別性」。亦即，透過「少女時代」標識的使用而能使系爭標識能做為指示或區別商品之來源，並據以獲得「識別性」（屬後天識別性）的性質。因此，依照商標法第60條之但書，即「但不得註冊之情形已不存在者，經斟酌公益及當事人利益之衡平，得為不成立之評定」，「少女時代」商標於指定「錄有聲音及／或影像之光碟」、或「音樂光碟」等商品時會具有識別性，而不會遭撤銷。

案例二：MISS WU

過去曾發生美國籍但來自台灣的服裝設計師吳季剛，欲將其副品牌「MISS WU」申請商標（商標申請案第100011158號，申請日為2011年3月9日），卻遭智財局核駁[4]。後經智慧財產法院於101年度行商訴字第115號行政判決（裁判日期為2013年1月10日）維持原處分，其理由為「整體商標圖樣『MISS WU』為吳小姐之意，係一般國人習用對於未婚或年輕之吳姓女性之英文稱謂，為既有常見詞彙，並非新創之詞彙，且整體商標圖樣未經任何特殊設計，僅為單純之外文文字『MISS WU』」，因而「以之作為商標指定使用於『手提包、肩背包、錢包、衣服、鞋子』等商品」時，「尚不足使相關消費者認識為指示商品或服務之識別標識，並得藉以與他人商品或服務相區別，自不具先天識別性」。

不過，或許是因媒體大幅報導「MISS WU」未獲商標事件與批評智財局的處分[5]，當吳季剛於2013年2月5日再度以「MISS WU」（申請案號102006986）申請商標時，智財局官員於媒體訪問中暗示「MISS WU」可透過「後天識別性」取得商標[6]。事實上，該申請案已讓吳季剛於2015年9月1日取得商標（註冊號01727001）；但值得注意者為，智財局曾於2013年8月5日要求申請人補正（可能是要求提供後天識別性之證據），而直到2015年7月16日才做出核准審定書[7]。

「MISS WU」目前指定使用於二類商品：（1）第018類：「皮夾、皮包、錢包、手提包、背包、鑰匙包、行李箱、… 傘、皮革製帶、寵物背袋、皮製行李吊牌套、皮製帽帶」；（2）第025類：「衣服、禮服、洋裝、Ｔ恤、褲子、裙子、夾克、… 鞋、靴、襪子、… 皮帶、帽子、禦寒用耳罩、服飾用手套、圍巾、頭巾」。

「使用」為王道

從「MISS WU」商標取得的經驗顯示「使用」的重要性。對營運上所必須使用的標識，儘管未獲得智財局核准商標，也應持續使用。另從《商標識別性審查基準》所示之核准案例（像是「今晚，我想來點」、「台灣PAY」），行銷、廣告等標識使用證據應保留，以佐證「後天識別性」的成立。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 陳秉訓 現任： 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所教授 經歷： 國立台北科技大學智慧財產權研究所助理教授 華邦電子公司製程工程師 聯華電子公司製程整合研發工程師 台灣茂矽電子公司專利工程師 禹騰國際智權公司專利工程師 威盛電子公司專利工程師 亞太國際專利商標事務所專案副理 學歷： 美國聖路易華盛頓大學法律博士 美國聖路易華盛頓大學智慧財產暨科技法律法學碩士 政治大學法律科際整合研究所法學碩士 台灣大學化工所碩士 台灣大學化工系

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