北美智權股份有限公司

上訴人easyGroup公司成立於2000年8月，負責管理「easy」事業群的智慧財產權。easyGroup擁有easyJet、easyCar、easyMoney及easyProperty等註冊商標。這些商標以小寫的easy搭配橘白雙色視覺元素作為主要識別特徵。2000年11月起，easyGroup開始授權easy事業群使用其商標，並於授權條款中規定，使用過程中累積的商譽歸easyGroup享有[4]。

圖1. esayGroup的註冊商標之一

圖片來源：英國智慧財產局，UK00901984079號註冊商標

被上訴人為Easy Live Services（ELS）公司及其兩名負責人。ELS公司的業務為線上拍賣軟體與周邊服務之開發及銷售。ELS自2010年1月起，於商業上使用數個「Easy Live Auction」（ELA）標識。easyGroup於2019年10月於英格蘭及威爾斯高等法院（EWHC）起訴，主張圖2所列4個ELA標識侵害其註冊商標權，並且構成假冒行為，請求法院發給禁制令[5]。

圖2. ELS被控侵權之標識

圖片來源：easyGroup Ltd v Easy Live (Services) Ltd & Ors [2023] EWCA Civ 1508

EWCA審理後判決ELA標識2、3構成商標權侵害，假冒訴訟則不成立。easyGroup僅就假冒訴訟判決部分提起上訴。

法院首先重申，判斷假冒行為成立與否的三項核心要件（core ingredients）為：（i）原告享有商譽；（ii）被告不實表述；（iii）造成原告之損害[6]。

原告享有商譽：
商譽是指一種能為事業帶來客源的吸引力。假冒訴訟所保護的「財產」並非註冊或未註冊商標本身，而是依附於各種標識、商業外觀、廣告宣傳風格，甚或商品形狀上的商譽。因此，假冒訴訟雖常被稱為普通法上的商標法，但其涵蓋範圍比商標更為廣泛。假冒訴訟之原告必須證明該標識或商業外觀對於其商品或服務具有識別性。否則，就無法證明其上所附著的商譽屬於原告所有。原本屬於描述性或通用性的標識，可能由於不尋常或意外的背景因素，或經過原告獨家使用，而具有識別性[7]。

在本案中，當事人對於商譽要件之成立，並無爭執。亦即被告同意，esayJet和easyProperty分別於航空旅遊業和住商物業租售管理服務業享有商譽，且系爭商譽歸easyGroup所有[8]。

被告就其所提供的商品或服務作出不實表述：
不實表述是指被告有意或無意作出的虛假陳述。被告可能透過使用與原告商品相關聯的標識或商業外觀等，向公眾傳達不實訊息，致使一般普通、謹慎的公眾成員受到誤導。基於這種誤導而產生的欺罔是認定假冒侵權成立的關鍵要素。僅僅因為標識的近似性而產生混淆誤認之虞，並不當然構成假冒。被告於使用時附上免責聲明也未必能產生防止法院認定假冒成立之效果[9]。

原審法院認定被告使用ELA標識2、3之行為構成不實表述[10]。被告對此表示不服。根據被告的說法，原審法院一方面認定ELS有欺罔之故意，但另一方面又認為ELS負責人並沒有不誠實(not dishonest) 的心態，兩者相互矛盾，不足以支持不實表述成立之判斷[11]。

EWCA首先說明，被告心態與不實表述成立與否，並無必然關係。雖然假冒訴訟是從欺罔演化而來，但是不實表述並不以故意為必要。依普通法上確立的原則，無意為之的虛假陳述也會構成不實表述[12]。其次，EWCA認為，原審法官認定ELS負責人並非不誠實，是指其無意移轉esayGroup被授權人的生意。EWCA認為，這和原審認定ELS負責人在心態上，確實有意使ELA與esayJet及其他esay事業群產生某種不實連結，並不矛盾[13]。因此，被告之抗辯不成立。

EWCA認定被告之不實表述使原告遭受損害：
假冒訴訟的最後一項要件是，被告不實表述的結果，使原告遭受損害，或有遭受損害之虞。法院承認以下5種類型的損害：既有的營業及收益損失、潛在的營業及收益損失、授權金的損失、對於聲譽的傷害及原告商譽的淡化[14]。

原審法院認為損害要件不成立，從而駁回原告之請求。其理由有三：(1)雙方業務並無重疊之處，因此現實上不存在客戶轉移的可能性；(2)無法證明被告行為對easyGroup品牌聲譽有實際損害之虞（real likelihood of damage）；(3)被告在未經許可的情況下使用標誌2、3所獲得之利益，並未減損原告向他人收取授權金之能力。在本件上訴中，esayGroup僅對第3項理由提出質疑[15]。

EWCA指出，在商譽及不實表述要件均成立的情況下，以原告未遭受任何損害而駁回假冒訴訟的情況極為罕見。其原因在於，不實表述通常會對原告商譽造成損害[16]。但在另一方面，EWCA也認為本案情節確有特殊之處。分析判決先例之後，EWCA歸納出以下原則：（1）如果原告沒有既有或預期的代言或授權業務，則不能僅憑潛在的代言費或授權金損失，主張損害要件成立；（2）反之，若原告有既有的代言或授權業務，即使被告從事的活動與原告代言或授權業務並不相同，原則上是可以可能的代言費或授權金的損失，主張損害要件成立；（3）前述原則可適用於有預期的代言或授權業務的原告，例如，尚未開展此類業務，但已處於可以這樣做的階段的名人[17]。

就本案而言，由於easyGroup長期從事為各種事業進行授權的業務，因此，以依賴因ELA使用標識2、3而本可收取的授權金損失，主張假冒訴訟的損害要件成立。另外，esayGroup也可以依賴ELA未獲授權這一事實，主張其吸引付費被授權方（尤其是在拍賣領域）的機會顯著減少，從而構成損害[18]。

就商標保護之目的而言，假冒訴訟與註冊商標具有相輔相成之互補關係。假冒行為的三項核心要件為原告享有商譽、被告不實表述以及原告有受損害之虞。在本案中，EWCA釐清不實表述及損害兩要件適用上之疑義。首先，雖然假冒訴訟是從欺罔演化而來，但是不實表述並不以故意為必要。依普通法上確立的原則，無意為之的虛假陳述也可構成不實表述。其次，從事代言或授權業務的原告，即使被告從事的活動與原告代言或授權業務並不相同，原則上仍可以依賴潛在的代言費或授權金損失，主張損害要件成立。

TMA 1994, s. 2(2). 此點與我國公平交易法第22條第2項規定，商品或服務之表徵，依法註冊取得商標權者，即不適用公平交易法，形成鮮明對比。
Reckitt & Colman Ltd v Borden Inc [1990] 1 All E.R. 873, 880.
easyGroup Ltd v Easy Live (Services) Ltd & Ors [2023] EWCA Civ 1508.
Id. at para. 3.
Id. at para. 6.
Id. at para. 13.
L. Bently, B. Sherman, D. Gangjee, and P. Johnson, Intellectual Property Law, 5th ed. (Oxford University Press, 2018), at 867-886.
easyGroup Ltd v Easy Live (Services) Ltd & Ors [2023] EWCA Civ 1508, at para. 14.
Id. at 887-912.
easyGroup Ltd v Easy Live (Services) Ltd & Ors [2023] EWCA Civ 1508, at para. 14.
Id. at para. 25.
Id. at para. 15.
Id. at para. 31.
L. Bently, B. Sherman, D. Gangjee, and P. Johnson, Intellectual Property Law, 5th ed. (Oxford University Press, 2018), at 913-918.
easyGroup Ltd v Easy Live (Services) Ltd & Ors [2023] EWCA Civ 1508, at para. 36.
Id. at para. 35.
Id. at para. 51.
Id. at para. 52.