英國商標註冊始於1875年，現行法為1994年商標法（Trade Marks Act 1994）。英國透過「註冊商標」及「假冒訴訟」（passing off）對於商標提供雙重法律保護。前者由國會立法，建立商標註冊制度，並明定商標侵權類型及救濟措施；後者是一種普通法上的民事侵權訴訟。不論商標註冊與否，主張權利受侵害之人都可以提起假冒訴訟並尋求救濟。雖然註冊商標與假冒訴訟是兩種不同制度，其保護要件各不相同，但就商標保護之目的而言，兩者具有互補而非互斥之關係。1994年英國商標法即明定，本法雖未規定未註冊商標之侵害防止或損害賠償程序，但並不影響假冒訴訟相關法律之適用[1]。

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註冊商標

英國商標註冊的業務主管機關為英國智慧財產局（UKIPO）。任何具有識別性，且能夠以圖樣方式呈現之標識，包括文字、標誌、口號、聲音、形狀、顏色等，都可以作為註冊之標的。商標註冊的初始存續期間為10年，期間屆滿後，每10年得延展一次。1994年商標法將註冊商標定性為個人財產（personal property）；在蘇格蘭法，則稱為「無體動產」（incorporeal movable property）[2]。註冊商標得為讓與或繼承之標的[3]，商標權人並得授權他人其註冊商標使用[4]。和其他智慧財產權一樣，商標權規範的重點，在於排他權範圍之界定。為釐清註冊商標之排他範圍，1994年英國商標法明定下列三種商標侵權類型：

1. 基於雙重同一性之侵權：
他人未經註冊商標權人同意，於交易過程中使用之標識和系爭註冊商標相同，且用於同一商品或服務 [5]。此類型侵害的特點在於，標識和商品或服務「雙重同一性」（twin identities）即足以構成侵權，原告無須舉證被告之行為有致公眾混淆誤認之虞 [6]。

2. 基於有致混淆誤認之虞之侵權：
他人未經註冊商標權人同意，於交易過程中，將相同於註冊商標之標識使用於類似之商品或服務，或將近似於註冊商標之標識使用於同一或類似之商品或服務，而且該使用有致公眾混淆誤認或聯想（association）之虞[7]。

3. 基於商標淡化或減損之侵權：
此一侵權類型之目的在於，對在英國享有聲譽（reputation）之註冊商標提供特別保護。依s. 10（3）之規定，其要件為，他人未經註冊商標權人同意，於交易過程中，將相同或近似於該註冊商標之標識，使用於商品或服務，不論商品或服務是否同一或類似。此外，該標識之使用，必須在無正當理由之情況下，不公平地利用或減損該註冊商標的「識別特質」（distinctive character）或信譽[8]。此類型侵害被稱為是英國的商標淡化法[9]。

上述三種商標侵權類型的共通要件是，被告必須於交易過程中使用標識，構成使用之行為包括但不限於下列行為：

(1) 將標識附著於商品或包裝；
(2) 為銷售之目的將標識用於商品或服務之提供或展示；
(3) 將標識用於商品之進口或出口；
(4) 以標識作為營業或公司名稱或名稱之一部分。
(5) 將標識用於商業文件或廣告；
(6) 以違反2008年保護商業免於誤導性行銷法規定之方式將標識用於比較廣告 [10]。

假冒訴訟

假冒訴訟是一種從欺罔（deceit）演變而來的普通法上侵權行為，其基本法理在於禁止事業以自己之商品或服務，冒充為他人之商品或服務。通說以1842年的Perry v Truefitt案作為現代假冒訴訟的起點。法院於本案中指出，任何人不得將自己商品假冒他人商品而銷售 [11]。根據英國上議院於1990年Jif Lemon案確立之原則，假冒訴訟成立之三要件為商譽（goodwill）、不實表述（misrepresentation）及損害（damage） [12]。茲分述如下：

(1) 原告享有商譽：
商譽是指一種能為事業帶來客源的吸引力。假冒訴訟所保護的「財產」並非註冊或未註冊商標本身，而是依附於各種標識、商業外觀、廣告宣傳風格，甚或商品形狀上的商譽。因此，假冒訴訟雖常被稱為普通法上的商標法，但其涵蓋範圍比商標更為廣泛。假冒訴訟之原告必須證明該標識或商業外觀對於其商品或服務具有識別性。否則，就無法證明其上所附著的商譽屬於原告所有。原本屬於描述性或通用性的標識，可能由於不尋常或意外的背景因素，或經過原告獨家使用，而具有識別性[13]。

(2) 被告就其所提供的商品或服務作出不實表述：
不實表述是指被告有意或無意作出的虛假陳述。被告可能透過使用與原告商品相關聯的標識或商業外觀等，向公眾傳達不實訊息，致使一般普通、謹慎的公眾成員受到誤導。基於這種誤導而產生的欺罔是認定假冒侵權成立的關鍵要素。僅僅因為標識的近似性而產生混淆誤認之虞，並不當然構成假冒。被告於使用時附上免責聲明也未必能產生防止法院認定假冒成立之效果[14]。

(3) 被告的不實表述使原告遭受損害：
假冒訴訟的最後一項要件是，被告不實表述的結果，使原告遭受損害，或有遭受損害之虞。法院承認以下5種類型的損害：既有的營業及收益損失、潛在的營業及收益損失、授權金的損失、對於聲譽的傷害及原告商譽的淡化[15]。

註冊商標與假冒訴訟之關係

相較於假冒訴訟，商標註冊存在若干優勢。首先，假冒訴訟的原告對於商譽及識別性的存在，負初始舉證責任。相對地，商標註冊具有推定權利有效性及權利歸屬之效力，從而大幅減低原告的舉證責任。。其次，商譽是實際商業活動的產物。但商標註冊並不以使用為要件，這使得商標在被實際使用之前，即有獲得法律保護之可能。其三，原告的商譽所覆蓋的地理範圍，是決定假冒訴訟成敗的重要因素。這與註冊商標的全國性效力大相逕庭。最後，英國法雖然承認商譽是一種可讓與的財產，但不能脫離營業單獨讓與。反之，英國商標法允許註冊商標單獨讓與，無須連同商譽或營業一併移轉。儘管如此，由於假冒訴訟是靈活的普通法原則，可隨著市場條件的變化而不斷發展，因此仍有其存在價值。假冒訴訟可以保護經由使用而獲得的商譽，這一點對於因商標註冊之門檻限制，或者無力註冊商標的小型事業或新創公司相當重要。訴訟實務上，享有註冊商標權之原告往往會同時提出註冊商標和假冒訴訟。如此一來，即使註冊商標之主張不成立，仍然可以透過假冒訴訟主張權利，請求救濟 [16]。

結論

綜言之，英國法透過註冊商標及假冒訴訟對於商標提供雙重保護制度，為事業品牌和商譽的保護提供靈活與彈性的選擇。這兩種法律制度之關係為互補而非互斥，為防止不公平競爭和消費者欺罔，提供相輔相成之救濟措施。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 王思原 現任： 世新大學智慧財產暨傳播科技法律研究所副教授 經歷： 開南大學法律學系助理教授 世新大學智慧財產暨傳播科技法律研究所助理教授 學歷： 台灣大學法律系 英國格拉斯哥大學法學碩士 英國新堡大學法學博士 專長： 智慧財產權法、著作權法、商標法、地理標示法

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