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這次論壇邀請了北京君策知識產權發展中心理事長暨萬慧達知識產權合夥人黃暉分享中國大陸第5次商標法修改的重點。黃暉曾於法國斯特拉斯堡第三大學國際工業產權研究中心（CEIPI）留學，並獲得國際工業產權研究文憑，因此除了中國知識產權法之外，對歐盟相關法規也相當熟稔。在這次中國商標法修法中，黃暉重點對比了歐盟相關規範，點出了一些實務執行上的問題。

中國國家知識產權局（國知局）於2023年1月13日在官網上公佈了商標法修訂草案（徵求意見稿）及說明，公開向公眾徵求意見。這是商標法自1983年3月1日施行以來的第5次修訂，其中歷經1993 年、2001年、2013年、以及2019年先後4次修改後，隨著經濟發展，市場主體智慧財產權意識增強，遂產生了龐大商標需求，但同時也帶來了許多問題。此次修訂針對現行商標法進行了多項調整，如主動提交使用說明、禁止重複註冊、禁止商標惡意註冊申請及處罰機制、相對理由無效宣告及商標移轉、商標代理機構的責任和義務、商標侵權的救濟新途徑、馳名商標的保護、信用監管……等等。

黃暉指出這次修訂草案內容相當豐富，內容涉及層面很廣，涵蓋方方面面，而他個人覺得最主要的問題有3，主要涉及商標的使用、惡意商標申請、以及馳名商標的保護，在論壇上他也針對這3點表達了他的看法。

截至2022年11月，中國有效商標註冊量達到4233.7萬件，而其商標註冊申請量在2021年基本上已達到每年1,000萬件，此數量在一方面來說是相當成功的表現，但另外一方面也衍生了不少問題。

黃暉指出，他剛剛到工商局工作的時候，一年的商標的申請量可能也就是10萬件左右，現在已足足成長了100倍。黃暉表示，現在商標申請這麼多，其實當中有很多的商標並沒有真正的被使用，因此造成了很大的問題及巨大浪費。現在如果要申請商標，已無法單憑自己大腦去想申請是否有重複或者衝突的情況，必須要借助機器、借助檢索來協助申請，才有可能通過；這說明了現在的商標註冊簿已出現非常擁擠的情況，而這種擁擠歸咎於很多人在註冊商標後，並沒有真正使用。

國知局也意識到這個問題已非常嚴重，其實在2019年商標法修改時，已增加了一項非常重要的條款，就是現行商標法第4條，針對沒有使用意圖的惡意商標申請，在此之後國知局也制定了相應的實施法規，對惡意的商標申請進行了非常大的打擊。黃暉認為每年1,000萬件申請應該是一個頂點，這兩年已經開始逐漸回落，但問題仍相當嚴重，因此第5次修法中便提出了一些解決的方法。

第一點就是草案的第5條中[1]提到，在商標申請時候，要承諾使用該商標，才會取得該商標去申請註冊。黃暉指出此一做法實際上與美國或英國的一些要求比較接近的，即強調一定要有intention to use，要承諾使用。然而，比較重要的問題是這種承諾到底要如何來規管？

因此，在商標法的修正草案中，提出了一個實務上的解決辦法。就是讓這個商標在註冊每滿5年以後的12個月內，都要向國知局說明這個商標到底有在使用還是沒有使用。如果沒有使用，也要說明是否有什麼正當理由。假如商標權人完全不做說明，即會視為放棄。黃暉認為這種情況相對比較簡單，就是隨後商標就可以被註銷，而目的也達到了。問題的關鍵在於商標權人可能會做一些說明，最大的問題就在於到底要如何來說明「使用」這個事情。與註冊商標時提供商標使用證據的那種詳細程度相比，到底這個說明是不是同樣要舉那麼多證據？還是說像美國商標法中只需要提供一些樣品、提供一些簡報、一些照片，這樣就叫說明？

針對以上的情況，商標法草案中也有規定[2]，國知局可以對說明的真實性進行隨機的抽查，必要時可以讓商標權人再補充相關證據，或者委託地方部門來核查。如果經過抽查發現說明不真實的，將會撤銷此註冊商標。

黃暉表示此一制度在一定程度上借鑒了美國商標法的一些做法。美國的商標法是在第一個商標註冊滿5年以後，要求商標權人對商標的使用情況進行一次說明。如果延誤說明，則商標是有可能會被撤銷的。或者到10年續展的時候也要進行一次說明，但其實美國商標法都沒有提及滿15年、20年時要不要繼續進行說明，黃暉估計應該是不需要。

然而，在中國商標法草案中，實際上是永遠都有每5年就有一次說明的義務，因此當草案出來以後，反響是比較強烈的。分析原因，對於「說明」這個問題，一些小公司可能比較無所謂，反正註冊商標數量也不多，就會配合做一些說明，也對抽查不太在意。但對於大企業而言，擔憂便可能比較多，畢竟大企業的商標有些是成千上百的，難免會擔心「到底要說明到什麼程度？」、「我的商標會不會因為說明不到位，到時候就會被認定不真實？」......等等問題。除了企業的憂慮比較多外，這種實務操作起來的成本相對也會比較大。

針對以上種種問題，黃暉提出了歐盟商標法中相關規定供參考。歐盟商標法中提出了一個intervening right，即亦「介入權」的規定。黃暉指出此規定在大陸的商標法中就是「索賠」的概念，在2013年的時候已引入此一規定。主要是用在訴訟的時候，指商標權人在訴訟的前3年內如果沒有使用商標，即不能夠要求在合理費用以外的其他的賠償。在某種意義上講，雖然商標權人有一個註冊商標，但由於沒有使用，其救濟效力實際上是會打折扣的。

然而，歐盟商標法中的介入權之規定要求更嚴格，規定中商標要是5年沒有使用（中國大陸是3年沒有使用），即可以提出撤銷，此一規定是平行的。任何時候，如果有第三方想提出撤銷，那就從提出撤銷申請之日前5年來看該商標是否有被使用，如果有被使用便要舉證，如果商標權人沒有舉證則商標便會被撤銷。

此一「介入權」的操作與商標法草案中提到的使用及說明不太一樣，它不會主動撤銷沒有使用的商標，但它限制了這個商標的效力。換句話說，當此一在先商標想對在後商標提出異議或提出無效的時候，在先商標就必須證明於在後商標的申請日之前5年（假設他已經註冊滿5年的情況下)，已經有被使用。這個時候如果在先商標提不出使用證明，也提不出其不使用的合理理由，那後果就是在先商標不能夠對抗在後商標的申請註冊，也不能夠無效在後商標。由於在先商標已經註冊了好幾年而沒有使用，但期間可能會重新恢復使用，但即使是這樣，在後商標也是不可被無效的；因為於在後商標申請之前的5年裡，在先商標都沒被使用，所以在後商標當時申請時是合法的，最後的結果就是兩個商標共存。更甚的是，如果在後商標在申請時意識到在先商標可能會造成威脅，要做得徹底一點可以去主動提出撤銷在先商標，這個時候在先商標是會被撤銷的。

黃暉認為這種「介入權」制度比讓所有商標權人每5年就提交一次使用說明，然後進行抽查進複核的制度，運作起來更順暢，運作成本也會低很多，而且更為公平。從法律上來講，就是沒有使用的商標不能夠對抗他人，不能夠妨礙他人。

第二個要探討的就是關於制止惡意註冊的問題。第5次商標法修訂草案針對此一問題專門規定了第22條，就是把所有的惡意的情況都歸納到第22條[3]。黃暉指出，其實第22條第一項便相當於現行的商標法第4條[4]；而那第二項就是現行商標法第44條，亦即通常所說以欺騙或不正當手段申請商標註冊。然而，黃暉認為把第三和及第四項加入第22條中有點奇怪，因為第三項「有損國家利益，公共利益，或者重大不良影響的商標」其實已是商標法中無效的絕對理由；至於第四項即違反草案的第18、19、23條，但其實這一項本身已經是一個無效或異議的理由，加入第22條中似乎只是為了更重的處罰。至於第五項「有其他惡意申請商標註冊行為」其實是一個兜底規定，但卻沒有作為無效的理由。黃暉認為如果不在一開始對「惡意」下一個概括的定義，那惡意的場景顯然不能被第一、二項全部囊括，而第五項兜底規定的意義也會大打折扣。

針對惡意進行一個概括定義的問題，黃暉舉了2018年歐盟法院Sky案 (C-371/18)一例供參考。Sky的案子從英國的法院最後就打到了歐盟法院，歐盟法院就這個案子針對「惡意」下了一個總體定義，黃暉認為這是一個比較週延的定義：「申請人凡是懷有違反誠信慣例損害他人利益的意圖，或是雖然不針對特定的第三人，但是其獲得商標專用權但是卻不是為了實現商標的基本功能，就構成惡意」。（when the application for a trade mark was filed, the trade mark applicant had the intention either of undermining, in a manner inconsistent with honest practices, the interests of third parties, or of obtaining, without even targeting a specific third party, an exclusive right for purposes other than those falling within the functions of a trade mark.）

這個定義特別強調一點，就是只要是懷有違反誠信慣例，有損害他人利益的意圖，即使沒有針對特定的第三者，但獲得這個商標專用權卻不是為了實現商標的基本功能，就是一種惡意的註冊。黃暉指出歐盟的商標法並沒有對「惡意」下任何定義，而是透過法院一系列的判例來劃定惡意的範圍，而Sky案是一系列相關的案例中，最新的一個，也是最完整的一個案例，有很週延的考量。

在第5次商標法修改草案中，增加了第18條，黃暉認為下面紅字部分是比較大的進步。

有一點值得注意的是，在草案中沒有特別強調馳名商標一定要是註冊商標，也就是說未註冊的商標也可以得到保護，黃暉認為這也是很大的進步，在很多國家可能都還沒有做到這種程度。即對於未註冊的馳名商標是向註冊的實際商標看齊的。

不過，第18條第三款擴大了保護，要求的熟知的範圍為廣大公眾，換句話說，一般大眾都要知道這個商標。黃暉表示他理解條文的目的是希望能增加保護的門檻，但他覺得應該將實際情況區分來看，或許可繼續從第10條「相關公眾」的角度來理解這個問題。

在商標法修訂草案第10條中，提到「认商标驰名情况应当综合考虑下列因素：（一）相关公众对该商标的知晓程度；……」，內容其實是指在「相關公眾」被知曉的程度，但為什麼在第18條又冒出一個「廣大公眾」，顯示其定義前後可能並不統一。針對此一問題，黃暉舉了歐盟法院中Intel案 (C-252/07)的例子。案中特別強調要根據不同的情況來看「相關公眾」的範圍，像是在進行反弱化或反醜化這種保護的時候，其實只需要看這個商標是否在原告的相關公眾中被知曉即可，因為這個時候商標是不是在被告的相關公眾中被知曉其實並不重要。

黃暉認為商標註冊及商標使用的數量就像兩個圓圈，應該是儘量重疊最好，就是有註冊的商標有在使用，有在使用的商標也要註冊，這是一個最理想的狀況。在這樣情況下，只要去搜尋就知道什麼商標是已經被註冊的，對在先商標可以一目了然；反過來說，不要出現註冊商標以後不去使用，不要讓商標註冊簿中充斥著虛假註冊，讓大眾在使用時因這些虛假註冊而感到困惑。

《中华人民共和国商标法修订草案》第五条【商标注册申请】自然人、法人或者非法人组织在生产经营活动中，对在其商品或者服务上使用或者承诺使用的商标需要取得商标专用权的，应当向国务院知识产权行政部门申请商标注册。
经国务院知识产权行政部门核准注册的商标为注册商标，商标注册人享有商标专用权，受法律保护。
《中华人民共和国商标法修订草案》第六十一条【说明商标使用情况】
《中华人民共和国商标法修订草案》第二十二条【商标恶意注册申请】申请人不得恶意申请商标注册，包括：
（一）不以使用为目的，大量申请商标注册，扰乱商标注册秩序的；（二）以欺骗或者其他不正当手段申请商标注册的；（三）申请注册有损国家利益、社会公共利益或者有其他重大不良影响的商标的；（四）违反本法第十八条、第十九条、第二十三条规定，故意损害他人合法权利或者权益，或者谋取不正当利益的；（五）有其他恶意申请商标注册行为的。
《中华人民共和国商标法》（2019年修正）第四条　自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回。本法有关商品商标的规定，适用于服务商标。