2023年3月，美國聯邦第四巡迴上訴法院判決認定，「GRUYERE」一詞係特定乳酪種類的通用名稱，不得註冊為證明標章。

圖片來源 : shutterstock、達志影像

本案[1]上訴人Swiss Interprofession du Gruyère與French Syndicat Interprofessional du Gruyère在向美國專利商標局（USPTO）申請註冊「GRUYERE」為證明標章一事遭遇挫敗後（參見《不是產自Gruyere的Gruyere乳酪：Interprofession du Gruyere v. U.S. Dairy Exp. Council》一文），遂於2022年提起上訴並提出三大質疑，如後所述。

上訴法院雖不贊同地方法院若干推論，但最終仍認定「GRUYERE」為通用名稱，判決被上訴人United States Dairy Export Council、Atalanta Corporation與Intercibus Inc.勝訴。

關於FDA身分標準

● 商標審查指南之適用性

根據上訴人抗辯，USPTO商標審查指南（Trademark Examination Guide）將美國食品藥物管理局（FDA）相關身分標準（standard of identity）內含之乳酪名稱「GRUYERE」視為通用性（genericness），此等說明只適用於「商標」而不及於「證明標章」。

上訴法院表示，該項指南並未就商標與證明標章兩者作出差別待遇（皆以相同方式註冊並取得相同權利），在提供通用性證據上，亦無適用與否之差異。

儘管消費者可能不了解FDA具體規定，但其確實規範著商店、廣告及網頁上所顯示之標籤 — 在本案，即指對乳酪如何標記為GRUYERE設有限制（惟未對生產地點作出限制）— 此作法完全符合消費者對GRUYERE標籤的預期。

更何況，法院雖具備豐富的商標法專業知識，但仍有需要仰賴機構規則來判斷通用性問題：例如在Institut National Des Appellations D'Origine v. Vintners International Co.一案[2]中，菸酒暨武器管理局（BATF）規則將「Chablis」定義為「準通用」（semi-generic），具有地理意義（geo-significant）且為葡萄酒類別名稱之一，法院即以此為由支持「CHABLIS WITH A TWIST」註冊為酒類產品商標。在本案，上訴法院亦基於同理援引FDA規定作為「GRUYERE」屬於通用性的證據。

● FDA能否允許標貼為GRUYERE乳酪

上訴人聲稱，FDA無權允許將乳酪標貼為GRUYERE，因為能否使用「GRUYERE」一詞乃是商標法問題，而非FDA法律問題。同時援引最高法院在POM Wonderful案[3]之見解，表示《聯邦食品、藥品暨化妝品法》（FDCA）與FDA標貼規則並不妨礙依據《蘭哈姆法》提起私權訴訟，或就食品與飲料之標貼方式提出質疑，循此邏輯，FDA身分標準亦無法禁止「GRUYERE」註冊為證明標章。再者，實務上的確存在同時作為FDA身分標準與證明標章之乳酪產品，例如Roquefort與Reggiano。

上訴法院則是指出，FDA身分標準確實無法禁止「GRUYERE」註冊為證明標章，然地區法院亦未否認此點，而是認為FDA身分標準乃是商標通用性之有力證據，前述最高法院判決與「USPTO或法院能否在商標或證明標章爭訟中以FDCA或FDA法規作為證據」無關。

至於同時作為FDA身分標準與證明標章之標識，只是顯示此等標準無法作為通用性的有力證據，而非表明身分標準與通用性調查無涉。況且，無論是Roquefort或Reggiano，標準題名上均並列替代性名稱（此乃通用名稱）— 例如「Parmesan」之於「Reggiano」（21 C.F.R. § 133.165）— 如此作法與GRUYERE身分標準不同。

進口及國產GRUYERE乳酪之普及情形

● 農業部進口資料無法證明通用性

上訴人認為，地方法院無法從農業部（USDA）進口資料推論出「大多數標貼為GRUYERE的進口乳酪係來自荷蘭與德國」：因為該項資料並未表明進口乳酪之標貼方式，僅是將其劃歸至「Gruyere製程乳酪、已加工、未磨碎或成粉末狀」關稅項目之下；又若從進口國別觀察，標貼為GRUYERE的德國乳酪總量，顯然遠遠不及自瑞士及法國進口的GRUYERE乳酪總量。

上訴法院予以肯定，認為市場上確實存在眾多非產自瑞士及法國的GRUYERE乳酪，但農業部進口資料無法證明所有進口乳酪皆被當作GRUYERE而銷售。更何況，該項資料與其他進口數據有所矛盾，無法憑此作成有利於被上訴人之判斷。

● 進口及國產GRUYERE乳酪在市場上占極大比例

然而，從相關數據以及上訴人禁止非Gruyère地區乳酪製造商標貼GRUYERE之信函等事證觀察，有大量乳酪自瑞士及法國以外的國家進口至美國，並標貼為GRUYERE在市場上銷售，也是不爭之事實。

至於國產GRUYERE乳酪，上訴人提出兩點質疑：一是，地方法院錯誤認定美國乳酪知名大廠Emmi Roth的所有乳酪產品轉售後均標貼為GRUYERE；另一是，地方法院不該僅憑批發乳酪的銷售標籤（適用於40磅乳酪），便認定愛達荷州乳酪製造商Glanbia使用GRUYERE作為產品標貼。

針對第一點，上訴法院雖肯定上訴人主張，但亦指出，確實有相當數量的Emmi Roth乳酪產品轉售後以GRUYERE為名銷售；縱使超市有時將自有品牌乳酪稱為「阿爾卑斯風格」或「山區風格」，或是製造商再向不使用標籤的食品服務客戶（food service customer）轉售，仍無法改變前述實情。

在第二點，上訴法院表示，Glanbia確實將GRUYERE標籤用於批發乳酪，但依據《蘭哈姆法》規定（15 U.S.C. § 1064(3)），特定標識是否成為通用名稱，端視其「賦予相關公眾之主要意義」而言；所稱之「相關公眾」，在適當情況下不僅包括一般消費者，也涵蓋專業買家（亦即批發乳酪收購商）。

總言之，美國市場所銷售的GRUYERE乳酪顯然有極大比例並非來自Gruyère區域，以同時銷售瑞士及美國GRUYERE乳酪的連鎖超市Wegmans為例，後者每年銷量幾乎都是多於前者。因此，上訴法院同樣援引Colt Def.案[4]見解表示，若公眾越常見到市場上競爭對手使用特定標識，便越難將該標識連結至特定製造商 —「GRUYERE」正是面臨如此窘境 — 對美國消費者而言，GRUYERE僅是指涉特定乳酪種類（且無關乎產地），就如同brie、swiss、parmesan或mozzarella等，不被視為證明標章。

「GRUYERE」 一詞之常見用法

● 字典定義無法證明通用性

至於字典釋義能否證明通用性，上訴法院並未贊同地方法院看法，理由在於雙方提出的事證存在矛盾：上訴人援引的資料雖提及「產自瑞士南部La Gruyère附近以及法國東部Alpine Comté與Savoie地區」、「源自瑞士」、「產自Gruyère」等描述，但被上訴人援引的資料卻未以特定地理區域作為GRUYERE乳酪之定義元素（消費者無法理解「GRUYERE」一詞與瑞士及法國Gruyère地區有所關聯）。故整體而言，字典證據應被視為中立性。

● 各類媒體慣常之指稱方式

上訴法院參酌的媒體證據包括：網路上「威斯康辛乳酪特性」列表（Gruyere為項目之一）、十大GRUYERE乳酪名單（包括威斯康辛州GRUYERE乳酪、奧地利阿爾卑斯GRUYERE乳酪及義大利GRUYERE乳酪）、食譜（以威斯康辛州GRUYERE乳酪為標題）、新聞文章（雖提及GRUYERE乳酪，卻未提及瑞士或法國產地）等，均能支持「GRUYERE」一詞之通用性。

上訴人雖援引商標審理暨上訴委員會（TTAB）在Luxco Inc.案[5]之意見，表示在菜單中僅提及「Tequila」而未表明地理來源，無法證明消費者不知Tequila所表徵的產地。惟上訴法院指出，在其他上訴法院案件中，亦有提及特定標識而未指出其銷售商或製造商 — 例如以「M4」指涉卡賓槍 — 卻得用以證明該標識之通用性。

綜上所言，上訴人之主張仍無法推翻「當消費者走進雜貨店表明購買GRUYERE乳酪，僅意指某類乳酪，而非專指產自瑞士及法國Gruyère區域的乳酪」此番公眾認知。

直接之消費者認知證據並非必要

上訴法院重申，儘管問卷調查在通用性商標訴訟中幾乎是不可或缺（de rigueur），但當事人在此點爭執上並無必要提供消費者認知的直接證據，無論是購買者證言、消費者問卷調查、（網路）列表與字典、貿易期刊或報紙及其他出版品，皆足以證明公眾如何理解特定標識及其是否已成為通用性。

結語

從本案不難發現，商標通用性訴訟在證據提交及判斷上，細節眾多且錯綜複雜；在陷入此番苦戰之前，權利人如何管理並掌控其商標使用情形，可說是首要預防對策。一般而言，「高知名度」以及「（商品或服務）具備市場偏好特徵」的商標極易面臨通用性風險，權利人務必提高警覺，時時留意競爭對手與消費者指稱商品或服務之方式。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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