Grubhub是美國第三大的飲食外送平台。2021年,荷蘭的JET公司收購Grubhub後,將JET的房屋刀叉商標結合Grubhub名稱,推出新的商標。但是,美國的食材宅配公司Home Chef的商標圖也使用房屋內有刀、叉的圖案,因此二者互相提告。2023年9月,美國第七巡迴法院判決認為[1] ,二商標不存在混淆誤認之虞。
圖片來源 : shutterstock、達志影像
食材宅配Home Chef房屋商標
Relish Labs公司和Kroger Company公司擁有「Home Chef」這個商標,他們公司的服務乃是食材宅配,也就是將客人訂購的烹飪食材分配裝在料理包中,冷藏運送到客人家中,讓客人可以在家中用料理包中的食材進行烹飪。他們在2014年時開始使用「HC房屋商標」這個商標,並註冊了五個聯邦商標 。他們投入了超過4500萬美元在廣告上,並在2021年10月達到10億美元的年營業額[2] 。
圖1:HC房屋商標和Home Chef房屋Logo
圖片來源:Grubhub Inc. v. Relish Labs LLC, No. 22-1950, 2023 WL 5919301, at *1 (7th Cir. Sept. 12, 2023).
外送平台Grubhub的新商標
Grubhub是美國線上食物訂購和外送平台服務,提供隨選的訂單管理、排程、採購。2021年6月,荷蘭的國際食物運送公司Just Eat Takeaway (JET)收購Grubhub公司。JET公司在荷蘭本來的商標如下圖,商標的圖形是房子內有一個叉子和刀子[3] 。
圖2:JET房屋商標
資料來源:Grubhub Inc. v. Relish Labs LLC, No. 22-1950, 2023 WL 5919301, at *2 (7th Cir. Sept. 12, 2023).
在JET公司完成收購Grubhub之前,其對JET主商標申請了國際商標申請 案,指定美國為保護國。但美國專利商標局審查官初步審查認為,其與「Home Chef房屋商標」有混淆誤認之虞,不得註冊。JET公司對審查官初步意見沒有回應,而撤回該申請案[4] 。
JET公司完成收購Grubhub後,其設計了「Grubhub 房屋Logo」,是將Grubhub的Logo與JET房屋商標結合。另外,Grubhub也開始使用「Seamless房屋Logo」。Grubhub在2021年7月推出此新商標,並花了數百萬美元重新打造品牌[5] 。
圖3:Grubhub房屋Logo和Seamless房屋Logo
資料來源:Grubhub Inc. v. Relish Labs LLC, No. 22-1950, 2023 WL 5919301, at *2 (7th Cir. Sept. 12, 2023).
一審法院駁回初步禁制令裁定
Home Chef得知後,向Grubhub公司寄出了警告信。Grubhub收到信後,向法院提起確認之訴,請求法院確認自己的新Logo沒有侵害Home Chef的商標。Home Chef因而提出反訴,要求法院核發初步禁制令,禁止Grubhub使用該新Logo。案件由一治安法官初審。該治安法官建議法院應給予Home Chef初步禁制令,但地區法院未接受該建議,裁定駁回了Home Chef之請求。地區法院認為Home Chef沒有初步證明,此二商標有混淆誤認之虞[6] 。因而,Home Chef公司向第七巡迴上訴法院提起上訴。
系爭商標是「Grubhub房屋Logo」
首先,第七巡迴法院討論,本案要處理的是哪一個Grubhub商標:是單純的「JET房屋商標」?還是新設計的「Grubhub房屋Logo」? 法院指出,Grubhub在美國並沒有使用JET房屋商標,只有使用後者,因此認為本案要討論的是「Grubhub房屋Logo」[7] 。
圖4:本案系爭的Grubhub房屋Logo和原告的商標
資料來源:Grubhub Inc. v. Relish Labs LLC, No. 22-1950, 2023 WL 5919301, at *4 (7th Cir. Sept. 12, 2023).
接著,第七巡迴法院討論混淆誤認之虞。根據2017年的Uncommon v. Spigen案,第七巡迴法院對混淆採取7項因素檢測法,而本案中較有關係的是其中4項因素:(1)商標圖樣的近似程度;(2)Grubhub商標的識別性強度;(3)實際混淆誤認情事;(4)Grubhub的意圖[8] 。
第一,二商標的近似程度,Home Chef 指出,地區法院將二商標採取並排觀察,並仔細區分二者不同。但這是不對的方法。正確的方法應該是模仿消費者實際購物情境,採取異時異地隔離觀察法。而且,地區法院也忽略了專利商標局的初審意見。但地區法院認為,Grubhub的文字商標是系爭商標最醒目的部分,因而能突顯該二商標之不同[9] 。
第七巡迴法院同意,Grubhub商標中出現品牌名稱,在逆向混淆誤認的情境下較不重要,因為消費者在接觸Home Chef 產品時並不會看到Grubhub的名稱。但是,法院認為也不能完全忽視Grubhub的品牌名稱存在的影響,因為二者的房屋商標和所提供的產品並非完全相同[10] 。
此外,第七巡迴法院指出,專利商標局的初審意見,思考的是JET房屋商標,而非本案涉及的「Grubhub房屋Logo」。因此,第七巡迴法院認為,地區法院在認定「Home Chef未能初步證明二商標的近似程度有助於認定混淆誤認」,並沒有明顯錯誤[11] 。
Grubhub商標的識別性強度
第二,則是比較Grubhub房屋Logo在商業上和概念上的識別性強度,與Home Chef受保護商標的識別性強度。第七巡迴法院指出,本案並不是典型的逆向混淆誤認的情況,因為二公司都投入了非常多的資源在廣告上,二者也都很著名。因此,地區法院認定「並沒有足夠證據證明Grubhub的識別性會壓過Home Chef商標的識別性」,第七法院認為此認定沒有明顯錯誤[12] 。
實際混淆誤認情事
第三,是討論有無出現實際混淆誤認情事。Home Chef提出的證據之一,是一篇匿名的Tweet貼文截圖,裡面含有雙方APP程式的icon圖示;證據之二,是一個臉書的訊息,詢問Home Chef和Grubhub是否合併。地區法院認為這二則證據太過微弱。反之,地區法院採納Grubhub提供了二份消費者意見調查,顯示並沒有誤認二者的情況。因此,第七巡迴法院認為,地區法院之認定並無明顯錯誤[13] 。
Grubhub的意圖
第四,則是討論Grubhub採用該商標的意圖。地區法院認為,此點不利於(against)認定混淆誤認。第七巡迴法院指出,在逆向混淆誤認案件中,意圖因素是最不重要的,惡意並非證明侵權所必要。不過,如果可以證明,後使用者乃故意或過失不在乎先使用者的已知權利,確實可以推論有混淆誤認。不管如何,存在惡意可能會有利於推論會有混淆誤認,或沒有影響,但不可能「不利於」認定混淆誤認。因此,第七巡迴法院認為,地區法院認為「此因素不利於認定混淆誤認」是錯誤的[14] 。
儘管地區法院在第四個因素上認定有問題。但整體來看,第七巡迴法院支持地區法院的認定,亦即Home Chef 未能初步證明,二商標會構成混淆誤認之虞。因而維持地區法院裁定,亦即不核發Home Chef初步禁制令[15] 。
備註:
Grubhub Inc. v. Relish Labs LLC, Case No. 22-1950 (7th Cir. Sept. 12, 2023) (Lee, Jackson-Akiwumi, Wood, JJ.).
Id. at *1.
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Id. at *4.
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Id. at *6-7.
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Id. at *9-11.
Id. at *12-13.
Id. at *13-14.
【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】
作者:
楊智傑
現任:
雲林科技大學科技法律所 教授
經歷:
真理大學法律系助理教授
真理大學法律系副教授
學歷:
台灣大學法律系
中央大學產業經濟所碩士
台灣大學法學博士
專長:
智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法
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