美國糖果品牌Sour Jack以銷售楔型軟糖為特色。最初將軟糖設計為楔型是因為模仿西瓜造型，其所屬的PIM公司並註冊了立體顏色商標。2023年9月7日，美國第三巡迴上訴法院就PIM Brands Inc. v. Haribo of America Inc. 案[1]，認為PIM公司的所註冊的帶有紅白綠顏色的楔形糖果的聯邦註冊商標應予撤銷，因為該商標作為一個整體，乃具有識別該糖果口味之功能。

PIM公司註冊西瓜顏色形狀糖果商標

PIM Brands公司生產銷售糖果。其在2000年代初推出Sour Jacks Wedges軟糖後，其想將該糖果的外型與顏色申請取得聯邦商標註冊。一開始PIM申請時，只強調糖果的楔形形狀，但美國專利商標局 (USPTO) 的審查官拒絕該申請案。故之後PIM在其所申請註冊商標中，除了糖果形狀外，也增加了顏色描述[2]。

PIM在楔形糖果的形狀外，增加了紅色、白色、綠色等文字描述後，取得了聯邦註冊商標。後來，PIM又銷售其他口味的楔形糖果，包括綠蘋果、黃檸檬等。故PIM之後又申請了一個三顏色的楔形糖果商標，但未指定顏色[3]。本案涉及的是第一個商標，亦即紅白綠顏色的楔型形狀商標。

圖1：Promotion In Motion的二個楔形糖果商標

資料來源：USPTO

圖2：Sour Jacks Wedges 軟糖的幾種口味

圖片來源：https://pimbrands.com/brands/sour-jacks-sour-candy-and-wedges/

PIM 公司控告Haribo公司的西瓜口味糖果侵權

另一家軟糖製造商Haribo公司，隨後推出與PIM糖果形狀和顏色相似的西瓜耐嚼糖果，其形狀比較細長。請見下圖3，但一樣採用紅色白色綠色元素[4]。

圖3：Haribo的西瓜軟糖

圖片來源：https://www.candywarehouse.com/products/haribo-gummy-watermelon-3lb-box

2019年6月，PIM Brands在紐澤西州地區法院對Haribo提起侵權訴訟。 PIM主張，Haribo構成聯邦商標法的商標和商業外觀（立體商標）侵權，以及違反紐澤西州的不公平競爭法[5]。但被告Haribo主張該商標具有功能性，而不該獲得商標註冊[6]。

地區法院認為，Haribo 已經盡了舉證責任，證明PIM 的商標具有功能性，就此爭點不存在實質事實爭議，故做成簡易判決，不須召開陪審團，直接判決PIM商標無效[7]。

PIM公司主張楔型本身具有識別性

PIM向第三巡迴法院提起上訴。PIM的上訴理由在於，其雖然承認其西瓜糖的顏色具有功能性，因為它可以識別糖果的味道。然而，其主張糖果的楔形形狀本身單獨來看具有識別性，可讓消費者識別出自家品牌。故PIM認為，地區法院在評估該商標功能性時，將楔形形狀和顏色一起進行考量，是錯誤的判斷方式[8]。其認為楔型具有識別性，故縱使加上西瓜配色，並非完全由功能性組成，故其商標應有效。

第三巡迴法院認為Ezaki Glico案的功能性分析

第三巡迴法院認為，除了品牌之外表現出任何實用性（usefulness）的設計都是具有功能性，不能作為商標受到保護[9]。其引用2021 年Ezaki Glico v. Lotte International America案判決中的功能性的標準：「即使所選設計既能宣傳品牌，又能『讓產品更好用』，其也是功能性的，而不受保護。[10]」

PIM辯稱，根據Ezaki Glico案的標準，第三巡迴法院必須獨立分析商業外觀的數個特徵，以判斷個別特徵是否具功能性[11]。但第三巡迴法院認為，PIM的主張，過度解讀Ezaki Glico案的論述。在該案中，上訴法院之所以將Ezaki Glico的Pocky巧克力棒的組合商業外觀（一種部分浸有巧克力的棒狀餅乾）的各個部份分開討論，是因為不同部分有助於實現不同的功能：餅乾的棒狀形狀可以讓包裝更方便，而餅乾條只有部分包覆巧克力是為了讓消費者有地方拿乾淨的餅乾把手[12]。

相較於Ezaki Glico案的巧克力棒，本案的三顏色和楔型這兩個設計，一樣都具有識別西瓜口味的功能。第三巡迴法院認為：「當功能的幾個設計共同發揮功能時，我們不會分開分析，而是一起考慮這些設計」[13]。

第三巡迴法院認為，在討論聯邦商標法15 USC § 1052(e)(5)中禁止取得功能性商標的規定時，如果產品的整個商業外觀具有一個功能，並且每個特徵的設計都有助於該功能，則該產品的整個商業外觀就是功能性的。

其指出，禁止具有功能性的門檻很低，只要該設計中，除了賦予該產品識別其來源之外，給該廠商顯著競爭優勢，就算具有功能性[14]。

西瓜配色搭配楔型的功能就是識別口味

雙方都同意，紅色白色綠色三種顏色的配色，主要功能就是識別西瓜口味[15]。爭議在於，是單純三顏色具有指示西瓜口味功能，還是，三顏色搭配楔型也是在強化這個功能？

第三巡迴法院將PIM的糖果與實際的西瓜切片進行圖片並排比較，認為圖片比較勝過千言萬語。可以看出，左邊的糖果和右邊的實際西瓜切片，兩個物體的形狀、顏色甚至方向都匹配[16]。

圖4：PIM Brands的西瓜口味糖果和實際西瓜切片

資料來源：PIM Brands Inc. v. Haribo of Am. Inc., No. 22-2821, 2023 WL 5763347, at *3 (3d Cir. Sept. 7, 2023)

雖然PIM辯稱，二者仍存在細微差異，包括該糖果沒有黑色種子，和綠色部分較厚等。但巡迴法院指出，PIM在其上訴口頭辯論中，承認該糖果不需要完全複製西瓜，而只是喚起消費者的感覺。使用三顏色的配色是想讓消費者聯想出西瓜口味，但若糖果形狀使用繩索或絲帶形狀，會減低消費者的這種聯想；若搭配使用楔形形狀，消費者的聯想就很直覺。故其具有同樣的功能[17]。

第三巡迴法院認為紅白綠三色和楔型作為糖果的商標，二者一起指示糖果口味，而不得註冊商標。不過，單純楔型本身，也許具有來於識別性而不具功能性。前述提到PIM Brands另一個未指定顏色的立體商標，未必就會無效。不過那個商標並不在本案討論範圍[18]。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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