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在美國商標法上，商業外觀一詞通常指關於某一商品或服務之整體商業印象，包括商品包裝的元素、商品形狀、門市或餐廳的視覺或其他元素，或其他得以指示來源的表徵。值得注意的是，有些法院對商業外觀一詞的運用較為寬鬆，將顏色等其他非文字標識也涵蓋在內 [1]。

商業外觀的識別性認定，向來是美國商標法上的棘手問題。爭議的關鍵之一在於，商業外觀得否具先天識別性。美國最高法院曾兩度介入此問題。在1982年的Two Pesos案中，最高法院認為商業外觀未必不具先天識別性[2]。2000年的Wal-Mart案進一步將商業外觀類型化為「產品包裝「（product packaging）及「產品設計」（product design）。前者得具先天識別性，後者在法律上不具先天識別性，只能透過第二意義取得後天識別性。產品設計不具先天識別之理由為：（1）消費者通常不會依賴產品設計來識別來源；（2）模糊不清的產品設計先天識別性規則，會讓主張權利者太容易藉由法律訴訟嚇阻潛在市場進入者，有礙公平競爭；（3）產品設計往往已受到著作權或設計專利等其他智慧財產權之保護[3]。最高法院雖在某種程度上界定商業外觀之先天識別性問題，但並未建立判定商業外觀識別性之具體判斷標準，而是留待下級法院來解決。

Palacio del Rio公司以其位於德州聖安東尼的Hilton Palacio del Rio旅館建築設計外觀的面河側及面街側，分別於2019年5月2日及5月20日，向美國專利商標局申請註冊服務標章。兩申請案皆指定使用於國際類別第43類之旅館服務、會議、展覽及交誼設施之提供。

圖一：系爭服務標章申請註冊圖樣

圖片來源：In re Palacio Del Rio, Inc., 2023 USPQ2d 630 (TTAB 2023)

USPTO審查後認為，系爭建築設計外觀屬不具識別性之商業外觀，於2021年10月27日作成書面最終核駁處分。Palacio del Rio公司向TTAB提出上訴。TTAB應審查官之請求，將兩件上訴案合併審理[4]。

首先，TTAB遵循最高法院的類型化模式，將系爭建築設計商業外觀定性為得具先天識別性之產品包裝。依TTAB的見解，由於旅館服務是在旅館內提供或銷售，因此旅館建築設計之性質近似於與產品包裝[5]。

先天識別性判斷之重點在於，消費者接觸到系爭標識時，是否會立即以之作為指示來源及區別競爭者商品或服務之依據[6]。TTAB於本案採用Seabrook測試[7]，作為先天識別性判斷之標準。Seabrook測試包括下列4項因素，任何一項因素均足以單獨決定商業外觀是否具有先天識別性：

（1）系爭標識是否為常見之基本之形狀或設計；
（2）系爭標識於其使用領域中是否獨特或不常見；
（3）系爭標識是否僅為該特定服務類別中，常用且眾所周知的裝飾形式之改良；
（4）系爭標識能否創造出有別所附隨之文字之商業印象。

由於申請人提出之證據相同，TTAB將前3項因素合併審酌，認定系爭建築設計不具先天識別性。本案之建築物是由網格形狀的旅館房間、光滑的柱子、向外延伸的皇冠及拱門等元素組成。這些元素在旅館業領域並非獨特或不平常的設計，而是旅館建築普遍採用或眾所周知裝飾形式的改進，並未見有別於競爭同業之不同建築外形特色。因此公眾只會將之視為其所提供旅館服務的「裝飾」，而非與其他第三方提供的旅館服務相區別的標識[8]。

另外，由於申請註冊之圖樣中並未包含文字元素，因此不適用Seabrook第4因素[9]。

申請人主張，即使系爭商業外觀不具先天識別性，也已就建築整體外觀取得後天識別性。後天識別性之取得，應由申請人負最終舉證責任。證明後天識別性所需之證據數量並無固定的規範，判斷標準不在於申請人努力的程度，而在於其是否能成功地在公眾意識中，建立系爭標識與單一來源之連結。TTAB認為，由於本案所涉及者為模塊化建築設計的共通元素，因此申請人應負較重之舉證責任[10]。

TTAB於本案採用Converse測試[11]，作為後天識別性判斷之標準。Converse測試包括下列6項因素，任何一項因素均不足以單獨決定系爭商業外觀是否具有後天識別性，必須審酌與其使用相關之一切情狀加以判斷：

（1）實際購買者將商業外觀與特定來源聯繫起來(通常透過消費者調查來衡量，但消費者調查的欠缺並不當然排除後天識別性之認定)；
（2）使用的時間長短、程度及獨家性；
（3）廣告的數量及方式；
（4）銷售數額及顧客數量；
（5）他人故意仿襲；
（6）媒體對於該服務主動報導與該商業外觀相關服務的資料[12]。

由於申請人並未就第1及第5項因素提出調查資料及相關證據，因此無須加以審酌[13]。至於其他幾項因素，TTAB針對此案提出以下的見解。

Converse因素2：申請人主張，自1986年4月30起，系爭建築設計已在實質上持續且獨家地作為商業外觀使用。TTAB對於使用之期間無異議，但認為其使用之範圍僅限於德州聖安東尼市[14]。

Converse因素3：申請人主張，自1968年起，已花費數十萬美金於廣告及行銷，觸及數百萬人，吸引世界各地消費者，並持續提升公眾認知度。TTAB則認為，Hilton Palacio del Rio已營運將近55年，因此該廣告費用並不算高。申請人的廣告並未特別鼓勵消費者或相關事業將系爭建築設計視為表彰來源之標識。由於其廣告之方式，並未突顯建築設計元素本身，因此不可能創造出獨立於Hilton Palacio del Rio名稱之商業印象[15]。

Converse因素4：申請人主張，過去10年間已服務約200萬客戶，平均每年達20萬人，而且其在廣告及行銷上的努力，已為旅館帶來數百萬美元營收。TTAB則認為，就整體脈絡加以觀察，申請人提出的營銷數字與消費者是否認知系爭建築設計為表彰其服務來源之標識間，並無直接關聯[16]。

Converse因素6：申請人提出17篇文章及一個討論Hilton Palacio del Rio旅館建築的網站，作為媒體主動報導的證據。TTAB指出，文章來源都來自德州聖安東尼奧當地報紙或專業建築期刊。所有文章及網站報導的都是同一個故事：系爭建築是為了1968 年在當地舉辦的HemisFair世界博覽會而建造，並採用預鑄的模塊化建築技術。媒體報導只顯示出「模塊建築」在當時是創新的建築技術，並未顯示消費者將系爭建物作為申請人提供旅館服務來源的依據[17]。

就以上各項因素綜合判斷，有鑑於系爭建築設計之高度不顯著性，申請人提出之證據未能說服TTAB該商業外觀已取得後天識別性[18]。

商業外觀的識別性認定，向來是美國商標法的難題之一。最高法院將商業外觀類型化為產品包裝及產品設計；前者得具先天識別性，後者不具先天識別性，只能透過第二意義取得後天識別性。本案中，TTAB將系爭旅館建築外觀設計定性為得具先天識別性產品包裝。在識別性判斷上，TTAB先根據Seabrook測試認定其不具先天識別性，後依Converse測試認定其未取得後天識別性。因此，USPTO之核駁處分予以維持。

Mark D. Janis, Trademark and Unfair Competition in a Nutshell, 3rd (West Academic Publishing, 2021) 47-8.
Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763 (1992).
Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc., 529 U.S. 763 (2000).
In re Palacio Del Rio, Inc., 2023 USPQ2d 630, at *1-3 (TTAB 2023).
Id, at *11.
Id, at *12.
Seabrook Foods, Inc. v. Bar-Well Foods, Ltd., 568 F.2d 1342, 196 USPQ 289, 291 (CCPA 1977).
Id, at *21.
Id, at *27.
Id, at *27-9.
Converse, Inc. v. ITC, 909 F.3d 1110, 128 USPQ2d 1538, 1546 (Fed. Cir. 2018).
Id, at *29-30.
Id, at *30.
Id, at *29-32.
Id, at *32-33.
Id, at *33-34.
Id, at *34-35.
Id, at *35.