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本案[1]原告Coinbase, Inc.於2014年6月4日取得文字標識「COINBASE」指定歐盟之國際註冊（註冊號1216587）（以下稱在先商標），優先權日為2013年12月6日，並於2015年7月20日在歐盟就尼斯分類（The Nice Classification）第9、36及42類之商品及服務獲得保護。

捲入本訴訟案的關係人 bitFlyer Inc.則於2016年2月3日取得文字標識「coinbase」指定歐盟之國際註冊（註冊號1308248）（以下稱系爭商標），優先權日為2015年12月18日。歐盟智慧局（EUIPO）於2017年2月9日接受該註冊。系爭商標在歐盟之保護範圍涵蓋尼斯分類第9、35、36、38及42類之商品及服務。

2018年6月29日，Coinbase, Inc.依據EUTMR第60(1)(a)條以及第8(1)(b)條與第59(1)(b)條提交申請，請求EUIPO宣告系爭商標無效。

無效部門（Cancellation Division）針對系爭商標與在先商標所指定之商品及服務中的不類似項目（分別劃歸第9、35、36、38及42類底下），駁回無效宣告之申請。Coinbase, Inc.不服，遂向上訴委員會（Board of Appeal）提起上訴。

上訴委員會指出，鑑於系爭商標指定用於「類似商品及服務」之部分業經撤銷，因而爭執範圍僅限於「不類似商品及服務」；惟就該項目而言，並無證據顯示bitFlyer Inc.當初申請行為出於惡意，故最終駁回Coinbase, Inc.上訴。

Coinbase, Inc.繼而向歐盟普通法院（General Court）提起訴訟，主張上訴委員會裁決對EUTMR第59(1)(b)條之解釋與適用有所違誤，應予廢棄。

● 判斷時點
誠如本案原告所言，評估有無惡意，係以系爭商標申請人提交註冊申請之時點為準，亦即2016年2月3日。

● 相關考量因素
根據歐洲法院Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli一案[2]，判斷惡意與否所需考量的相關因素至少包括：

(1) 申請人明知或必然明知第三方在至少任一成員國，就相同或類似產品使用相同或近似標識，且可能與其所欲註冊之標識發生混淆。

(3) 第三方標識與申請人欲註冊之標識各自享有的法律保護程度。

應注意的是，前述相關因素僅是例示，在依據EUTMR第59(1)(b)條所為之整體分析上，亦得斟酌：標識起源及其創造後的使用情形、將標識申請註冊為歐盟商標所奠基的商業邏輯、以及促使提交申請的各項事件前後順序等。

● 爭議範圍
EUIPO指出，本案上訴範圍僅限於「系爭商標所有權人是否基於惡意將標識用於不類似商品及服務（該部分之商標保護仍為有效）」，與Coinbase, Inc.請求上訴委員會審理之範圍（亦即無效部門駁回之部分）一致，故類似商品及服務並非本案上訴範圍。

再者，上訴委員會雖多次在裁決中提及「類似商品及服務」，但係為回應Coinbase, Inc.質疑以及履行其說明論據之義務，並未將之視為審理範圍，因此，其作法既未致生論理矛盾，亦未構成逾越權限（ultra vires）或超出起訴範圍（ultra petita）的裁決。

然而，Coinbase, Inc.認為前述解釋方式乃是過於嚴格且狹隘地評估有無惡意。

● 因素是否相關不以審理範圍為限
普通法院表示，本案之審理範圍固然如EUIPO所言，但在惡意評估上，仍應將所有「相關」因素納入考量：類似商品及服務既然屬於系爭商標申請案指定使用範圍之一，評估有無惡意時自當予以斟酌。按原裁決內容，上訴委員會明顯並未考量到類似商品及服務，譬如：

判斷在先商標與系爭商標享有之法律保護程度時，表明僅需考量不類似商品及服務。

判斷妨礙他人使用之意圖時，雖認定系爭商標所有權人在不類似商品及服務上並無不誠實意圖，但卻完全未提及類似商品及服務。

提及宣告商標無效所依據之基本判斷原則時，顯然侷限於本案審理範圍，亦即不類似商品及服務。

判斷系爭商標所有權人有無潛在濫用行為時，並未明確指出相關證據涉及之商品及服務類型。

普通法院認為，儘管上訴委員會曾在判斷在先商標之法律保護程度時，論及類似商品及服務，但這僅是作為選擇性補充論述（optional addition），其考量的重心仍是不類似商品及服務。

其次，上訴委員會在裁決中提及，如就部分商品或服務認定商標申請人係具備惡意，通常用於涉訟之全部商品或服務的商標均應撤銷，但普通法院指出，縱然如此，其評估與調查結果仍是侷限於不類似商品及服務。

更何況，上訴委員會承認，無效部門之裁決並未明確表示僅需就不類似商品及服務認定惡意與否，而僅是上訴委員會自己選擇間接以此作為判斷基礎。

綜合而言，上訴委員會的整體分析並未充分斟酌相關事證。普通法院同時指明，不該在其審查上訴委員會裁決之合法性時，才首度檢視惡意問題；該問題應交由上訴委員會作成判斷，並說明其裁決理由。

儘管本案之上訴委員會裁決係因未充分斟酌「相關」證據（指類似商品及服務）而遭到普通法院廢棄，但這隱約也帶出一個問題：亦即，上訴委員會是否有可能就「類似」與「不類似」之商品及服務分別作出「有惡意」與「無惡意」的不同判斷結果？

按EUTMR第59(2)條規定，無效理由確實可能僅存在部分商品及服務上。但若從原裁決援引的佐審官（Advocate General）意見觀察，似乎又存在不合理之處（擔心變相鼓勵申請人濫為指定用於原本無意使用之商品及服務）[3]。而上訴委員會在原裁決中亦未表明看法。

無論如何，本案目前仍待後續裁決，或許能為此一問題提供看法與建議。

Coinbase, Inc. v. EUIPO - bitFlyer Inc., Case T‑366/21 (22 Mar. 2023).
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v. Franz Hauswirth GmbH, Case C-529/07 (11 Jun. 2009).
Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ v. EUIPO - Joaquín Nadal Esteban, Case C‑104/18 P (12 Sep. 2019). Opinion of Advocate General Kokott, para.56-60.
不過，該歐洲法院判決並未明確討論此一問題。