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在美國商標法上，聲明不專用指聯合式商標之註冊人（registrant），表示其註冊者為商標之整體，不及於聲明不專用之特定部份[1]。任何由一個以上元素（elements）組成的商標，皆可被歸類為聯合式商標[2]。聲明不專用的對象通常為聯合式商標中具描述性、不實描述性、主要地理描述性、通用性及不具商標功能之部份[3]。美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）指出，聲明不專用制度之政策理由在於：（1）使聯合式商標中含有不得註冊元素之申請人，亦得享有商標註冊帶來的好處；（2）避免註冊商標權人於整體商標外，另就不得註冊之描述性或通用性部份主張專用權。如此，競爭對手得以安心使用聲明不專用之部份，無須擔心註冊商標權人之騷擾[4]。

現行聯邦商標法15 U.S.C. § 1056(a)規定，USPTO得要求申請人將商標中不得註冊的部分聲明不專用以取得註冊；申請人亦得自願就所申請註冊之商標中特定部分聲明不專用。本項規定有三點值得注意之處：（1）法條用語為「得」而非「應」，故USPTO就要求聲明不專用與否有裁量空間，申請人拒絕遵從者，USPTO得核駁其申請；（2）商標整體須具可註冊性；亦即，該商標除不得註冊之部分外，須至少有一額外部份；該部份單獨或與不得註冊部分結合後須具可註冊性。又或該商標雖僅由數不可註冊部份結合而成，但此結合體構成單一商標，產生有別於個別組成部份之意義，從而具可註冊性；（3）申請人亦主動聲明不專用，接受與否由USPTO決定。實務上，有些申請人為求審查過程順利，主動聲明不專用[5]。

實務上，多數申請人選擇遵循審查官之要求，就其指定之部分聲明不專用，以免延宕審查過程[6]。少數不願意配合的申請人通常會以單一商標例外（unitary mark exception）作為拒絕之依據。亦即，聯合式商標中不得註冊之部分本應聲明不專用，但若該聯合式商標構成單一商標，則無須再就該部分聲明不專用[7]。構成單一商標的條件是，該商標必須創造出單一且獨特的商業印象。單一性測試的重點在於該商標組成元素之整合或合併，是否已達不可分離之程度[8]。CAFC提出三項判斷因素：（1）是否有線條或其他設計特徵實際上連結各組成元素；（2）各組成元素是否彼此接近或肩並肩排成一線；（3）各文字之本身之意義、文字意義間的關聯性，及文字與商品或服務間之關聯性。另外，單一性判斷，應以一般消費者於正常行銷條件下，接觸該商標時所產生之反應為準[9]。

Lego公司於2019年11月19日向USPTO申請於主要註冊簿註冊兩個組成元素相同，僅排列組合方式有異的商標[10]如圖一。

圖一、系爭商標圖樣

圖片來源：In re Lego Juris A/S, 2022 USPQ2d 443 (TTAB 2022)

Lego公司表示，系爭商標圖樣中之黑色、黃色及紅色為商標之特徵，非拉丁化文字「悟空小俠」則是MONKIE KID的中文對應詞。這兩個商標同樣用於國際分類第9、16、21、25、28、41及42 類之商品及服務。這些商品及服務中有許多是專門給兒童使用的：例如，第9類商品包括兒童數位影音光碟(DVD)；第16類商品包括兒童出版品；以及第41類服務包括兒童遊戲場所遊樂設施之提供[11]。

商標審查官要求Lego公司就商標圖樣中的「KID」及「小俠」聲明不專用。其理由為，「KID」及「小俠」為系爭商品及服務使用者之描述性用語，不具識別性。Lego公司則主張系爭商標構成單一商標，無須聲明不專用，拒絕審查官之要求。申請案遭USPTO核駁後，Lego公司向TTAB提出上訴。TTAB受理，並應審查官之請求，將兩案併案審理[12]。

TTAB認為本案Lego公司所申請註冊的兩個聯合式商標皆構成單一商標，因此，無須聲明不專用。

首先，系爭商標存在若干串連不同元素的設計特徵，因此，有利於單一性之認定。例如，MONKIE和KID兩個字中間，插入了一個經過設計的猴頭。在審查官眼中，此猴頭是一個空格，分隔了MONKIE和KID。但TTAB則認為，猴頭設計在物理上與MONKIE的最後一個字母及KID的第一個字母略為重疊，從而將MONKIE和KID串連起來。再者，KID的字母I上方的探出的捲尾，會讓人產生猴子藏身於KID後面的感覺。中文字「俠」的捲尾設計，也產生類似效果[13]。

其次，審查官認為，KID是紅色的，但商標中其他文字卻是黃色的，這使得KID看起來與眾不同。但TTAB則認為，由於串連MONKIE和KID的猴頭設計兼有紅黃兩色，因此，這種色彩搭配有助於兩個字的結合。MONKIE和KID兩字下方紅黃相間的橫條設計，更有強化整體感的效果。因此，整體而言，系爭商標中之元素已合併至不可分離之程度[14]。

最後，TTAB認為，在潛在消費者的認知中，「KID」及「小俠」並非系爭商品或服務使用者的描述性用語。其理由在於，商標中猴子相關設計元素與各種特徵的連結，造成有一種名為「monkey kid」的生物的印象。潛在消費者比較可能認為KID及小俠指的是商標圖樣所描繪「MONKEY KID」。因此，系爭商標中可註冊部分與不得註冊性部分結合的結果，已產生了一個本身具獨特意義的商標[15]。

基於上述理由，TTAB認為系爭商標中之「KID」及其中文對應詞「小俠」，與其他元素已結合成為一不可分之整體（inseparable whole）。因此，聲明不專用之要求應予免除。

J. Thomas McCarthy, Roger E. Schechter, and David J. Franklyn, McCarthy’s Desk Encyclopedia of Intellectual Property, 3rded. (Bna Books, 2004), at 181.
Scott D. Locke, The Trademark Disclaimer Provision of the Lanham Act: Is USPTO Flexibility Worth Litigant Ambiguity?, 17 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. 305, 309 (2018).
Id.
Dena Corp. v. Belvedere Inter., Inc., 950 F.2d 1555, 1560-1 (Fed. Cir. 1991).
Scott D. Locke, supra note 2, at 307-8.
Id. at 307.
TMEP § 1213.02 (11th ed. Apr. 2017).
TMEP § 1213.05 (11th ed. Apr. 2017).
Dena, 950 F.2d at 1561.
兩件商標註冊申請案號分別為Application Serial No. 88698784及Application Serial No. 88698804。
In re Lego Juris A/S, 2022 USPQ2d 443, at *1-4 (TTAB 2022).
Id. at *4-5.
Id. at *7-8.
Id. at *8.
Id.