2023年6月8日，美國聯邦最高法院Jack Daniel v. VIP一案判決終於出爐，針對商標侵害、Rogers測試以及合理使用之適用關係表示意見。然而，本案是否構成侵權，仍待下級法院重新審理加以認定。

圖片來源 : shutterstock、達志影像

本案[1]初審被告Jack Daniel's Properties, Inc.（以下簡稱JDPL）曾於2020年請求聯邦最高法院簽發調卷令以繼續審理，最高法院隨後於2021年駁回請願，案件發回地區法院重審。

地區法院改為有利初審原告VIP Products, LLC（以下簡稱VIP）之簡易判決，聯邦第九巡迴上訴法院予以維持，JDPL因而於2022年8月再度請求續審。這一回，最高法院同意審理，並作成以下兩點重要指引：

(1) 標識若作為來源辨識之用，即不會啟動Rogers測試[2]。
(2) 標識若作為來源辨識之用，即無合理使用問題。

上述兩點均關注著「商標之使用方式能否指示來源」此一問題，而這正是蘭哈姆法（Lanham Act，15 U. S. C. §1051及以下規定）的規範核心。

整體而言，最高法院贊同地區法院見解，認為第九巡迴上訴法院對於Rogers測試及合理使用之解釋與適用有所違誤，故廢棄該判決（請參考北美智權報279期《這不是傑克丹尼爾！從VIP Product v Jack Daniel's談商標嘲諷》）並發回重審。惟應謹記的是，最高法院判決並未檢視Rogers測試妥適與否，或者「非商業使用」例外之排除範圍為何。

混淆誤認與Rogers測試之豁免

● Rogers測試之適用前提

最高法院指出，誠如第二巡迴上訴法院所言，Rogers測試非屬於一般性法則，而是源發自特定情境：亦即，鑑於藝術作品標題具有展現第一修正案價值（First Amendment values）的表達性元素，而「有一定藝術相關性」且「未使消費者誤認作品來源或其內容」，故得以排除混淆誤認之虞原則之適用。但除此以外，產品名稱其實大多用於指示來源，消費者亦是如此認知。

就後續各法院適用情形觀察，無論是援引成功之Mattel v. MCA Records (296 F. 3d 894)，抑或是援引失敗之Harley-Davidson v. Grottanelli (164 F. 3d 806)，成敗關鍵均在於「是否以『指示來源』之方式使用標識」；換言之，唯有當標識僅傳達「非來源辨識」的訊息時，Rogers測試才有機會登場。

● 標識兼具指示來源與傳達訊息之功能

最高法院指出，第九巡迴上訴法院之所以誤認為本案侵權控訴必須跨越Rogers測試門檻，主要理由在於，其認定VIP之系爭商品「Bad Spaniels Silly Squeaker」係傳達出嘲諷、幽默訊息而屬於「表達性著作」（expressive works）。

實際上，若是循第九巡迴上訴法院的邏輯，將大幅且不合理地縮減混淆誤認之虞原則之適用機會。原因是，標識在指示來源之際，亦能用於傳達各式各樣訊息，包括政治理念、產品淵源（例如Frangelico Liqueur酒瓶係仿造傳教士外型設計，暗示該產品之來源故事）等，兩者功能並不互斥 — 以本案為例，VIP不僅使用標識「Bad Spaniels」作為來源指示，也藉此嘲諷、取笑JDPL的產品 — 這正是商標使用之常情，而非特例。

最高法院進一步澄清，「分析有無混淆誤認之虞」此舉並非意味著否定系爭標識「Bad Spaniels」的訊息表達功能；反而，該嘲諷事實在混淆誤認之虞判斷上極其重要，因為消費者不太可能認為產品製造商會挖苦、惡搞自家產品。

如同評論所云[3]，第九巡迴上訴法院顯然過度擴張Rogers測試之適用範圍，使其幾乎無所不包，原因是各類名稱、短語、符號、設計及其組合多半都含帶著「無涉來源」的表達性訊息（expressive messages）。該適用結果明顯非立法者所樂見。

● 第一修正案之真意

針對保護表達自由，最高法院作出兩點釐清：首先，第一修正案並未要求以Rogers測試作為門檻，實際上，適用混淆誤認之虞原則便能充分保障表達自由之公共利益。

其次，即使是表達性著作，仍須受混淆誤認之虞原則拘束。只不過，若是刻意語帶「嘲諷」，通常不會致生混淆誤認，畢竟「自我解嘲時有所見，但自我挖苦鮮少發生」（Self­ deprecation is one thing; self­ mockery far less ordinary.）。

最高法院同時指出，嘲諷必須宛若重現原作（被嘲諷對象），使其批判之風趣旨意清晰可辨；而嘲諷也必須製造對比，突顯其譏諷或尖銳的幽默訊息。

總言之，既然VIP承認其擁有並使用標識「Bad Spaniels」及相關商業外觀，自然無法援引Rogers測試，使其商標使用行為免於侵權審查。

商標淡化與合理使用之豁免

第九巡迴上訴法院之所以認為本案不構成商標淡化（dilution），理由是VIP使用標識之手法同時也蘊含幽默意味，故屬於「非商業使用」（縱使用以銷售商品亦無妨），得主張蘭哈姆法第§1125(c)(3)(C)條之合理使用。

但若依此解釋，非商業使用之例外範圍將會不當擴大至涵蓋「所有」嘲諷或幽默批判（不問是否以此作為來源指示），形同廢除立法者針對合理使用規範所設之限制。

故最高法院指出，非商業使用與嘲諷、批評、評論、幽默或其他表達之豁免同樣受有限制，解釋上應參照蘭哈姆法第§1125(c)(3)(A)條，以「非供作個人商品或服務來源指示之用」（as a designation of source for the person’s own goods or ser­vices）作為前提要件；換言之，只要作為商標使用，無論是同時表達嘲諷、批評或評論，均無法免除被認定淡化 （本案為污損（tarnishment）類型）之風險。

總言之，並非所有嘲諷均能豁免淡化之侵權責任，必須視其使用方式而定。

協同意見書

● Sotomayor法官與Alito法官之觀點

該意見書指出，儘管原告常援引問卷調查作為有力證據，但這僅是判斷混淆誤認之虞的考量因素之一；且法院亦應檢視其調查方法與代表性，尤其是在處理嘲諷與涉及第一修正案之爭議時，調查結果可能反映出消費者對法律規範的誤解 — 例如在本案，便出現「消費者認為被告必須獲得原告同意方能仿製其產品」此類答覆 — 原告也可能透過問卷設計，誘使消費者思考實際生活中不會發生的複雜法律問題，並以此結果主張構成混淆誤認。

再者，儘管其他因素判定不致發生混淆誤認，但若仍是過度重視上述有失妥當的問卷調查，便可能嚴重威脅嘲諷的生存空間 — 畢竟，大品牌擁有豐富資源，有能力否決令人不快的嘲弄行為。

因此，法院務必確保其他考量因素不被問卷調查所替代（這些因素可能更能準確呈現市場上的實際消費者體驗），並且留意刻意製造混亂的問卷調查方式。

● Gorsuch法官、Thomas法官及Barrett法官之觀點

該意見書表示，Rogers測試仍有不少疑問尚待解決，例如，其是否為第一修正案所要求，或僅是作為蘭哈姆法之詮釋？抑或是因應迴避憲法問題法則（constitutional-avoidance doctrine）而生？因而提醒下級法院，務必謹慎看待Rogers測試之適用。

結語

經聯邦最高法院本次判決釐清後，「商標使用」在平衡商標權保護以及言論自由保障兩者上的關鍵地位更為明確，足以有效防止侵權豁免之排除範圍無限制擴大。而依判決結果推測，儘管系爭標識應不至於構成混淆誤認之虞，但面對無需混淆誤認證據的淡化指控，仍不無構成侵權之可能 — 企業若想循類似手法吸引消費者關注，務必留心此點風險。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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