義大利Luxottica公司為Ray-Ban及Oakley等精品眼鏡的商標權人，Ray-Ban眼鏡通常零售價是每副140到220元美元。但在美國喬治亞州College Park市的Old National Village購物中心，有些攤商賣起Luxottica眼鏡的仿冒品，每副售價只要15或20美元。Luxottica以購物中心的出租人及經營者為被告，向聯邦地區提起訴訟，主張被告應負商標輔助侵害責任。審理後，法院認定輔助侵權責任成立，並判賠190萬美元。被告不服，遂向聯邦第11巡迴上訴法院提起上訴…

商標輔助侵權責任及其要件

所謂「輔助侵權責任」為間接侵權的一種類型，源自普通法上的侵權行為原則，用於追究非直接實行侵權行為之第三人對該侵權行為的責任。運用到商標侵害上，指商標權人不僅得向直接侵權人主張，並得向為直接侵權人提供工具、幫助的第三人主張商標侵權責任。美國聯邦商標法並未明文規定輔助侵權責任，最高法院曾於1982年的Inwood判決，確立了輔助侵權責任適用於商標侵害案件兩項要件：（1）直接侵害商標權行為之存在；（2）被告（a）「故意引誘」（intentionally induces）直接侵權人實行侵權行為，或（b）「知悉」（knows）或「有理由知悉」（has reason to know）直接侵權行為存在，而仍向行為人提供商品或服務；前者稱為實際知悉（actual knowledge），後者稱為擬制知悉（constructive knowledge）。「故意忽視」（willful blindness）是擬制知悉的一種態樣。當被告懷疑有不法情事存在，卻有意地不進行調查，即構成故意忽視[1]。

本案背景

本案原告Luxottica公司是Ray-Ban及Oakley等精品眼鏡的註冊商標權人。被告為Airport Mini Mall公司（簡稱AMM）、Yes Assets公司、Jerome Yeh、Jenny Yeh、Donald Yeh及Alice Jamison等六人。Jerome和Jenny Yeh（以下合稱Yehs）是Yes Assets的負責人。Yes Assets於2004年收購位於喬治亞州College Park市的Old National Village購物中心。該購物中心本來由Yehs的女兒Alice Jamison負責管理。2009年12月之前，該商場的承租人為前喬治亞州議員Pat Swindall。自2009年12月1日起，Yes Assets將購物中心出租給AMM。AMM由Yehs設立，後由其子Donald Yeh負責。根據租約，Yes Assets提供AMM及其次承租人水電、清潔、維修及停車設施等服務。AMM雇用Greg Dickerson為其物業經理，負責商場攤位轉租業務，並向Jerome、Jamison及Donald回報[2]。

AMM承租期間，執法單位曾三度突襲購物中心，進行搜索，並逮捕次承租人及扣押涉嫌仿冒Luxottica商標的眼鏡和其他品牌商品。執法人員於第一次突襲後，留下了搜索令副本及扣押物品清單，其中包括仿冒的Luxottica眼鏡。第二次突襲行動持續超過14小時，動員30名以上聯邦及地方執法人員；除了進行搜索外，還逮捕了販售仿冒商品的次承租人，並查扣了數以千計的Luxottica仿冒品。Dickerson目睹了這次突襲行動，並通知Jamison、Donald、Jerome及Jenny的律師Louis Bridges。Dickerson事後巡查商場，彙整遭到執法人員查扣商品的攤商名單，並且回報Jamison、Jerome及Bridges。所有攤商皆否認販賣仿冒品，但是Jamison承認，她可以預期有些人在說謊。在Bridges的建議下，被告決定，除非次承租人被判有罪，否則不會對他們採取任何行動。在Luxottica提起訴訟一年之後，警方又對該商場執行了數次搜索，仍然查扣到Luxottica仿冒品。

Luxottica兩度發通知函給被告，說明其次承租人未獲授權，所販賣的Ray-Ban或Oakley眼鏡是仿冒品。第二封通知函則明確指出涉嫌販賣仿冒眼鏡的攤位。Jamison和Donald知道這兩封通知函。Dickerson造訪了第二封通知函點名的攤位，但並對眼鏡的真偽進行辨識或終止租約。Luxottica提起訴訟後，Jamison和Bridges參加了College Park警察局舉行的會議，討論該商場違法販賣仿冒品問題。

儘管有突襲行動、通知函及執法單位的會議，但被告不但未採取任何行動，甚至於還跟數名於第二次突襲行動被逮捕的次承租人續約。Bay-Ban眼鏡通常零售價是每副140到220元美元。提起訴訟前一個月，Luxottica雇用的私家偵探在該商場買到的仿冒品，每副售價為15及20元美元。

原告起訴主張被告等人應負商標輔助侵權責任。經過為期11天的審理，陪審團認定，除Jenny以外，其餘被告之輔助侵權責任成立，並裁定損害賠償金額為190萬美元。被告不服，以判決所依據之證據不足為由，向第11巡迴上訴法院提起上訴[3]。

出租人商標輔助侵權責任成立

上訴法院認為，就一審所呈現的證據，足以認定被告對於次承租人侵害Luxottica商標權的具體事例，至少具有擬制知悉。

首先，任何理智的房東在收到Luxottica的通知函後，至少會對於該商場的130個攤位進行大略視察。如果某些攤位賣的Luxottica眼鏡的價格低得離譜，正常人都會認為那就是仿冒品。

同樣地，任何理智的陪審團都會認為，大略視察130個攤位，看看其所陳列的眼鏡是否可能為Luxottica的仿冒品，對被告而言，並不是過重的負擔。因此，雖然Luxottica的通知函並未指名哪些攤位從事不法行為，但被告的調查責任並不因此而免除。

再者，在先前案件中，上訴法院認為「嚴重且猖獗」（serious and widespread）的侵權的證據，有利於被告知悉侵權之認定。就本案而言，執法人員的三次突襲行動，其中一次超過14小時，並動用卡車載運查扣商品，足已構成「嚴重且猖獗」的侵權的證據。從而可以認定被告對其次承租人販賣仿冒品具有擬制知悉。更何況被告的物業經理Dickerson在事後還巡查商場，回報遭執法人員查扣商品的攤商名單。再加上Jamison和Bridges參加了College Park警察局舉行的會議，參與討論該商場違法販賣仿冒品問題。

凡此種種，均足以證明被告至少有理由知悉次承租人侵害原告商標的具體情況，從而應負商標輔助侵權責任[4]。

個人商標輔助侵權責任成立

Jerome、Donald及Jamison主張陪審團認定其應以個人身分負輔助侵權責任的證據並不充分。上訴法院則認為，依證據，至少可認定此三人擬制知悉次承租人的直接侵權行為。

就Jerome而言，Swindall與College Park警察局曾於2008年間，透過電子郵件討論該商場販售仿冒品問題。電子郵件副本有發送給Jerome。根據Swindall的證詞，陪審團推論，這些電子郵件足以使任何理智的房東關注包括Luxottica產品在內的仿冒品銷售問題。此外，在AMM租期中發生的超過14小時的突襲，以及Dickerson和次承租人的對話，也都通知了Jerome。

Donald則承認自己知道Luxottica的通知函，以及該商場仿冒商品販售猖獗的情形。

Jamison負責經營該購物中心，知道Luxottica的通知函，並且至少了解其中一次突襲的情況。她在本訴訟案提出後，曾參加 College Park警察局舉行的會議，討論該商場銷售仿冒品問題[5]。

結論

本案的證據顯示，被告對於次承租人之商標直接侵權行為，至少具有擬制知悉，應負商標輔助侵權責任。被告上訴之主張無理由，地區法院之判決應予維持。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 王思原 現任： 世新大學智慧財產暨傳播科技法律研究所副教授 經歷： 開南大學法律學系助理教授 世新大學智慧財產暨傳播科技法律研究所助理教授 學歷： 台灣大學法律系 英國格拉斯哥大學法學碩士 英國新堡大學法學博士 專長： 智慧財產權法、著作權法、商標法、地理標示法

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