美國商標採使用保護主義，但同時又是國際商標註冊制度的馬德里議定書簽約國，二者如何協調？一歐洲酒商於2011年透過馬德里制度取得「Untamed」商標的美國保護，但直至2013年都未在美國使用。另一著名酒商在2013年11月在其形象廣告中使用「Untameable」。商標權人一方面趕緊設計「Untamed」品牌的相關產品，並於2016年對被告提出侵權訴訟。但被告認為，原告在2013年11月都沒有在美國使用，故不能控告侵權。

Lodestar公司的「Untamed」商標

本案中，商標權人Lodestar Anstalt（簡稱Lodestar公司）是一個小酒商，大約於2008至09年間，其想出了「Untamed」商標，其意思是「不受馴服的、野性的」[1]。其先在歐洲的列支敦士登取得註冊商標「Untamed」，指定使用於威士忌、蘭姆酒和其他蒸餾酒。2009年8月19日，其根據馬德里議定書，以列支敦士登之基礎案，申請二個國際註冊案，包括「Untamed設計商標」和「Untamed文字商標」，並請求在美國延伸保護。而就「Untamed文字商標」，其主張的優先權日為2009年7月21日[2]。2011年10月，美國PTO公告其取得延伸保護[3]。

圖1：「Untamed設計商標」和「Untamed文字商標」

圖片來源：Lodestar Anstalt v. Bacardi & Company Limited, 31 F.4th 1228 (2022).

Lodestar公司在美國取得商標之後，在2009年到2011年間，只有極少量地將該商標用於自家銷售的另一款「The Wild Geese Irish Soldiers & Heroes」品牌的威士忌酒瓶標籤後面[4]。

2013年初，Lodestar公司老闆擁有的另一家Avalon公司，為了「The Wild Geese Soldiers & Heroes」品牌開發新的蘭姆酒，命名為「Premium Rum」和「Golden Rum」[5]。但僅在2013年4月於邁阿密舉辦的「2013年蘭姆酒文藝復興貿易展」的攤位上有過促銷活動外，其後決定停止發展美國蘭姆酒產品的計畫[6]。 

圖2：送審的「Premium Rum」和「Golden Rum」酒瓶標籤中使用「UMTAMED」文字商標

圖片來源：Lodestar Anstalt v. Bacardi & Company Limited, 31 F.4th 1228 (2022).

百加得公司於2013年11月廣告宣傳「Bacardi Untameable」

2013年11月，美國百加得公司（Bacardi U.S.A.）在美國開始使用「Bacardi Untameable」商標進行形象廣告宣傳。其並沒有在酒瓶標籤上使用「Untameable」，而是在各種媒體的廣告內容中使用「Untameable」這個字[7]。請見下圖其中一則廣告。

圖3：美國百加得自2013年11月起推出的廣告

圖片來源：Lodestar Anstalt v. Bacardi & Company Limited, 31 F.4th 1228 (2022).

就在2013年11月百加得公司開始對「Untameable」進行廣告宣傳不久之後，同樣也是Lodestar公司老闆擁有的另一家Protégé公司，在其網站上宣布即將推出一款新的「Untamed Revolutionary Rum」蘭姆酒。Lodestar公司坦承，當時其實還沒有真的開發出產品，其目的是想要對抗百加得公司，避免其取得「Untamed」商標[8]。

同一時期，Protégé公司也恢復了原本暫停銷售的「The Wild Geese Soldiers & Heroes」蘭姆酒，而開始進口Golden Rum產品和Premium Rum產品到美國，並進行批發銷售[9]。

圖4：Protégé宣布將推出一款新的「Untamed Revolutionary Rum」蘭姆酒

圖片來源：Lodestar Anstalt v. Bacardi & Company Limited, 31 F.4th 1228 (2022).

Lodestar公司提起侵權訴訟與法院判決

2016年8月，Lodestar公司對百加得公司提起侵權訴訟，認為百加得侵害其「Untamed文字商標」[10]。加州中區地區法院於2019年7月做成即決判決，判決Lodestar公司敗訴[11]。Lodestar公司不服，提出上訴。

第九巡迴上訴法院於2022年判決，維持地區法院判決，但理由略有不同。

國際註冊延伸保護賦予優先權

第九巡迴法院認為，在現行聯邦商標法下，就算Lodestar公司是在2013年11月後才真實使用「Untamed文字商標」，但因為國際註冊延伸保護的推定使用日，故Lodestar公司對該商標還是具有優先權[12]。

既然Lodestar成功獲得延伸保護，取得優先權，而其優先權日，在本案中是其在國際註冊中主張的2009年7月21日。百加得公司並未在2009年8月9日前實際使用「Bacardi Untameable」商標或提交「Bacardi Untameable」商標之申請，故Lodestar公司取得可以對抗百加得公司的優先權[13]。

自己在商業上使用才能提告

雖然申請延伸保護就可取得優先權，並進而可以對侵權人提告，但第九巡迴法院指出，要依據第1114條或第1125條對他人提告侵權，都必須自己有在商業上使用商標，因此，Lodestar公司必須證明提起侵權訴訟之前，有使用該商標[14]。甚至，侵權人的使用行為，早於商標權人在美國真正開始使用日，商標權人仍然可以提告[15]。

法院認為，Lodestar最慢從2014年開始，已經在美國商業上真正使用「Untamed文字商標」，用於批發銷售「The Wild Geese Soldiers & Heroes」品牌的蘭姆酒標籤上。雖然Lodestar在是在2014年才開始初次在美國真正使用，慢於2013年12月百加得使用「Bacardi Untameable」進行廣告宣傳，但法院仍認為，Lodestar其就取得的控告侵權的條件[16]。

不存在逆向混淆誤認       

要控告侵權成功，Lodestar仍必須證明，百加得廣告和產品與原告商標存在混淆誤認之虞[17]。

本案中，Lodestar主張的是逆向混淆（reverse confusion），因為百加得是著名的酒商，其使用系爭商標，反而會讓在Lodestar使用系爭商標時，讓消費者誤以為與百加得有關連，其將使商標權人喪失對發揮該商標指示來源功能的控制力[18]。

但前提問題在於，要將哪些Lodestar的產品納入逆向混淆誤認判斷的範圍？第九巡迴法院認為應該排除「Untamed Revolutionary Rum」這款產品[19]。其認為在控告侵權時，商標權人自己的使用，必須是真實使用（bona fide use），而非只是為了控告侵權而出現的象徵性使用（token use）。原告開發的「Untamed Revolutionary Rum」產品，主要是看到百加得的廣告宣傳之後，為了保存其「Untamed」商標，才刻意為之的使用。因而，應將之排除於混淆誤認判斷之虞的分析範圍[20]。

最後是混淆誤認判斷。地區法院認為，雖然二者都使用在酒類，但因為被告是作為品牌形象廣告，而非具體使用在哪一款酒上；而原告使用是具體使用在蘭姆酒，只是在「Wild Geese Soldiers & Heroes」品牌之酒瓶標籤下方，只是作為一個口號。基於幾個面向的不同，地區法院認為沒有混淆誤認之虞。第九巡迴法院也支持地區法院看法，認為二者不會讓消費者產生混淆誤認之虞[21]。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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