2015年蘋果公司推出訂閱制的線上音樂串流服務Apple Music，並同時在美國申請商標。不料，有一位爵士音樂家Bertini先生提出異議，主張其早在1985年起就開始使用Apple Jazz這個商標，具有優先權（先使用日）。蘋果公司反擊，自己收購了Apple Corp公司的相關商標，而該公司在1968年就推出音樂唱片，有更早的優先權。美國聯邦巡迴上訴法院2023年4月做出判決，認為蘋果公司無法成功主張1968年的優先權。

蘋果公司申請APPLE MUSIC商標

蘋果公司在2015年6月推出APPLE MUSIC服務，並於美國申請「APPLE MUSIC」商標，指定使用於第41類服務，包括「錄音物的製作和發行，以及現場音樂表演的安排、組織、指揮和呈現」。美國專利商標局於2016年5月公開該商標，並接受外界異議。

圖1：蘋果公司的APPLE MUSIC

資料來源：Bertini v. Apple, Inc., 2021 WL 1575580, at *12 (T.T.A.B. Apr. 16, 2021) (Board Decision).

Charles Bertini先生提出異議

Charles Bertini先生是一位職業爵士音樂家，於2016年6月立即向美國專利商標局提出異議。其主張，他最早於1985年6月13日就開始使用「APPLE JAZZ」這個商標於一些節慶與演出活動上。在1990年代，他開始在他的唱片公司下用APPLE JAZZ於發行錄音作品。在美國由於商標法採取先使用主義，故Bertini先生主張他的先使用可獲得普通法上的商標權，故可提出異議。

圖2：Charles Bertini先生於1985年使用APPLE JAZZ於音樂會的證據

資料來源：Bertini v. Apple, Inc., 2021 WL 1575580, at *9 (T.T.A.B. Apr. 16, 2021) (Board Decision).

Bertini先生提出異議的條文，為美國商標法第1052條(d)。第1052條(d)前段規定：「(d)商標含有近似於美國專利商標局註冊商標、他人於美國境內先使用且未放棄之商標及商號名稱，或由之所構成，以致於使用在申請人商品或相關商品時，有致生混淆誤認、錯誤或欺騙之虞。[1]」

美國商標審理救濟委員會駁回異議       

2021年11月5日，美國商標審理救濟委員會（TTAB）做出決定，駁回Bertini先生的異議[2]。

TTAB認定，Bertini先生確實在1985年6月13日就開始使用APPLE JAZZ商標，就「安排、組織、指揮和舉辦音樂會和現場音樂表演」方面，具有優先權（先使用日）[3]。不過，蘋果公司主張，其有一個更早的優先權（先使用日）。

蘋果公司其於2007年時，買下了Apple Corps公司的所有商標[4]。Apple Corps公司是知名樂團披頭四於1968年在英國創立的唱片公司。該公司自1968年8月以來以傳統留聲機唱片發行音樂和錄音作品時，就使用了Apple這個商標，包括使用「Apple Records」（蘋果唱片）或「Apple Music Publishing」，以及一個青色蘋果的圖樣[5]。

圖3：批頭四1970年年唱片中使用了Apple Records

資料來源：Bertini v. Apple, Inc., 2021 WL 1575580, at *13 (T.T.A.B. Apr. 16, 2021) (Board Decision).

1997年，Apple Corps公司在美國註冊了「APPLE」商標（註冊號2034964），指定使用於「帶有音樂的預錄錄音帶、以音樂為特色的音頻光碟、以音樂為特色的預先錄製的錄影帶、 帶有音樂的視頻雷射光碟」等，並主張最早使用日期為1968年8月。2007年，Apple Corps註冊了「APPLE」商標於「音樂錄音」上（註冊號3317089號）[6]。

2007年，蘋果公司買下了Apple Corps公司的所有商標，包括在美國註冊的2034964號和3317089號商標[7]。原本蘋果公司在2015年申請APPLE MUSIC商標時，自己填寫的最早使用日（優先權日）為2015年5月18日，但因Bertini先生的異議，故提出將Apple Corps公司於音樂領域使用的APPLE商標，溯及到（tack onto）此次申請的APPLE MUSIC上，亦即主張此次申請的APPLE MUSIC乃來自於最早的APPLE商標，故優先權日（最早使用日）提早到1968年8月[8]。

TTAB同意蘋果公司的溯及原則主張，故於2021年4月16日做出的決定中，認定頻果公司就APPLE MUSIC的優先權日（1968年）早於異議人Bertini先生的優先權人（1985年）[9]，而駁回Bertini先生之異議。

聯邦巡迴上訴法院推翻TTAB決定

Bertini先生不服，向聯邦巡迴上訴法院提出上訴。上訴法院於2023年4月做出判決，撤銷TTAB之決定[10]。

先使用主義與溯及原則   

美國的商標權採取先使用原則。第一個在特定商品或服務上使用識別性商標者，可取得優先權（priority）。先使用者使用的商標，可以做某些修改，而不會喪失優先權，例如，商標權人可能會在某些情況下，將舊商標修改為新商標，但不會喪失優先權。這個原則在美國稱為「tacking」[11]，姑且翻譯為「溯及原則」，類似於我們商標法上講的「商標使用不失其同一性」。

但是，要主張溯及原則，必須證明舊商標和新商標創造了相同、持續的商業印象，讓消費者認為二者屬於相同商標。亦即，兩商標必須在「法律上相等」。所謂一商標的商業上印象，乃指其傳達的意義或概念，或者其引起的心理反應，包括其所傳達關於產品服務來源的資訊[12]。 

一項商品上的優先權不代表所有商品的優先權   

上訴法院認為，法院認為，在一項商品上取得優先權，並不能幫所有商品都取得優先權[13]。本案中，蘋果公司的商標申請使用項目中，特別包括了「錄音物的產銷」以及「現場音樂表演的安排、組織、指揮和呈現」。就算認定蘋果公司因收購Apple Corps公司的商標，而取得在「製作發行錄音物」這一項商品上的優先權，但僅能在這一項商品上取得優先權，並沒有在另一項「現場音樂表演」取得優先權[14]。 

進一步，上訴法院認為，過去處理溯及原則的案子，都是涉及對同樣的商品服務，使用了兩個略有不同的商標，是否對消費者產生同樣的商業印象。但從來沒有處理過，對不同的商品服務，使用了略有不同的商標，是否仍可適用「溯及原則」[15]。

不同商品是否實質相同   

TTAB在之前的案例中提出，此時應要求新和舊的商品服務，必須「實質上相同」（substantially identical）。上訴法院也同意採取此標準[16]。由於某些商品會因為科技的創新而有所改變，例如傳統留聲機唱片、到錄音卡帶、到光碟片等。因此，只要新產品或服務乃是原有產品服務的一般演變範圍內，都可認為屬於實質相同。當然，是否屬於商品一般演變範圍，要參考消費者的一般期待[17]。

法院認為，蘋果公司若要主張溯及原則，必須證明，現場音樂演出與留聲唱片屬於實質相同。而法院也認為，沒有任何理性之人會認為，留聲機唱片與現場音樂演出乃實質相同；也不會有相費者認為，現場音樂演出乃屬於留聲機唱片的一般產品演化的範圍內[18]。

因此，上訴法院認為，蘋果公司就現場音樂演出，無法援引Apple Corps 於1968年使用於留聲機唱片上的APPLE商標的優先權。因此，Bertini先生對蘋果公司所申請註冊的APPLE MUSIC商標提出之異議，應有理由[19]。

本案判決結果，法院只是認為應撤銷蘋果公司的APPLE MUSIC商標指定於「現場音樂演出」部分，但並未否定APPLE MUSIC就「發行錄音」上擁有優先權。因此，此判決結果上不致於影響蘋果公司繼續使用APPLE MUSIC於音樂訂閱服務上。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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