在北美智權報326期《沒有人可以獨占條紋圖案的設計：紐約地院2023年Adidas v. Thom Browne案判決 》一文中，陪審團認為雖然同為條紋設計，但Adidas與Thom Browne的產品實際上不會造成混淆，因為兩者的售價及目標客群完全不一樣，因此一致認定Thom Browne沒有侵權，否決了Adidas的損害賠償請求。然而，在2023年的Hermès v. Rothschild案中，陪審團卻認為虛擬的數位Birkin柏金包不是藝術，而是會與實體Birkin柏金包造成品牌混淆的商品，裁定 Rothschild要向Hermès支付110,000美元損害賠償，因其透過銷售 MetaBirkins NFT侵犯了Hermès商標權。

2023年2月8日，奢侈時尚品牌Hermès (愛馬仕) 贏得了針對非同質化代幣 (NFT) MetaBirkins 創造者Mason Rothschild的商標訴訟，此判例是第一個根據國家智財法（IP Law）試探NFT藝術表達底線的法律案件。

一個由9名成員組成的陪審團裁定被告Rothschild向原告Hermès 支付110,000美元及23,000美元，分別作為侵犯該奢侈品牌商標以及域名搶註的損害賠償費用。Hermès成功主張Rothschild侵犯了其 Birkin柏金包的商標，該系列手提包的市場價格高達 500,000美元。Rothschild於2021年推出了 MetaBirkins NFT系列商品，其中包含一系列100張蓬鬆人造皮草造型柏金包的數位圖像，該系列 NFT以約價值790,000美元的以太幣成交。

案件背景

Hermès於1984年開始銷售Birkin柏金包，現在在市場上被認為是該品牌的主打產品，也是尊貴身份的象徵，每個Birkin柏金包市場價格可以高達數萬美元。憑藉類似公事包的外型和標誌性的鎖扣，Birkin柏金包成為有史以來最著名的手提包設計之一。Hermès分別於2004年及2009年註冊了Birkin柏金包的文字及立體商標（如圖1及圖2所示）。　

圖片來源：USPTO Hermes Trademark Search Report

圖2. Hermès於USPTO申請的Birkin柏金包立體商標

圖片來源：USPTO Hermes Trademark Search Report

創作藝術家Mason Rothschild於 2021年開始在他的網站[1]上銷售 MetaBirkin 的NFT；此外，他一個宣傳NFT的 Instagram 帳戶也擁有超過 18,000 名粉絲。Rothschild除了以每張約 450 美元的價格出售了100個NFT外，也獲得了二次銷售（secondary sale）的 7.5% — 估計共賺取了約 125,000 美元。其實在MetaBirkin之前，Mason Rothschild已推出過另一款NFT Baby Birkin；這是一款被《Forbes》 和《Vogue》雜誌報導的 NFT[2]，在拍賣會上以 5.5以太幣的價格售出[3]。

圖3. Mason.Rothschild的Baby Birkin NFT

圖片來源：Baby Birkin by Mason.Rothschild，Basic Space

Hermès於2022年1月14日對Rothschild提起訴訟，主要是因為Hermès觀察到一些媒體錯誤的將MetaBirkins認定為Hermès官方認可的項目，很多人購買MetaBirkins NFT的唯一原因是因為 Birkin 的名字，錯誤暗示與Hermès存在聯繫。Hermès指出，儘管該公司目前尚沒有發行或銷售NFT，但這一直是在Hermès的計劃中，而 MetaBirkins的出現損害了其進入NFT領域的能力。Hermès的法律代表向陪審團指出， 如果Hermès想把其Birkin柏金包帶進NFT領域，人們總會想到MetaBirkins。

圖4. Mason.Rothschild的MetaBirkin NFT 系列 (部分)

照片來源https://metabirkins.com/

羅傑斯測試法與拍立得因素

另一方，在整個案件中， Rothschild的代表律師辯解說其 NFT 是受第一修正案保護的藝術品，與Andy Warhol著名的金寶湯罐頭 (Campbell) 絲網印刷產品是一樣的。Rothschild還辯解，在他的NFT系列名稱中包含了「Meta」，這讓他的藝術作品和時尚品牌之間有足夠的區隔性，並增加了其NFT作品的藝術價值。但Hermès完全不同意，認為這是對Hermès商標的明顯侵權。

在庭審中，Hermès引述了新聞報導，報導謊稱MetaBirkins與Hermès有關聯或獲得Hermès認可，這佐證了NFT 藝術作品與實體商品會引起混淆的說法。此外，Hermès也邀請了一名專家證人進行一項調查，該調查發現潛在NFT買家對MetaBirkins與Hermès的淨混淆率高達18.7%。

在陪審團作出裁決之前，法官 Jed S. Rakoff向陪審團點出了案件中的關鍵議題：包括羅傑斯測試法　(the Rogers test)及拍立得因素(Polaroid factors)。

Rothschild主要提出的論點是MetaBirkins適用於羅傑斯測試，該測試起源於 1989 年的Rogers v. Grimaldi案[4]，羅傑斯測試多年來已被許多法院引用，採用其理據來保護商標在創造性表達作品中的使用。這項法律測試表明，如果藝術家是在進行藝術表達，而不是僅僅銷售商品，並且不會誤導消費者，他們將免受商標侵權之責。

Rakoff法官在書面意見中確定了羅傑斯測試在此案中的適用性，因為NFT數位圖像描繪的Birkin柏金 包上面覆蓋著動畫、彩色毛皮，表明了它們源自一種藝術表達形式。其中有些手提包的設計很複雜，像是包含了蒙娜麗莎和藝術家鮑勃羅斯的畫作。然而，這並不代表Rothschild就可以免責權，因為需要證明這不會造成消費者混淆。

雖然Rothschild在媒體採訪中稱MetaBirkin此一作品是一件「評論 Birkin柏金包對現代社會影響的工具」，但 Hermès卻指出，從Rothschild個人短訊息中可以證明這位藝術家正利用 Birkin品牌來獲利，因為他在個人短訊中表示「我們正坐擁一座金礦（We are sitting on a goldmine.）。」Rakoff法官在意見中直接表明「一個通情達理的陪審員可以得出結論， Rothschild德聲稱他將 MetaBirkins 視為藝術創作是捏造的說詞。」（A reasonable juror could conclude that Rothschild's claims that he viewed MetaBirkins as a largely artistic endeavor is a fabrication）最終， Rothschild無法說服陪審團他的NFT是不會造成混淆的藝術創作。

此外，因為Rothschild將域名「metabirkins.com」作為提供NFT商品的網站，故Hermès同時主張域名搶註請求權獲勝，Rothschild被判賠23,000美元。[5]

備註：

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