327期
2023 年 02 月 22 日
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GOD BLESS THE USA不得註冊為商標:
TTAB 2020年In re Lee Greenwood案
王思原/世新大學智慧財產暨傳播科技法律研究所副教授

GOD BLESS THE USA 是美國知名創作型鄉村歌手Lee Greenwood的代表作。Greenwood向美國專利商標局(USPTO)申請GOD BLESS THE USA商標註冊,遭到核駁。Greenwood隨後請求變更申請圖樣為THE LEE GREENWOOD COLLECTION GOD BLESS THE USA,亦不為USPTO所接受。Greenwood於是向商標審理及上訴委員會(TTAB)提起上訴,尋求翻案……

本案背景

GOD BLESS THE USA 是知名創作型鄉村歌手Lee Greenwood的代表作。這首愛國歌曲於1984年發行,除高居該年度告示牌熱門鄉村歌曲排行榜第7名外,並獲得共和黨青睞,於其全國代表大會上播放。1990年起,美國經歷了波灣戰爭、911事件及2003年入侵伊拉克等重大事件。在這段期間裡,GOD BLESS THE USA發揮了鼓舞民心士氣的效果,因而廣受歡迎。2001年重新發行時,更登上告示牌百大熱門排行榜第16名 [1]

Lee Greenwood於2016年9月12日,以 15 U.S.C. § 1051(a)之實際於商業上使用為基礎,向USPTO申請註冊標準字體之GOD BLESS THE USA於商標主要註冊簿,用於國際分類第20類之「抱枕、木製裝飾品」及第27類之「非織品壁掛」[2]

圖一、GOD BLESS THE USA商標圖樣

圖片來源:USPTO, Application Serial No. 87168719

商標審查官以GOD BLESS THE USA不具商標功能為理由予以核駁。申請人不服,向TTAB提起上訴。就在審查官向TTAB提交書面資料的隔天,申請人提案將申請圖樣修改為 THE LEE GREENWOOD COLLECTION GOD BLESS THE USA,並請求TTAB將案件發回。儘管TTAB認為,修改申請圖樣之請求,應於審查期間提出為宜,但仍決定中止上訴程序,並將申請案發回續行審查。經審查後,審查官以申請人提出之修改將造成原申請圖樣之「實質變更」(material alteration)為由,予以拒絕。因此,本件上訴之爭點有二:(1)原申請之GOD BLESS THE USA是否具商標功能?(2)在原申請圖樣前加上THE LEE GREENWOOD COLLECTION 4個字,是否構成原申請圖樣之實質變更[3]

GOD BLESS THE USA不具商標功能

商標的基本功能在於表彰及區別商品或服務之來源,因此,不具此項功能的標識自不得註冊為商標。TTAB指出,判斷系爭標識是否具商標功能的關鍵在於相關公眾的認知。若相關證據顯示,在一般消費者的認知中,系爭標識所傳達者只是其通常意義,而非表彰及區別商品或服務來源之特別意義,系爭標識即不具商標功能。就日常慣用語而言,如無證據可為相反之認定,應認為消費者所認知者僅為其通常意義,而非表彰來源之特別意義。在公眾認知中,表述社會、政治、宗教或類似情感或理念的用語,傳達的通常是對於該用語所蘊含的理念的支持或認同,而非單一之商品或服務來源。在商標申請案中,要判斷消費者如何認知系爭用語,除就申請人所提供的使用樣本加以審查外,更要審酌其他足以呈現其通常使用狀況之證據。審查官提出之證據顯示,GOD BLESS THE USA是一則常用的愛國標語,為GOD BLESS AMERICA之同義詞。從30多個第三人網站收集而來的證據顯示,許多商品上都印有此愛國標語。既已為第三人廣泛使用於多種商品,社會大眾自不太可能認為其所表彰者為單一商業來源[4]

圖二、出現GOD BLESS THE USA之第三人商品

圖片來源:In re Lee Greenwood, 2020 USPQ2d 11439, at *6 (TTAB 2020).

圖三、出現GOD BLESS THE USA之第三人商品

圖片來源: In re Lee Greenwood, 2020 USPQ2d 11439, at *7 (TTAB 2020).

申請人主張,在一般人的認知中,GOD BLESS THE USA所代表的就是Lee Greenwood所創作的經典愛國歌曲;證據則包括維基百科的記載、告示牌數位銷售的下載次數、以及Google搜尋結果等。TTAB則認為,由於申請使用的商品屬於日常用品,並無商業管道及消費客群之限制。因此,此所謂相關消費者應指一般公眾。一般公眾未必皆熟悉鄉村音樂。此外,由於GOD BLESS THE USA已被廣泛用於多種日常商品,消費者在面對這些商品時,未必會將之連結到申請人或其歌曲[5]

綜言之,TTAB認為,證據顯示GOD BLESS THE USA欠缺來源表彰之意義,不具商標功能[6]

增加THE LEE GREENWOOD COLLECTION構成原申請圖樣之實質變更

根據37 C.F.R. § 2.72(a)(2)之規定 ,以商業上使用為基礎之申請案,申請人得修改原申請之商標圖樣,但不得構成原申請圖樣之實質變更。至於是否構成實質變更,應由USPTO比較修改前後圖樣後加以判斷[7]

申請人主張,USPTO拒絕其修改並無理由。申請人所依據者為商標審查程序手冊(TMEP)§ 807.14(b)。依本規定,若修改所增加的元素為申請人先前註冊於同一商品或服務之商標,得允許之。THE LEE GREENWOOD COLLECTION是申請人先前已註冊且用於與本申請案相同商品之商標。因此,USPTO不得拒絕申請人所提出之修改[8]

圖四、THE LEE GREENWOOD COLLECTION GOD BLESS USA樣本

圖片來源:In re Lee Greenwood, 2020 USPQ2d 11439, at *11 (TTAB 2020)

TTAB認為,實質變更與否判斷之依據,是修改後與原申請圖樣間比較之結果。關鍵的問題在於,是否新、舊圖樣所營造出的商業印象,本質上是否為同一。此為事實問題,應從一般消費者的觀點加以評價。亦即,標識所傳達之商業印象為何,須透過消費者之眼加以觀察[9]

TTAB贊同審查官的見解,認為THE LEE GREENWOOD COLLECTION的加入,確已構成實質變更。實質變更的爭議往往發生於申請人想要在原申請商標增加新的元素。TTAB引用先前的Pierce Foods案為例,申請人想把其主商標(house mark)PIERCE,加入原申請圖樣。但即使只增加了一個字,仍可構成實質變更。TTAB認為,在本案中,申請人主商標「THE LEE GREENWOOD COLLECTION」的加入,使得視覺及聽覺上產生重大差異。首先,增加的4個字出於前半部,這部分是正是最有可能使購買者印象鮮明,記憶深刻的部分。其次,新增的7個音節會創造顯然不同的發音。更重要的是,THE LEE GREENWOOD COLLECTION與GOD BLESS THE USA的連結,徹底改變了原申請圖樣的意義及商業印象;將通常祈福用語轉變為該歌手的成名曲。此舉固然符合申請人想要達成的效果,但並無法營造本質上為同一標識之印象。系爭修改產生的是一個新的標識,與原申請之標識相去甚遠[10]

基於上述理由,TTAB認為,申請人提出之修改構成原申請圖樣之實質變更,依37 C.F.R. § 2.72(a)(2)之規定,應予駁回。

 

備註:

 

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

 
作者: 王思原
現任: 世新大學智慧財產暨傳播科技法律研究所副教授
經歷: 開南大學法律學系助理教授
世新大學智慧財產暨傳播科技法律研究所助理教授
學歷: 台灣大學法律系
英國格拉斯哥大學法學碩士
英國新堡大學法學博士
專長: 智慧財產權法、著作權法、商標法、地理標示法

 

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