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Shenzhen Stone Network Information公司（簡稱SSN公司）是一家中國網路公司，主要業務是透過各種網路媒體通路提供金融經濟資訊給中國客戶，尤其是外匯市場資訊。張先生是SSN公司的CEO，且代表SSN公司註冊管理PRU.COM網域名稱[1]。

2017年10月13日，張花了10萬美元透過網域名稱交易公司Sedo.com ，購買了「PRU.COM」這個網域名稱，該網域名稱之前是由一家不知名的德州公司擁有。位於亞利桑那州的GoDaddy公司是「PRU.COM」這個網址的受理註冊商（registrar），而維吉尼亞州的VeriSign公司則是域名註冊管理機構（registry）。張向GoDaddy註冊該網域名稱時，簽署了「GoDaddy 網域名稱註冊協議」，包括約定將來若發生爭議，需至亞利桑那州進行爭端解決[2]。

保德信是美國的保險、金融服務公司，在全球營運。 2002年11月，保德信在美國註冊了「PRU」和其他「PRU」相關的商標。但是在中國，保德信並沒有註冊「PRU」商標，因為英國的保誠人壽（Prudential plc）在中國使用「PRUDENTIAL」商標。根據美國的保德信與英國保誠人壽的協議，保德信不會在中國使用PRU或PRU相關的商標[3]。

2020年3月，保德信試圖取得PRU.COM這個網域名稱，但得知已經被人取得。記錄顯示，2020年3月18日前後，GoDaddy的網址經紀人通知SSN公司有匿名公司想要買下這個網域名稱。SSN公司回信給經紀人拒絕該出價，表示之前曾收到這個網址的六位數出價，並希望瞭解買家的業務與地點。但後來訴訟時，SSN卻表示，除了保德信的出價之外，並沒有收過其他人的出價[4]。

2020年3月25日，保德信向世界智慧財產權組織（WIPO），根據其統一網域名稱爭端解決政策（Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy）提出爭端處理要求[5]。當時針對的對象是受理註冊商GoDaddy公司。透過該程序，保德信得知是張先生註冊了PRU.COM這個網址。2020年3月30日，WIPO鎖住了PRU.COM這個網址，在爭議解決期間不能編輯更新該網站內容。4月9日，保德信提出了5萬美元的新出價，但張拒絕該價格[6]。

SSN公司解釋，其打算發展PRU.COM 這個網域名稱變成一個包含外匯交易或財經新聞的網站或產品。但是，SSN公司從未上傳任何可閱讀的內容或素材到PRU.COM網站。且自從SSN取得該網域名稱後，任何上到這個網址的人，都會被導向GoDaddy的停放頁面，其上包括顯示Prudential標誌和其他美國保險公司標誌的超鏈結；以及一句話「你想購買這個域名嗎？」[7]

2020年4月22日，保德信在維吉尼亞州東區法院對張先生和該網址（對物之訴）提起訴訟，並撤回在WIPO的爭端解決程序。其主張張違反了聯邦商標法第1125條(d)的《反域名搶註消費者保護法》（Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act）[8]。保德信並請求法院將該網址移轉給保德信。地區法院判決原告勝訴，SSN公司提起上訴[9]。

聯邦商標法第1125條(d)規定了網域搶註的特殊規定。首先，在法院管轄權方面，其規定可對搶註者有屬人管轄權的法院起訴；若不確定法院對搶註冊者有屬人管轄權，則可對網域名稱提出對物之訴（in rem action），並可至受理註冊商或域名註冊管理機構所在地法院提起訴訟（15 U.S.C. §1125(d)(2)(A)）。

本案中，張是代替SSN公司註冊管理該網域名稱，故應該以SSN公司的屬人管轄權來決定法院[10]。而且，「GoDaddy網域名稱註冊協議」的管轄權約定，只是約定若涉及網域名稱爭端解決，但並沒有涉及違反聯邦商標法的管轄權[11]。由於SSN公司是中國公司，美國沒有一個法院對其有屬人管轄權，因此，保德信對該網域名稱註冊管理機構VeriSign公司所在的維吉尼亞州提出對物訴訟，是適當的作法[12]。

根據第1125條(d)(1)(A)，所謂的網域搶註者（cybersquatter），乃指一人註冊（registers）了一相同或混淆近似於一具識別性之商標或著名商標，具有從該網域中「獲利之惡意」（bad faith intent to profit），對商標權人負侵權之責[13]。但是，該法並沒有名確定義何謂「註冊」。

SSN公司主張，若網域名稱「初始註冊」（initial registration）時是出於善意，就沒有該條的責任。其主張，該網域名稱最早是由一家不知名德州公司註冊，當時保德信還沒有註冊「PRU」商標，而SSN公司是在2017年才買下該網域名稱，故不會違反第1125條(d)之網域搶註[14]。

關於「註冊」的爭議，之前第三、第九、第十一巡迴法院，曾經採取不同解釋。第三巡迴法院認為，「註冊」並不限於初始註冊，也包括後來的「再註冊」[15]。第十一巡迴法院也認為，「註冊」不限於於初始註冊[16]。但第九巡迴法院卻認為，註冊應限於「初始註冊」[17]。

對於此爭議，第四巡迴法院認為，對「註冊」一詞，應猜取一般通常之解釋。而一般通常解釋，註冊就包含「再註冊」[18]。第四巡迴法院也認為，要採取此種解釋，才真正能夠達到打擊域名搶註行為，而符合該條修法之目的[19]。

進而，法院要討論是否符合網域搶註的其他要件。
第一，在相同或混淆近似要件上， PRU.COM這個網址確實與保德信的PRU註冊商標相同而會產生混淆[20]。

第二，被告是否具有惡意？第1125條(d)(1)(B)(i)本身就規定了9個惡意的判斷因素[21]。

第四巡迴法院認為，本案中的SSN公司，在這九個因素下，都顯示購買和註冊該域名，是出於獲利之惡意[22]。

第1因素：SSN公司對PRU.COM域名沒有商標或其他智慧財產權。
第2因素：SSN公司的名稱並不是PRU。
第3因素：SSN公司之前並沒有善意使用PRU.COM網址在商業上提供商品或服務。
第4因素：SSN公司之前並沒有以非商業性目的或合理使用目的使用PRU.COM 網址。
第5因素：SSN公司註冊PRU.COM域名的目的在於將消費者從保德信轉移到該網站
第6因素：SSN公司提議銷售PRU.COM域名
第7因素： SSN公司在註冊管理PRU.COM域名時使用不實或誤導聯絡資訊。
第8因素：SSN公司還註冊了超過100個網域名稱。
第9因素：保德信的PRU和PRU相關商標具有識別性且著名。

基於上述因素，第四巡迴法院同意地區法院認定，SSN公司乃出於獲利之惡意，取得PRU.COM域名[23]。

不過，第1125條(d)(1)(B)(ii)規定，如果「法院認定該域名註冊人相信或有理由相信其域名使用屬於合理使用或其他理由而合法。」則可免於被認定為域名搶註[24]。SSN公司提出抗辯，認為自己有打算開發這個網址。

但第四法院認為，SSN公司應該無法有理由相信自己為合法使用。因為SSN公司乃專門提供外匯交易資訊，不可能不知道全球超過20個國家提供金融服務的保德信的PRU商標[25]。

台灣商標法第70條第2款雖將域名搶註也規定為商標侵權，但並沒有規定救濟方式。要將域名移轉回商標權人，必須另外使用財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）的爭端解決程序。但美國的商標法直接賦予法院權力，法院可命令將該域名移轉回給商標權人。

Prudential Insurance Company of America v. Shenzhen Stone Network Information Ltd., 2023 WL 367217, at *1 (4th Cir., January 24, 2023).
Id. at *1.
Id. at *2.
Id. at *2.
Id. at *2.
Id. at *2.
Id. at *2.
Id. at *3.
Id. at *3.
Id. at *4.
Id. at *5.
Id. at *5.
15 U.S.C. § 1125(d)(1)(A).
Id. at *6.
Schmidheiny v. Weber, 319 F.3d 581, 582 (3d Cir. 2003).
Jysk Bed’N Linen v. Dutta-Roy, 810 F.3d 767, 777 (11th Cir. 2015).
GoPets Ltd. v. Hise, 657 F.3d 1024, 1026 (9th Cir. 2011).
Prudential Insurance Company of America, 2023 WL 367217, at *7.
Id. at *8.
Id. at *9.
15 U.S.C. § 1125 (d)(1)(B)(i).
Prudential Insurance Company of America, 2023 WL 367217, at *10-16.
Id. at *16.
15 U.S.C. § 1125 (d)(1)(B)(ii).
Prudential Insurance Company of America, 2023 WL 367217, at *17.