「於商業上使用」（use in commerce）是美國商標法上的重要概念。在商標侵權訴訟中，不論請求的基礎是美國商標法第1114條的註冊商標，或是1125條的未註冊商標，原告都必須舉證被告之行為構成侵權使用；亦即，被告未得原告同意，於商業上使用其商標。就商標權之取得，美國法奉行先使用原則，商標權歸屬於首先將商標實際於商業上使用於特定商品之人。在申請商標註冊時，申請人若實際於商業上使用該商標為申請基礎，需提交於商業上使用之證據。若申請人未實際使用該商標，而以意圖使用為申請基礎，則需宣示具有於商業上使用的真實意圖（bona fide intention）。

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美國商標法第1127條將「於商業中使用」一詞定義為，「對於商標在通常交易過程中的真實使用，而不只是為了保留商標的權利」。就商品而言，必須符合兩項條件：(1)商標以任何形式置於商品、商品容器、或相關陳列品上，或黏貼於商品吊牌或標籤。若因商品性質致前述佈置方式無法實行，則得置於與商品或其販賣相關的文書上；(2)該商品在商業中販賣或運送。

前述定義的適用範圍，向來為美國商標法上的爭議問題。此定義適用於商標註冊程序所要求的使用，固無疑義。但是否適用於侵權判斷所要求的使用？美國聯邦巡迴區上訴法院（CAFC）於2019年VersaTop Support Systems, LLC, v. Georgia Expo, Inc.案[1]，對此問題作出回應。

本案背景

VersaTop Support Systems公司生產及銷售用來區隔空間的模組化元件，其產品可以用來組裝商展攤位、帷幕隔屏或臨時護欄等。VersaTop的結構元件聯結裝置獲得第9,211,027號發明專利。VersaTop自2011年起即以PIPE & DRAPE 2.0™ 及 2.0™商標銷售其產品。Georgia Expo是VersaTop中的競爭對手。Georgia Expo於2015年9月發送的傳單及手冊中使用了VersaTop的產品照片及名稱（如圖一），並表示正在開發自家的「Pipe & Drape 2.0」產品。

圖一、Georgia Expo的傳單及手冊

圖片來源：VersaTop Support Systems, LLC, v. Georgia Expo, Inc., 921 F.3d 1364, 1366 (Fed. Cir. 2019).

VersaTop於2015年10月28日向奧勒岡地區法院提起商標及著作權侵權訴訟，並於12月21日追加起訴專利侵權。Georgia Expo則否認所有侵權指控。經證據開示程序後，兩造當事人皆提出即決判決之聲請。

地區法院作成有利被告Georgia Expo的判決

奧勒岡地區法院於2017年4月13日作成有利被告Georgia Expo之判決，並駁回原告VersaTop請求。地區法院認定VersaTop為PIPE & DRAPE 2.0及 2.0的商標權人。Georgia Expo對於其2015年的手冊上使用VersaTop產品照片及商標的事實並未加以爭執。但地區法院最終卻認定Georgia Expo並未侵害VersaTop的商標權。其所持之理由為，Georgia Expo並未於商業銷售或運輸時將VersaTop的商標黏貼於自家的商品上。因此，不符合第1127條對於商業上使用之定義，不構成商標侵權使用，從而法院無須進一步審酌其使用是否有致相關消費者混淆之虞。

CAFC廢棄有利Georgia Expo的判決並作成有利VersaTop的判決

VersaTop不服地區法院判決，先向第9巡迴上訴法院提出上訴通知，隨後再依28 U.S.C. § 1631之規定，請求將上訴案移轉至CAFC。依28 U.S.C. §§ 1292(c)(1)及1295(a)(1)之規定，本案涉及地區法院對於專利法民事案件的最終判決，因此CAFC具有專屬管轄權。另外，由於本件所要審理的是商標而非專利爭議，CAFC須適用奧勒岡地區法院所屬巡迴區，也就是第9巡迴區的法律。

在本件上訴案中，Georgia Expo承認於2015年9月散發的傳單中表示其「Pipe & Drape 2.0」正在開發中，預計於2016年第1季問世，並於其手冊中使用VersaTop的產品照片及名稱。另外，Georgia Exop對於商標權歸屬問題不加爭執。Georgia Expo提出的唯一抗辯是並未於商業上使用VersaTop的商標，原審的法律見解正確無誤。

CAFC於2019年4月19日作出判決。在判決中，CAFC認為地區法院對於侵權使用的法律見解錯誤，因此廢棄其對Georgia Expo的有利判決。另外，由於CAFC認定Georgia Expo對於VersaTop商標之使用確有造成相關消費者混淆誤認之虞，應成立商標侵權，因此作出有利於VersaTop的判決。

第1127條之定義不適用於侵權使用

CAFC認為，商標侵權之使用為「任何類型之使用」（use of any type）。第1127條於商業上使用之定義，僅適用於商標註冊，於本案無適用餘地，地區法院之見解實屬錯誤。CAFC提出以下三點主要理由：

首先，CAFC指出，商標法於1988年修正時，於既有的實際於商業上使用註冊基礎外，增加了以意圖使用註冊基礎，並修改了於商業上使用一詞的定義。立法記錄明確顯示，修正定義的目的在於消除實務上為保留商標權所採用的象徵性使用（token use），其適用範圍僅及於商標註冊事項。立法記錄同時說明，商標侵權之使用為「任何類型之使用」（use of any type），不受此定義拘束。

其次，CAFC認為地區法院的見解違背第9巡迴上訴法院的判決先例。在解釋「於商業上使用」一詞的意義時，第9巡迴上訴法院向來區分「侵權使用」與「註冊使用」，第1127條的定義僅適用於後者。例如，在2011年的Network Automation Inc. v. Advanced Systems Concepts, Inc. 案中，法院認為，以他人商標為搜索引擎關鍵字，觸發自己產品廣告之行為，符合侵權案件對於商業上使用的要求。

最後，CAFC引述商標法權威J. Thomas McCarthy的見解。McCarthy指出，第1127條的定義是用來界定聯邦商標註冊要求的使用類型，不得以之作為限縮商標侵權使用類型的依據。

有致混淆誤認之虞

在認定構成侵權使用之後，CAFC進一步對是否有混淆誤認之虞進行判斷。CAFC認為，由於兩造當事人的商標相同，產品具有競爭關係，再加上行銷管道重疊，足以認定Georgia Expo之使用有致相關消費者混淆誤認之虞。

美國商標法第1127條於商業上使用之定義的適用範圍，向來是美國商標法上的爭議問題。多數意見認為，此定義只適用於商標註冊所要求的使用，不適用於商標侵權使用。商標侵權使用應涵蓋任何類型之使用。有些學者特別將商標侵權所要求的使用稱為「可訴訟的使用」（actionable use），以凸顯兩種使用的區別[2]。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 王思原 現任： 世新大學智慧財產暨傳播科技法律研究所副教授 經歷： 開南大學法律學系助理教授 世新大學智慧財產暨傳播科技法律研究所助理教授 學歷： 台灣大學法律系 英國格拉斯哥大學法學碩士 英國新堡大學法學博士 專長： 智慧財產權法、著作權法、商標法、地理標示法

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