美國的P&P公司於2016年底推出一款大型庭院式四子棋產品，在Amazon上成為最暢銷玩具。不久後，另一家公司推出大小、配色都一樣的產品。P&P公司主張自家的產品大小配色之產品外觀，屬於受保護的未註冊商標，而控告對方侵害商標權。雙方在法院爭執，此種大小配色之產品外觀，是否取得次要意義（後天識別性），而可主張商標保護。

圖片來源 : shutterstock、達志影像

庭院大型屏風式四子棋產品

P and P Imports公司（以下簡稱P&P公司），以GoSports這個品牌銷售戶外玩具產品。其在2016年12月起推出「大型四子棋」（Giant 4 in a Row Game）這款玩具品，該產品將一般桌遊的屏風式四子棋版本，改為較大型的庭院遊戲產品。P&P公司透過Amazon和eBay銷售這款產品，並在Amazon上成為戶外遊戲產品的銷售冠軍[1]。

2017年間，Johnson Enterprises公司（以下簡稱Johnson公司）想拓展其戶外遊戲產品項目。其先做市場調查，發現P&P公司是Amazon上這類商品的最熱銷產品，故將P&P公司樣品，寄給中國製造商，請其生產類似產品，並於2017年10月開始銷售與P&P公司產品幾乎一樣的產品。Johnson公司的產品與P&P公司的產品，在顏色、風格、大小，幾乎都一樣，只有產品上方印的品牌不同。請見下圖一。

圖一、P&P公司與Johnson Enterprises公司的大型四子棋產品

圖片來源：P and P Imports LLC v. Johnson Enterprises, LLC,46 F.4th 953, 957(4th Cir. 2022).

P&P公司主張大小配色受到產品外觀保護並控告侵權

2019年3月，P&P公司控告Johnson公司侵害其「產品外觀」（trade dress），亦即未註冊商標，而違反聯邦商標法第1125條(a)，另外也違反加州不公平競爭法。

P&P公司主張，其產品外觀的內涵主要為「純白色遊戲板，帶有圓形切口，和扁平的圓形紅色和藍色圓幣。」[2] P&P公司主張，此款特別的產品外觀，已經廣為消費者認識與辨別，而取得「次要意義」，亦即具有後天識別性。其主張，Johnson公司乃意圖欺騙公眾關於其遊戲產品之來源，想從P&P公司的四子棋產品的商譽中獲利[3]。

地區法院認為不具次要意義

地區法院一審時，Johnson公司請求即決判決，駁回P&P的主張。

關於未註冊的產品外觀之侵權，原告必須證明：(1)該產品外觀不具功能性；(2)該產品外觀取得次要意義（後天識別性）；(3)原告和被告產品有混淆誤認之虞[4]。

地區法院關心的重點，主要是該產品外觀是否取得次要意義（後天識別性）。地區法院認為，P&P沒有提出取得「次要意義」的證據，因為在其所提證據中無法證明，消費者會將該產品外觀，特別連結到P&P公司（地區法院引用了第九巡迴法院2011年判的Fleischer案[5]的見解），故駁回P&P之請求[6]。

P&P公司不服，上訴到第九巡迴上訴法院。第九巡迴法院於2022年8月24日做出判決，推翻一審判決。

次要意義不需要連結到具體的公司名稱

第九巡迴法院首先指出，一個產品的設計，包括獨特的名稱、品牌、包裝、標示，都可能發展出「來源辨識之外觀」。只要發展出識別性、具備「來源辨識」能力，該產品就可以獲得產品外觀保護，製造商就可以根據聯邦商標法第1125條(a)的未註冊商標，提起侵權訴訟[7]。

當「在公眾心目中，商業外觀的重要性是識別產品的來源，而不是產品本身」時，就存在「次要意義」。地區法院引述第九巡迴法院Fleischer案，認為消費者必須將P&P產品外觀特別連結到P&P這家公司名稱，而非其他任何一個不知名公司，才具有次要意義[8]。

但第九巡迴法院指出，Fleischer案不能推翻第九巡迴法院長期以來對於次要意義的定義。過去判決認為，次要意義乃指消費者可連結到一個來源，即使是不知名的來源。也就是說，消費者不用知道所連結到之來源的具體名稱，只要知道其來自某一個公司好了[9]。

推定存在次要意義的證據是否充分

在判斷是否取得次要意義時，法院應考慮多個因素，包括：「直接消費者證詞；問卷調查證據；商標的專屬使用情形、方式和使用期限；廣告的數量和方式；銷售額和客戶數量；在市場上所建立地位；以及被告故意複製的證據。」[10]

由於地區法院是採取即決判決（尚未證據開示、未召開陪審團），故所能獲得的這些事實證據有限。本案中，原告至少證明了其中二項證據，包括(1) Johnson公司故意模仿；以及(2)消費者問卷調查。第九巡迴法院認為，在即決判決程序中掌握的事實資訊有限下，能提出這二個證據，就已經夠充分了[11]。

意圖複製

第九巡迴法院認為，若能證明「意圖複製」這項證據，可強烈推定，對方產品已取得次要意義。亦即，若有公司故意複製競爭對手產品，很可能就是想要利用已經存在的次要意義。本案中，Johnson公司在市場調查時先研究了P&P的產品，並訂購一個寄給中國製造商，幾個月後開始銷售幾乎一模一樣的產品。這項證據，強烈地推定，Johnson公司乃故意複製 P&P的遊戲產品[12]。

Johnson公司則主張，這些產品特徵全都是功能性的，同業間彼此模仿，並不當然就可認定對手產品具有次要意義。只有證明被告意圖模仿原告產品，乃是「意圖混淆消費者、讓消費者以為其產品來自於原告」，才能認為對手產品具有次要意義[13]。

第九巡迴法院認為，是否有「意圖混淆消費者」，是在混淆誤認判斷時才要考慮的。至少在第九巡迴法院管轄區，有意圖模仿，就可推定對方產品有次要意義[14]。

就算真的要求「意圖混淆」，從其他證據來看，也可認為被告有意圖混淆。本案中，被告除了複製產品設計，還複製行銷方式。Johnson公司在其產品描述上，複製了許多P&P公司的產品描述，例如「遊戲板是由『優質木材』製成的、代幣由『永不破裂』的『耐用塑料』製成」等。此外，其一樣透過Amazon銷售產品，消費者會在同一銷售管道上看到二個幾乎一樣的產品。因而，除了產品上印的品牌不同外，其餘都太過接近，均可推定被告乃意圖混淆消費者[15]。

消費者問卷調查

P&P公司委託專家所進行的消費者問卷調查顯示，63％的受訪者回答，此款大型四子棋遊戲產品來自於單一來源/公司。該專家認為，此強烈推定，P&P的這種產品外觀已經取得次要意義[16]。

Johnson公司認為此問卷有問題。因為這個問卷是在Johnson產品上市2年半後才做的問卷。因此，此問卷無法反應，Johnson產品於2017年10月推出時，消費者對該產品外觀的認知[17]。

但第九巡迴法院認為，P&P 公司不需要在還沒有訴訟產生前，就提早做消費者問卷。而且，法院過去也都允許，在侵權使用已經發生之後多年才進行的問卷[18]。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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