2010年，一位商標代理人替客戶申請美國聯邦商標時，簽署了一份聲明，聲明目前該標誌並沒有其他爭訟程序進行中。但該商標當時有二個爭訟程序正在進行中，屬於不實陳述。2016年，其他公司請求撤銷這個商標，主張因為其申請時對專利商標局有詐欺行為。2021年，美國商標審理救濟委員會（TTAB）做出Chutter, Inc. v. Great Management Group, LLC案決定，認為輕率疏忽不在意真實隨便簽署文件，也屬於具有欺騙意圖。
在美國申請商標若有詐欺，商標可能被撤銷
根據美國商標 法第1064條(3)規定：「任何認為自己受到或將受到損害的人，在支付規定費用後，可以提出撤銷商標註冊的請求，並說明所依據的理由.....(3)在任何時候...... 其註冊是以欺詐手段獲得（obtained fraudulently）...[1] 」
也就是說，就算符合所有商標申請 要件，但只要申請註冊時，有欺騙隱瞞重要資訊，構成對專利商標局之詐欺（fraud）。但過往案例中，強調所詐欺的資訊，必須重要（material），且需有詐欺之意圖（intent to deceive）。
Chutter, Inc. v. Great Management Group, LLC案案當事人
本案商標權人是Great Management Group公司（簡稱GMG公司），提出二項商標申請。一是申請「DANTANNA'S」，指定使用於「香料和香料粉」；二是申請「DANTANNA'S TAVERN」，指定使用於「餐廳和酒吧服務」。GMG公司申請時，另外主張擁有Great Concepts公司所註冊的「DANTANNA'S」商標（聯邦註冊號2929764號商標），指定使用於「牛排和海鮮餐廳」[2] 。
圖一、商標權人在亞特蘭大開設的DANTANNA'S餐廳 https://atlanta.eater.com/2020/6/23/21300599/sports-bar-restaurant-dantannas-closes-downtown-atlanta-covid19
本案的原告則是Chutter公司，其對GMG公司申請的二個商標申請案都提出異議，其主張自己早就使用「DAN TANA'S」標誌於餐廳服務和馬力拉醬，故主張GMG公司申請的二個商標，與自己的商標會構成混淆誤認（15 U.S.C. §1052(d)）。另外，原告也主張，GMG公司所申請的商標，會錯誤地暗示與原告或原告的前身Dan Tana 有連結或有關係（15 U.S.C. §1052(a)）[3] 。
主張商標權人的代理人有詐欺行為
不僅如此，Chutter公司也請求撤銷第2929764號聯邦商標，認為該商標申請時有對專利商標局「詐欺」（。原告主張，該商標的申請人Great Concepts公司在申請時，曾經在2010年3月，根據美國聯邦商標法第1058條和1065條做過合併宣誓，尤其第1065條的「無爭議宣誓」，宣誓「在美國專利商標局或法院，沒有涉及上述權利的訴訟正進行中或尚未終結」[4] 。
但是，當時有二個爭訟程序正在進行中。一是一個撤銷程序（No. 92045947），二是在喬治亞洲北區地區法院有一個民事訴訟，二案都是爭執Great Concepts公司對「DANTANNA'S」標誌的註冊權和使用權[5] 。
無爭議聲明書屬於重要資訊
當商標註冊 申請人或商標權人故意對與註冊申請或註冊後文件有關的事實做出不實的、重要（material）的陳述時，且意圖（intent）獲得或維持其無權獲得的註冊，就會構成在獲得或維持商標註冊方面的欺詐行為[6] 。
首先，無爭議聲明書是否屬於重要資訊？
USPTO在審查商標時，若仰賴第1065條的不實的「無爭議聲明」，而核准商標，其產生的後果是，根據聯邦商標法第1115條(b)[7] ，會讓申請人取得一新權利，亦即將該註冊作為「申請人有在商業上使用該商標之專屬權利」的決定性證據，而非僅是表面證據。因此，商標審理救濟委員會（TTAB）認為，只要在第1065條的無爭議宣誓或聲明中，含有不實陳述，就是重要的資訊[8] 。
本案商標代理人沒有認真看文件就宣誓簽名
本案中，代理人Taylor先生知道涉及「DANTANNA'S」的標誌和註冊，仍有其他爭訟程序正在進行中。但是，Taylor先生代理Great Concepts公司，簽署並提交了聯邦商標法第8條（1058條）和第15條（1065條）的使用和無爭議合併聲明[9] 。
Taylor先生作證說，他沒有詳細審閱這些申請文件，沒有發現文件中的陳述不正確。而他和Great Concepts公司都沒有向USPTO通知，申請文件中的陳述有錯誤，雖然他們從2015年起就知道申請文件中的陳述有錯誤[10] 。Great Concepts公司也承認，這些陳述是不實的。
原告Chutter公司主張，被告在做這些不實陳述時，對聲明書的內容屬於「蓄意視而不見」（willful blindness），或者，也可能對於聲明書是否為真，採取「輕率疏忽不在意其真實」（reckless disregard）的態度，因為Taylor先生並不知道他簽名的文字是什麼，也沒有探究其正確性[11] 。
「輕率疏忽不在乎真實」也算有欺騙意圖
TTAB最後認為，Taylor先生構成「輕率疏忽不在意真實」。
所謂的「輕率疏忽不在乎」，尤其「不在乎」（disregard）這個字，根據布雷克法律字典的定義，乃「有意識地漠視行為的後果」。TTAB認為，一般來說，聲明人應該知道其簽署的聲明內容，如果沒有對聲明內容適當地探究其正確性，聲明人就是輕率疏忽不在意真實而行為[12] 。
圖二、詐欺的不同程度 https://www.cll.com/newsroom-news-173094 .
本案中，Taylor先生根本不關心他在宣誓下簽署的文件，因此不在乎他為客戶獲得的利益的重要性。由於未能確定和理解他簽署的文件的重要性，沒有盡到認真履行作為代理人的職責，泰勒先生的行為就是輕率疏忽不在乎真實。而且，後來他發現這個問題後，他也沒有採取任何行動來糾正錯誤[13] 。
如果TTAB認定泰勒先生的行為不構成欺詐，那可能會「鼓勵聲明人得出這樣的結論，即這種『不在乎』的行為不會產生任何後果，並且他們不會因未閱讀他們簽署的文件而受到懲罰。」以如此莊嚴的程度做出的聲明，在向美國專利商標局提交和簽署之前，應該先進行徹底確認[14] 。
TTAB指出，在之前的In re Bose 案[15] 中，聯邦巡迴上訴法院認為，欺騙意圖必須是蓄意的（willful）。而各巡迴上訴法院都曾判決認為，「蓄意」包括輕率疏忽行為[16] 。
因此，TTAB認為，「在商標註冊和維護方面，美國專利商標局依賴聲明書的完整性、正確性和真實性……輕率疏忽不在乎真實等同於欺騙意圖，滿足『欺騙意圖』之要求。[17] 」 所以TTAB以欺詐為由，同意取消 DANTANNA'S商標註冊。
結語
在美國，不論申請專利或商標，美國專利商標局非常重視申請時是否有詐欺行為。就算申請案符合專利或商標要件，事後被發現申請時有詐欺行為，仍然會導致商標被撤銷，或是專利無法實施，申請人必須特別注意。
15 U.S. Code § 1064(3).
Chutter, Inc. v. Great Concepts, LLC, 2021 USPQ2d 1001, at 2 (TTAB 2021).
Id. at 2.
Id. at 2.
Id. at 3.
Id. at 12.
15 U.S.C. § 1115(b).
Chutter, Inc. v. Great Management Group, LLC and Chutter, Inc. v. Great Concepts, LLC, 2021 USPQ2d 1001, at 14-15.
Id. at 15-16.
Id. at 17.
Id. at 18-19.
Id. at 19.
Id. at 20.
Id. at 20.
In re Bose Corp., 580 F.3d 1240, 1245 (Fed. Cir. 2009).
Chutter, Inc. v. Great Management Group, LLC and Chutter, Inc. v. Great Concepts, LLC, 2021 USPQ2d 1001, at 23-24.
Id. at 24.
【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】
作者： 楊智傑
現任： 雲林科技大學科技法律所 教授
經歷： 真理大學法律系助理教授
學歷： 台灣大學法律系
專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法
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