樂團團員拆夥後，可能出現各自主張擁有團名商標權，而出現商標爭奪訴訟或互告侵權。2021年，美國第三巡迴法院做出Beasley v. Howard案判決[1]，再次處理類似爭議。該判決涉及一個訴訟法上的問題：先使用人到美國商標審理救濟委員會（TTAB）撤銷對方商標輸了之後，可否再到法院以先使用商標控告對方侵權？

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Ebonys樂團拆夥後，各自主張團名的商標權

1967年，比斯利先生（David Beasley）在紐澤西州的卡姆登成立了一個名為「The Ebonys」的樂團。Ebonys是幫助創建「費城之聲」的眾多樂團之一，費城之聲是一種以費城國際唱片公司為中心的節奏布魯斯音樂風格，融合了靈魂樂、放克和迪斯科元素。Ebonys在1970年代取得了一些商業上的成功，但並非特別有名。經過十年後，Ebonys的人氣逐漸消退，但比斯利聲稱，自成立以來，他們仍然持續不斷地表演[2]。

1990年代和2000年代，有了新的發展。霍華德先生（William Howard）在1990年代中期加入樂團，比斯利在 1997 年為「THE EBONYS」取得紐澤西州服務商標。此後幾年，比斯利和他的樂團成員與霍華德一起演出[3]。

但比斯利和霍華德很快就分道揚鑣，並各自主張擁有Ebonys的團名。2012 年，霍華德在美國專利商標局（USPTO）註冊了「THE EBONYS」聯邦商標（註冊號 4,170,469，簡稱'469號商標）。

表一、「THE EBONYS」之聯邦商標

來源：美國專利商標局

比斯利聲稱，自從霍華德註冊了「THE EBONYS」商標以來，該註冊商標一直干擾，並且繼續干擾他的事業。比斯利聲稱，他無法註冊一個在網址中使用「The Ebonys」的樂團網站、霍華德阻止比斯利預訂音樂會表演場地、霍華德試圖從比斯利的錄音中收取版稅，且霍華德聲稱自己是Ebonys的真正創始人[4]。

比斯利二度請求TTAB撤銷霍華德商標

比斯利在2013年向TTAB提出了一份撤銷 '469號商標之申請，稱霍華德在申請商標時欺騙了專利商標局。該份撤銷請求書講述了 Ebonys於1969 年之成立、他為該樂隊取得的紐澤西州西服務商標、霍華德的加入和離開樂隊，以及 Beasley繼續以 Ebonys之名義經營的說法。TTAB在次年駁回了該請求。TTAB認為，參考比斯利提交的所有證據，比斯利未能證明霍華德欺騙了專利商標局[5]。

比斯利在 2017年向TTAB 提出第二次撤銷請求。他在2017年的請求書中再次聲稱霍華德對專利商標局申請商標時有欺騙行為。此外，他另主張，系爭的'469商標會與可能與比斯利的紐澤西「THE EBONY」商標產生混淆，而要求專利商標局撤銷 '469商標[6]。

TTAB駁回了2017年的撤銷請求。其依據為「請求權排除效」（claim preclusion），相當於臺灣所稱的「一事不再理」。理由是比斯利 2017 年的欺騙主張，與他2013年所提出的事實相同，且比斯利在2013年的撤銷請求中放棄了主張混淆誤認之虞的機會，因為該混淆誤認之虞主張所依據的，與2013年欺騙主張的事實一樣[7]。對TTAB這二次的駁回決定，比斯利都沒提出上訴，因而TTAB的決定確定。

表二、本案兩次商標撤銷請求

來源：美國專利商標局

向法院提起訴訟，地區法院仍認為一事不再理

2019年4月，比斯利決定不請律師，自己向法院對霍華德提起訴訟。比斯利的起訴書再次講述了樂團的歷史以及他與霍華德的激烈分裂。他要求地方法院「撤銷 '469號商標的商標所有權」，對「他無法行銷自己樂隊而造成的損失」判予金錢賠償，並允許他在專利商標局註冊自己的 EBONYS 商標[8]。

由於比斯利未請律師，故地區法院自行解讀，比斯利所提出的主張，應該是根據美國聯邦商標法第 43(a) 條對「未註冊」商標之保護（15. U.S.C. § 1125(a)）。相對於未註冊商標，已註冊商標的保護條文是15 U.S.C. § 1114。

霍華德則提出「請求權排除效」（claim preclusion）和「爭點排除效」（issue preclusion），主張應駁回該訴訟。

地區法院接受霍華德的主張，認為這份起訴書中所提出的事實和法律依據，在2017年撤銷請求中都已經討論過，也是那些比斯利本可以在2013年撤銷請求中提出「先使用」（priority of use）的論點，但他沒有提出。因此，符合了「請求權排除效」的要件，故比斯利不可到法院重新提出同樣的主張。地區法院進一步認為，雖然比斯利在這次的起訴書提出了損害賠償請求，這是他之前沒有在TTAB主張的權利，但同樣適用爭點排除效。至於其他雙方所提出的爭點，法院就不為判斷[9]。

第三巡迴法院認為不適用請求權排除效

比斯利不服，繼續提出上訴，因而案件上訴到第三巡迴法院。第三巡迴法院於2021年9月17日做出判決。

本案的爭點在於，比斯利在TTAB撤銷程序中敗訴，是否產生「請求權排除效」（相當於一事不再理），而不得再向法院提出43(a) 條之侵權主張？

第三巡迴法院認為，並不會產生此種排除效果。其認為，雖然比斯利在TTAB的撤銷請求，和在地方法院提出訴訟的事實基本上相似，但 TTAB 只是處理「註冊商標」的相關問題，其管轄權也只限於對註冊商標的相關爭議。至於根據聯邦商標法第43條(a)對未註冊商標提起侵權訴訟，不在TTAB的管轄範圍，自然不會產生請求權排除效或一事不再理的問題[10]。

TTAB對未註冊商標問題沒有管轄權      

所謂的「請求權排除效」（claim preclusion），又稱為「既判力」（res judicata），乃指，一旦「有管轄權的法院對案情作出最終判決」，即保護被告免受「涉及相同訴因（cause of action）的重複訴訟」的風險[11]。

不過，第三巡迴法院強調，TTAB僅對已註冊商標是否符合註冊要件等問題，擁有管轄權；對於未註冊商標根據第43條(a)的其他請求，並無管轄權[12]。

美國聯邦商標法第43條(a)管的事項很廣，包括在商業上的欺騙使用一標誌，可能對一被告產品之附屬、關聯、來源、贊助、同意產生混淆誤認之虞，也包括欺罔性的廣告使用[13]。此種認定的範圍，比起商標註冊混淆誤認的範圍，還要廣泛的多[14]。因此，TTAB之決定，並不會對後續法院處理第43條(a)之侵權主張，產生請求權排除效。而且，第九巡迴法院、第二巡迴法院，也採取相同見解[15]。

TTAB程序是一個快速審理程序

第三巡迴法院還提出一個理由。其認為，TTAB的撤銷審理程序是一個快速程序，可讓商標權人、申請人都加入的多方程序，但實際上並不完全適用法院的複雜程序[16]。

但是，如果讓TTAB的審理結果，會對申請撤銷人到後續法院的侵權訴訟產生請求權排除效，將導致申請撤銷人會不願意到TTAB使用這種程序，而寧可在法院用更完整的程序。這樣的結果，導致大家不願意用TTAB的較快速的程序，使得TTAB的設立目的落空[17]。

有爭點排除效適用

不過，第三巡迴法院認為，TTAB認定過的爭點（issue），有爭點排除效（issue preclusion）原則的適用。只要當事人確實在TTAB的程序中經過爭訟，且由有效、終局的決定所認定過[18]，該爭點就不可以再重新於法院爭執。

法院認為，本案中，比斯利主張「霍華德向專利商標局申請專利時有欺騙」，這個爭點在TTAB已經經過爭訟並被認定，有爭點排除效。故在法院訴訟時不可再重新討論這個爭點。但除了這個爭點以外，其他的爭點，包括比斯利是否為先使用商標、霍華德的使用是否會對比斯利的先使用商標產生混淆誤認等，這些爭點都還沒有真正爭訟過，就沒有爭點排除效的問題[19]。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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