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美國聯邦商標法（Lanham Act）過去長期採取先使用主義，故要於聯邦註冊，仍必須有先使用之事實。但1988年修正商標，增加了一種情況，在申請時雖然還沒有真實使用，但可陳述申請到後具有「商業上使用之真實意圖」（bona fide intention to use in commerce），而提出申請。此種申請管道規定於第1051條(b)。

申請時由於尚未真正使用，故要提交一份宣誓聲明書，宣誓具有將於商業上使用該商標之「真實意圖」（bona fide intention）。在提出此種申請後，經專利商標局審查，會發出「核准通知」（Notice of Allowance）。在收到核准通知書的6個月內，申請人必須在提交一「使用聲明書」（statement of use），聲明確實已經在商業上使用該商標，才完成整個註冊登記程序。也就是說，要在收到核准通知後6個月內，於「商業上有真實使用」（bona fide use in commerce），並提出聲明，美國專利商標局才會真正核准登記該商標。

2016年4月，Social Tech公司對「MEMOJI」商標，向美國專利商標局提出了「意圖使用商標」（intent-to-use）之申請，指定使用於手機應用程式。經審查後，2018年1月30日，專利商標局寄出了核准通知給Social Tech。2018年3月，Social Tech公司申請將提交實際使用證明與陳述書的時間延長六個月，並獲得准許[1]。

在Social Tech公司於2016年申請商標之後，Lucky Bunny公司（簡稱LB公司）於2017年4月3日，也對MEMOJI商標提出申請，也指定使用於手機應用程式，但該案的審查先暫停，需等待Social Tech公司的審查結果而定。

2018年5月，蘋果公司的一名代表與Social Tech公司聯繫，詢問該公司是否有意願出售MEMOJI這個標誌的權利。Social Tech公司拒絕此要約。因而，蘋果公司轉而與LB公司聯繫，並買下MEMOJI的相關權利，包括申請中的權利。這項交易於2018年5月完成，並向專利商標局登記。

隨後在6月4日，蘋果電腦宣告從LB公司買下了MEMOJI的權利，並在6月25日發行了一個包含Memoji程式的新作業系統的公開測試版[2]。

在2016年提出商標申請之後，Social Tech公司曾經在內部討論一商業計畫，想要對潛在客戶和投資者行銷其Memoji應用程式，但招募投資上並不順利，故在2017年1月，只有在其網站上宣傳其有Memoji 應用程式。

在2018年6月蘋果電腦宣布之前，Social Tech的一名員工願意投資10萬美元，並與程式開發商初步討論合作開發Memoji手機程式，但在蘋果電腦正式宣佈之前，並沒有真的開始撰寫程式碼[3]。

但6月4日蘋果電腦宣布之後，Social Tech公司加快開發步調，並在三個禮拜後的6月28日，在Google的Play Store推出自己的Memoji手機應用程式。二天後，Social Tech公司向專利商標局提出使用聲明，並於9月18日正式獲得註冊登記，商標字號為No. 5,566,242。

2018年9月17日，蘋果電腦推出新版的iOS 12作業系統，將蘋果的Memoji軟體納入所有蘋果電腦的硬體產品中[4]。

2018年9月26日，蘋果電腦向美國專利商標局提出「撤銷程序」（cancellation proceeding），要求撤銷Social Tech公司註冊的MEMOJI商標。

不久後，Social Tech公司則向地區法院對蘋果電腦提起商標侵權訴訟。雙方都申請即決判決。

地區法院做成即決判決，認為沒有理性的陪審團會認為，Social Tech公司有對MEMOJI標誌為商業上的真實使用。因此，地區法院判決，蘋果公司有權撤銷Social Tech公司所註冊的MEMOJI標誌。Social Tech公司不服，向第九巡迴上訴法院提起上訴[5]。

所謂「商業上使用」，根據第1127條之定義，指：「標誌在正常交易過程中的真實使用，而非僅是為了保留對標誌的權利。...[6]」

在過去的案例中，第九巡迴法院認為，要構成聯邦商標法的「商業上使用」，必須符合二要件：(1)真正使用（actual use）要件；(2)展示（display）之要件[7]。

第九巡迴法院指出，商標法第1127條的定義，強調「真實」使用，以及在「正常交易過程」中使用，是為了避免「象徵性使用」（token use）。亦即，不能僅是為了保留商標權而為使用。若僅是採用商標，但並沒有在商業上真實使用，並不足以聯邦商標法的商標權[8]。

其次，單純意圖在商業上使用，並不會獲得商標權。申請人必須證明，其商業上使用，乃足夠公開之方式，讓公眾的適當成員，能夠辨識或區別該被標誌的產品。如果公眾沒有看過該標誌，沒有來源識別功能，則不該受到商標保護，除非其公開使用，能讓消費者對該標誌和商標權人之間產生某種連結[9]。

第九巡迴法院指出，在判斷是否有在商業上真實使用，要考量各種因素，但「沒有銷售活動」（non-sales activities）具有關鍵的影響[10]。

法院認為，在Social Tech公司於2016年提出商標申請之後超過兩年，都沒對Memoji程序撰寫過任何一條程式碼，也沒有任何銷售。在蘋果電腦於2018年6月4日宣布要使用Memoji之前，Social Tech公司對MEMOJI的活動，只有維持一個網站，裡面放了一個宣傳影片、早期商業計畫，一個員工的內部投資10萬美元，以及對外部投資者的不成功的招募活動。法院認為，這些活動都不夠公開，不足以支持其商標權，不論Social Tech公司進行這些活動，是否真的出於「將來打算於商業上使用」之意圖[11]。

而且，沒有證據能證明，有任何外面的消費者，在蘋果電腦於6月4日宣布之前，能夠將 MEMOJI與Social Tech公司產生聯想。雖然上述Social Tech公司的活動，也許可以證明，該公司有想要在商業上使用MEMOJI 標誌，但是，「單純商業上之意圖」，並不足以獲得商標權[12]。

2018年6月4日蘋果公司宣布要推出Memoji程式後，Social Tech公司才急著加速與外面的程式開發商合作，加速開發，並緊急在三個禮拜後就將程式上架，然後才向專利商標局提出「使用聲明」，希望完成註冊登記。

法院認為，由於聯邦商標法所講的商業上使用，必須是「真實」使用，且不能「僅為了維持商標權利」之使用，亦即不能是象徵性的使用[13]。

除了加速開發、發行低品質產品之外，最關鍵點在於證據顯示，Social Tech公司的負責人與程式開發者的email通信內容中，明確指出，是想要趕緊完成註冊登記程序，以便於向蘋果公司進行訴訟，獲得賠償。因此，法院認為，這些行為很明顯是為了維持MEMOJI 標誌之權利，並想以此為基礎控告蘋果公司[14]。

Social Tech公司主張，其Memoji程式推出後有5000次下載，應足以產生事實爭議。但法院認為，重點不在於下載次數，而在於Social Tech公司是否是真的想要為真實商業使用而去開發Memoji程式。所有證據都顯示，Social Tech公司急著開發與推出程式，並非真的想要在商業上使用該程式，而是想要維持其權利進而對蘋果公司提起訴訟[15]。

法院最後總結，雖然Social Tech公司一開始於2016年採用「意圖使用」程序申請商標時，具有商業意圖想要開發Memoji程式；但等到2018年其提出「使用聲明」時，卻只是單純為了維持其商標權，其只是利用象徵性使用，完成商標註冊登記程序。由於這違反了聯邦商標法的第1127條之規定，因而，蘋果電腦確實有權要求撤銷該商標[16]。

Social Technologies LLC v. Apple Inc., 4 F.4th 811, at 814 (9th Cir., 2021).
Id. at 814.
Id. at 815.
Id. at 815.
Id. at 816.
15 U.S.C. § 1127 (“The term “use in commerce” means the bona fide use of a mark in the ordinary course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark....”).
Social Technologies LLC v. Apple Inc., 4 F.4th at 817.
Id. at 817.
Id. at 817-818.
Id. at 818.
Id. at 819.
Id. at 819-820.
Id. at 820.
Id. at 820-821.
Id. at 821.
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