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台灣商標法第63條要求商標權人使用商標；否則「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年」時，智財局可依職權或依申請廢止該商標。美國商標法則從「放棄商標」的角度定義「未使用」。根據15 U.S.C. § 1127，如果商標停止使用且權利人具有不再重起使用之意圖時，該商標視為被放棄。另連續三年不使用則是放棄商標的初步證據（prima facie evidence）

在電子商務的情境下，商標權人透過電腦軟體來提供服務，則商標應指定服務類或物品類，其攸關該商標是否判定為「未使用」。本文在介紹美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit，CAFC）的Lens.com, Inc. v. 1-800 Contacts, Inc.案[1]（稱「Lens.com案」）；在該案中，CAFC維持美國專利暨商標局（United States Patent and Trademark Office，USPTO）的商標審判暨上訴委員會（Trademark Trial and Appeal Board，TTAB）廢止商標註冊的處分，因為系爭商標所指定的「物品」未能讓消費者辨識其來源。

在「商標廢止」程序中，對於商標之放棄，申請人的舉證責任為「優勢證據」（a preponderance of the evidence）。於程序中，TTAB得在當事人聲請下以「中間裁定」（summary judgment）做出相關處分。CAFC在審視該裁定之合法性時所採的基準為自為（de novo）審查，亦即依卷內相關證據直接決定爭議。

相較於民事訴訟程序中，上訴法院於審理中間裁定時會檢視有無涉必須由陪審團來認定的事實，且會以中間裁定聲請人的「對造」為有利的考量，來檢視相關證據是否支持下級法院的裁定。在TTAB程序中，僅視中間裁定聲請人是否證明「關鍵事實的並無爭議」（no genuine issue as to any material fact）即可。

系爭商標「LENS」為原商標權人Wesley–Jessen公司在註冊當時指定於第9類商品，具體商品為用於眼科學、視力測定等領域之隱形眼鏡之電子訂購電腦軟體。

本案商標權人Lens.com公司為隱形眼鏡和相關產品之網路零售商，其設有網站以讓消費者透過網路下訂單來購買產品。Lens.com公司於2002年9月間從Wesley–Jessen公司處受讓而得到「LENS」商標。此受讓緣起於2001年1月間Lens.com公司欲申請「LENS」商標，並指定於零售商店服務，且特別透過全球電腦網絡來販售隱形眼鏡產品。不過，USPTO卻引用Wesley–Jessen公司的「LENS」商標而認為有混淆誤認之虞而核駁Lens.com公司的申請案。

之後，2002年3月間Lens.com公司申請廢止Wesley–Jessen公司的「LENS」商標。但雙方卻和解，並且Wesley–Jessen公司移轉「LENS」商標給Lens.com公司。Lens.com公司因而撤回廢止申請。

根據TTAB的裁定[2]，原商標權人Wesley–Jessen公司在90年代的電子商務模式是將購物軟體磁片（附有「LENS」商標）寄給客戶，以讓客戶使用其服務。但現今由於網際網路，相關購物軟體不再依賴郵寄方式提供，而是消費者從網站上下載軟體到個人電腦中。

2008年9月，1-800 Contacts公司提出商標廢止申請，並主張Lens.com公司已放棄「LENS」商標或以欺騙方式取得系爭商標。TTAB以中間裁定方式認定Lens.com公司的軟體對其網路行銷來說是可有可無的，而該軟體無法視為可交易的物品。因此，2011年1月間，USPTO做出廢止商標的處分。商標權人不服並提出上訴，但CAFC維持TTAB的裁定而認為系爭商標因未使用而被放棄。

針對本案爭議，CAFC首先解釋「使用」（use）的意思。CAFC從15 U.S.C. § 1127對「商業上使用」（use in commerce）的定義來討論「物品」（good）的商標使用。

針對「物品」的商標使用，§ 1127要求該物品本身已為商業上販售或運送（transported）。因而，CAFC認為「商業上使用」不要求商品的銷售，而只要商品已為商業上「運送」，即可構成「商業上使用」。至於「運送」（transport）的文義範圍，CAFC認為並非任何商品的「運送」都是法律上的「運送」。透過運送商品所進行的商標使用，其成立的要件包括「公眾注意」（public awareness）。亦即，公眾必須認明該型態的商標使用。

此外，CAFC指出並非任何「物件」（article）皆可視為「物品」。如果該物件僅是商標權人提供服務的管道（conduit），則其非用來判斷是否有「商標使用」的「物品」。如果該物件並無獨立於商標權人服務外的「價值」，則該物件不可能單獨做為可交易用的「物品」。

CAFC舉三個案例，其皆非屬「已為商業上運送之物品」。第一例是In re Shareholders Data案[3]，該案商標申請人已有「PERSONALYST」商標，並指定於服務類，且關連於財務報告服務。當時，該申請人欲再就「PERSONALYST」商標申請，並指定於「定期的、由電腦製備的報告，且內容關於訂戶的有價證券規劃之價值」。該案法院認為該項指定的商標申請不應核准，因為「報告」並非交易上的物品或消耗品。該案法院指出該申請人所提供之財務報告因為是針對個別訂閱戶所製作，故該報告本身相當背離交易上物品的性質，而僅僅是其服務個別訂閱戶的管道。因此，該案法院判定該報告並不能另外販售因而不具有獨立於服務之外的價值。

第二例是In re Compute-Her-Look, Inc.案[4]，其中系爭「COMPUTE–HER–LOOK」商標申請案指定於電腦印刷物，且其印刷內容為針對特定客人的美容建議；另該申請人已就「COMPUTE–HER–LOOK」商標指定於相關服務。該項指定之商標申請案並未核准，因為印刷物僅是申請人用來傳達服務的結果，其本質上與所提供之服務相糾結，而無法產生獨立的市場價值。

第三例是Ex parte Bank of America National Trust and Savings案[5]，該案之商標申請案是指定於旅行支票或其他表單之使用。因為該案申請人係提供銀行服務，而相關表單亦與其服務有關，故該些表單僅是銀行服務的工具。再者，該案申請人並沒有印刷或販售表單的生意。因此，該項指定之商標申請案被核駁。

另方面，CAFC舉Planetary Motion, Inc. v. Techsplosion, Inc.案[6]為例，該案法院認為透過網際網路發送軟體給終端用戶係可構成「商業上使用」。在該案中，系爭商標為「Coolmail」，而相關軟體產品為「Coolmail Software」。Planetary Motion, Inc.案法院指出該軟體產品發佈時係使用具有「Coolmail」商標之檔案名稱，且未設讀取權限，而證據顯示消費群眾實際上將「Coolmail」連結至該軟體產品。因此，該案法院認為該軟體產品符合商業上運送之狀態。

在本案中，Lens.com公司透過其網站以讓消費者下單購買產品。此為使用網站軟體，並藉由消費者的閱覽而將網頁所附帶的軟體散佈給消費者。此過程是否讓網站軟體成為「已為商業上運送之物品」（goods transported in commerce），其關鍵在於消費者事實上是否將系爭商標關連到「軟體」，而非關連到商標權人所提供之「服務」。亦即，如果Lens.com公司的消費者認知系爭商標代表網頁軟體，則該軟體即屬於「已為商業上運送之物」。

系爭商標與軟體間之「關連」其判斷屬於事實問題，且為個案認定。CAFC特別指出三個判斷因素：

另CAFC強調任一個因素本身不會是關鍵的因素，但單一個因素會影響系爭軟體視為否「物」之認定。

根據這三個因素，CAFC裁定Lens.com公司的軟體並不屬於「物品」。首先，CAFC認為系爭軟體只是提供網路銷售服務的管道。系爭軟體事實上屬於Lens.com公司網路服務的一部分。消費者透過附屬於網站的系爭軟體來操作網路購物。系爭軟體會針對單一客戶的訂購結果而製作網路訂單。雖然系爭軟體增加了Lens.com公司網路服務的價值，但CAFC認為並無證據顯示系爭軟體本身有任何獨立於網路下單服務的價值。

其次，CAFC指出Lens.com公司對「LENS」商標的使用僅用來指稱隱形眼鏡的網購服務。儘管系爭服務是透過系爭軟體執行，但並無證據顯示消費者會認知「LENS」商標與系爭軟體間的關連性。此外，Lens.com公司的網頁內容指出該公司的營業為以網路直接對隱形眼鏡的消費者進行銷售，而銷售的商品是指「隱形眼鏡」而非「軟體」。網頁的內容無法使人聯想「LENS」商標與網頁軟體的關連性。CAFC認為Lens.com公司所提出的消費者證詞亦無法支持關連性。雖然消費者肯定網購服務，但其並未聯想系爭商標與網購軟體的關連性。

因為系爭軟體不是「物品」，Lens.com公司使用系爭軟體來經營網購業務不等於其「使用」了指定於產品識別用的「LENS」商標。因而，Lens.com公司有未使用商標的情況，故系爭商標已被放棄。CAFC必須維持廢止商標的處分。

因為程序的不同或舉證責任的不同，美國判例所涉及的事實並非判斷「維權使用」之決定性基礎；但個案的相關事實仍可做為實務參考。

根據Lens.com案判決，在網路商務的時代，儘管服務提供者使用了特別的軟體來進行網路商務活動，因為「服務」才是網路商務的本質活動，服務提供者的商標應指定用於「服務類別」而非「商品類別」，否則其商標可被視為未使用。

Lens.com, Inc. v. 1-800 Contacts, Inc., 686 F.3d 1376 (Fed. Cir. 2012).
1-800 Contacts, Inc., No. CANCELLATION 9204992, 2010 WL 2191900 (May 18, 2010).
In re Shareholders Data, 495 F.2d 1360 (C.C.P.A. 1974).
In re Compute-Her-Look, Inc., 176 U.S.P.Q. (BNA) 445 (T.T.A.B. Dec. 13, 1972).
Ex parte Bank of Am. Nat’l Tr. & Sav. Ass’n, 118 U.S.P.Q. (BNA) 165 (Comm’r Pat. & Trademarks 1958).
Planetary Motion, Inc. v. Techsplosion, Inc., 261 F.3d 1188 (11th Cir. 2001).