賣場房東將店面租給商家，商家或許再轉租給小攤販，但是當小攤販販售侵害仿冒品時，賣場房東要不要為侵害商標負責？賣場房東有義務去查承租商家在賣什麼商品嗎？根據美國第二巡迴法院2021年Omega v. 375 Canal案判決，如果房東過去已經知道承租店面有販賣仿冒品的情況，就應該避免此種情況再次發生。倘若不做任何措施並持續租給商家，構成「蓄意視而不見」，仍然要負輔助侵權責任。

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商場中的店家不斷發生販賣仿冒品問題

Canal 375號公司（以下簡稱Canal公司）擁有紐約曼哈頓運河街375號的一棟房產。過去該房子租給一個商店，發生過仿冒、侵害商標訴訟。2006年，紐約市控告Canal公司，因為承租的商店銷售仿冒商品而構成「妨礙」（nuisance）。最後Canal公司選擇和解並支付8000美元罰款，承諾運河街375號不會再讓人使用作為「銷售和/或持有商標仿冒商品或盜版商品」[1]。

2006年，LV公司也控告Canal公司在運河街375號內有仿冒活動。當時Canal公司同樣簽署和解協議，承諾永久不會再侵害LV的商標，並張貼告示兩年，內容指出「銷售和購買仿冒的LV商品是違法的」，並允許LV的代表隨時查訪[2]。
       
除了仿冒包，運河街375號的商店也販賣仿冒手錶。2010年12月，警察在該處逮捕了一名稱為「拉曼」的人在銷售仿冒Omega手錶[3]。因此2011年9月， Omega公司這一方寄信給Canal公司的一位合夥人，認為做為該商場的所有人，應該有能力監督控制承租的商店，且主張出租人要為承租人的行為負責，包括商標的輔助責任和代位責任（contributory and vicarious liability）。

但是Canal的律師回信說，是承租人又將店面轉租給販賣盜版的小攤販，且就他們所知，盜版的商品已經下架。然而，在審判中，Omega公司提出證據證明，Canal公司直到2012年都沒有採取行動阻止假冒，例如張貼防偽標誌、進行巡視或檢查可能暗藏仿冒品的隱藏隔間[4]。

Omega公司正式提告房東

2012年5月，Omega公司的私家調查員前往運河街375號，購買了一只仿冒的Omega的Seamaster手錶。因而，Omega公司在2012年9月，對Canal公司提告輔助侵權，認為Canal公司持續出租給小商販，且他們知道這些小商販在該處販賣Omega的仿冒手錶[5]。

輔助侵權

在美國商標的侵權態樣中，包括了所謂的輔助侵權責任（contributory liability）。美國商標法的輔助侵權，乃由最高法院1982年的Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.案[6]所建立。該案樹立了二種類型：(1)如果製造商和經銷商故意地引起另一人侵害商標；或(2)如果其持續提供商品給其明知（know）或有理由知道（have reason to know）正在從事商標侵權者，則該製造商或經銷商就要負輔助侵權責任[7]。

第二種情況下，並不需要真的知道有在侵權，只要有理由知道有在侵權就可以了。不過，所謂「有理由知道有在侵權」，是否要具體到「可能知道某個特定之人在侵權」？

蓄意視而不見理論

Canal公司提出抗辯，認為Omega公司沒有指出其持續出租給一個具體特定（specific）的攤販。Canal公司認為，Omega應該要證明，Canal公司有理由知道某個特定攤販持續在銷售仿冒品，卻仍然繼續給予幫助，才會構成輔助侵權。

但Omega公司主張，他們不需要指出一個特定的攤販，因為他們所依據的理論是「蓄意視而不見」（willful blindness），亦即，Canal乃故意不想知道到底哪個轉租的小攤販在販售仿冒品，根據蓄意視而不見的理論，一樣有可歸責性[8]。

一審地區法院在2016年12月對於這個前提問題做出判決[9]，其引用2010年第二巡迴法院的Tiffany (NJ) Inc. v. eBay案[10]判決，判決Omega勝訴。在Tiffany v. eBay案中，如果被告對侵權者的身分蓄意視而不見，就算被告真的不知道特定侵權者的身分，仍然可能夠成商標輔助侵權。

給陪審團之指示與裁決

一審法院召開陪審團審理，法官指示陪審團，對於主觀要件可以採用蓄意視而不見理論，亦即只要被告知道，或有合理理由知道（had reason to know），其承租人、轉租人或其他占有人，有在銷售提供銷售、散布帶有Omega商標的仿冒品，卻還是繼續提供房屋出租。而所謂的「合理理由知道」，就包括蓄意視而不見[11]。 

其進一步指示，所謂蓄意視而不見，就是Canal公司或其代理人，有理由懷疑有侵害商標產品被銷售，或刻意地不去調查或採取其他檢查方式，以避免得知這類侵權活動[12]。

在法官這樣的指示下，陪審團判決Canal公司構成輔助侵權，並判決其對每一個商標要賠償27萬5000美元的法定賠償金，總金額為110萬美元的賠償金[13]。 

除了賠償金，2019年6月12日，一審法官又修正最終判決，加入了一項永久禁制令，「禁止Canal公司、其管理人、代理人、員工、律師和其他與該公司有合作、參與之公司，或該公司之管理人、代理人、員工、律師等，只要得知本法院命令者，都不得侵害、促進侵害Omega商標，或參與其他侵害活動，即便在運河街375號以外的地方。[14]」

Canal公司不服提出上訴。Canal公司主張，法院應該要求原告Omega，必須指出一個具體特定之人構成侵權，且Canal公司知道或應該要知道該特定攤販在銷售假錶，還持續出租給該特定之人[15]。

第二巡迴法院判決援引 Tiffany v. eBay案

第二巡迴法院主要援引自己於2010年所做出的前開Tiffany v. eBay案。該案判決提到，我們不允許一服務提供者蓄意視而不見。當它有理由懷疑其服務的使用者們正在侵權一特定商標，其不能故意看到其他地方，避免知道特定的侵權交易而免於責任[16]。

被告可能會蓄意視而不見特定的交易或者侵權者的身分。如果eBay有理由懷疑有Tiffanty的仿冒品在網站上銷售，且故意地不去調查侵害的項目，或者銷售者之身分，eBay很有可能被認為滿足Inwood案的「知道或有理由知道」的此一要件[17]。

因此，第二巡迴法院認為，Tiffany v. eBay案對於蓄意視而不見的討論，也包括不知道的是銷售仿冒品之人的身分，只要是因為其蓄意視而不見而導致其不知道，也可以構成商標輔助侵害[18]。因此，這點就可以否決了Canal公司的主張，亦即Omega並不需要證明「有一個具體特定之人持續侵權，且Canal公司知道或有理由知道該人的侵權，卻仍然繼續出租店面給該人使用」[19]。

法院比較Tiffany v. eBay案。法院認為，eBay沒有一般性的監督責任，但若eBay知道侵權活動存在，且立即將之取下，就已經避免該侵權活動繼續發生。可是在本案中，Canal公司因為之前的訴訟或檢舉，已經知道其出租的店面被他人作為販售仿冒品使用，就應該積極阻止侵害行為繼續發生。如果房東確實有積極阻止，儘管阻止不成功也不會有責任；但若房東都沒有阻止，則就要負起責任[20]。

結語

對一個店面的房東來說，原則上也沒有主動監督義務。但是當有人已經告知房東在其產權上有侵權行為正在發生，房東當然要立刻阻止侵權活動。但Omega v. 375 Canal案較為特別的是，過去曾經在該出租商場發生過侵權活動，房東當時知道也阻止了，但房東之後想要蓄意視而不見，避免知道有後續侵權活動存在。此次判決認為，房東過去既然知道存在侵權活動，就不能蓄意視而不見，而仍然要負起輔助侵權責任。

筆者認為，2021年Omega案與2010年Tiffany案最主要的差別在於，eBay網站上的商家成千上萬，eBay確實沒辦法常常巡邏阻止，只有待他人的檢舉通知，等通知後取下，就可免其責任；但Canal的商場並不大，承租店面的店家也不多，法院似乎認為Canal公司有能力常常巡邏檢查，故須承擔起阻止侵權的責任。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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