302期
2022 年 02 月 09 日
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Messi與Massi並不近似:歐盟法院2020年C-449/1 8P號
與C-474/1 8P號關於名人姓名商標判決
蘇倚德/輔仁大學財經法律學系助理教授

常見的名人姓名商標爭議,以「未經本人同意而將其姓名申請註冊商標」為典型代表,或是「商標申請案與其姓名構成混淆誤認之虞」而不得註冊。然而本案涉及世界足球巨星Messi用其姓名申請商標,卻被其他在先商標權人異議,屬於較少發生的爭議類型,最終歐盟法院於2020年9月17日作成C-449/1 8P號與C-474/1 8P號判決,對相關爭點進行論述,進一步完善「名人姓名商標」法律議題的思考和應用。

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圖片來源:Pixabay

姓名與商標間具有微妙的共同功能,誠如徐璧湖大法官所比喻[1]:「故營業者在商品附上商標,猶如吾人在文件上簽名蓋章,以資識別,為商業競爭上重要不可或缺之利器。」,而台灣法對於姓名權的保護,直接規定於民法第19條:「姓名權受侵害者,得請求法院除去其侵害,並得請求損害賠償。」,至於商標法部分則見於第30條第1項第13款規定,即申請商標若「有他人之肖像或著名之姓名、藝名、筆名、字號者」不得註冊,這可謂是特別防止第三人為求攀附名氣或造成誤認誤信性質或來源所設,用以保護名人(著名自然人)姓名權的核駁事由。然而若涉及名人本人用其姓名申請商標時,卻有其他在先商標權人主張混淆誤認之虞,屬於較少被討論的商標爭議類型。

案件背景與事實概要

現代足球運動起源於19世紀的英國,後被推廣至全球產生相當的影響力,若綜合考量其盛行地區的幅員與參與人口,可被認為是世界第一運動,屬歐洲、拉丁美洲和非洲最為流行的運動,並形成巨大的產業結構和商業利益[2]。阿根廷籍職業足球員 Lionel Andrés Messi Cuccitini(以下通稱「Messi」;中譯「梅西」)[3],自2003年加入西班牙巴塞隆納足球俱樂部後,以主力射手的身分協助俱樂部取得各項驚人成績,個人也榮獲多項殊榮,而被公認是世界最傑出的足球員之一。有報導指出Messi 於2017~2021年四年薪資已高達5.55億歐元,於2021年加入法國巴黎聖日耳曼足球俱樂部後,年薪據傳降到「僅剩」3500萬歐元,但加上其他代言和商業活動,Messi仍是全球範圍內收入頂尖的運動員,也足見其影響力和知名程度。

回到十餘年前,Messi已展露頭角,於2007年完成以自己姓名為要素的單純大寫文字歐盟商標「LIONEL MESSI」(註冊號:006353131),之後巴塞隆納俱樂部於2009年連獲西班牙足球甲級聯賽、西班牙國王盃、歐洲冠軍聯賽、西班牙超級盃、歐洲超級盃以及俱樂部世界盃冠軍,完成世界足壇首創「六冠王」的驚人紀錄,並於隨後的賽季依舊表現出色,Messi於2011年8月向歐盟智慧財產局(EUIPO)申請註冊聯合商標如下圖。

圖一、Messi 2011年8月向歐盟智慧財產局申請之聯合商標。
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圖片來源:EUIPO

該商標內容要素包含其姓氏字母,並且自行經過創意設計,搭配具有現代感之設計圖形,指定使用在第9(緊急救援裝備和儀器)、25(服裝、鞋類、頭飾)、26(體操和運動用品)類商品,然而這次申請案於2011年11月被一位在先歐盟商標權人提出異議,其據爭商標為單純文字商標「MASSI」,分別於1998年(註冊號:414086)和於2007年(註冊號:3436607)完成註冊,總共指定使用在9 (自行車頭盔、防護服、防護設備)、25(運動用服裝、鞋類和頭飾)、28(自行車手套、肩部、肘部和膝蓋保護裝置)、35(網路以及店面零售服務)類商品與服務,歷經歐盟智慧財產局內部「異議小組」(division d'opposition)以及「上訴委員會」(chambre de recours)等行政爭訟階段,兩階段主管機關皆認定兩者構成混淆之虞而核駁申請案,隨後申請人不服開啟司法救濟階段,然而歐盟普通法院(事實審/初審)與歐盟法院(法律審/終審)皆認定未構成混淆之虞,最終該聯合式商標得以註冊(註冊號:010181154)。

著名性的重要性

在後申請內容若與在先申請(或已註冊商標)內容具有混淆誤認之虞則為核駁事由,其中評價是否構成混淆誤認之虞的考量核心因素之一,便是「比對商標間的近似度」,應分別從外觀(視覺)、讀音(聽覺)、觀念三種不同方面判斷,再綜合判斷整體近似程度,且各項因素間具有「相互聯動關係」(interdépendance),換句話說,某一方面特別不近似時,即使其他方面具近似性,最終可能得出整體不近似的判斷結果。本案中據爭商標「MASSI」和系爭商標「圖+MESSi」從外觀或讀音皆構成近似,但在觀念上卻不近似:根據判決內容,筆者無法得知據爭商標「MASSI」涵義和創作歷程,推測可能是據爭商標申請人Masferrer Coma先生的名字變體(例如綽號或暱稱),但可能對相關公眾沒有產生特別的涵義,反觀系爭商標「圖+MESSi」文字部分經設計,「可連結」(associer)到著名球星Messi本人,對相關公眾而言,產生觀念上特殊的「涵義」(signification)和較強的識別性,可謂是「主要顯著部分」(éléments distinctifs et dominants),屬於商標整體印象的重要部分[4],故有特別分析之法律價值。

此外,根據一般原理原則,是否構成混淆誤認之虞,需考量各種因素以作成最終「整體綜合評價」(appréciation globale),其中當然包括在先商標的「知名度」(renommée)[5],另外也包括用姓名商標的申請人本身的「潛在著名性」(notoriété éventuelle)[6]。而當對比商標間,至少其中一方具有清楚且明確(claire et déterminée)的涵義(即產生「觀念上差異性」)時,則可對上述外觀或讀音近似發揮「中和」(neutraliser)的效果[7],導致最終在整體上沒有近似,因而較難構成混淆誤認之虞。這種「觀念差異的中和效果」並不總會產生[8],通常是發生在具有較強涵義的一方,對涵義較弱或缺乏涵義的另一方進行中和[9]。一般而言,普通姓名商標並不會對相關公眾產生特別涵義,除非如本案系爭商標「圖+MESSi」,其設計文字部分「MESSi」能清楚且特定地指涉到特定知名人物[10]

著名性的事實判斷

本案初審法院認為部分相關公眾認識球星Messi,但也承認另有「可忽略」(négligeable)的部分不會直接將文字MESSi和球星Messi連結起來[11],所以異議人質疑系爭商標並非限縮指定於運動相關的商品,亦包含了一般用服裝、鞋類和頭飾,若是不關心足球運動的一般消費者,或是部分足球並不盛行的歐盟國家民眾(例如以籃球為主要運動的立陶宛),未必會認識球星Messi並將系爭商標與之連結起來,且著名程度會隨時間變動,異議人認為2013年異議成立時主管機關並未認定其著名性,與初審法院認定具有著名性有別,但終審法院為法律審法院,並不會審酌球星姓氏Messi是否著名這個事實問題(非法律問題)[12];又基於相同邏輯,初審法院認定「球星Messi作為公眾人物,其家族姓為全球知悉」為「顯著事實」(fait notoire)而推定眾所皆知,毋庸當事人提出或主管機關援引,這部分亦非屬終審法院的審酌範圍(非法律問題)。

著名性的申請主體

實務上針對著名表徵(商標、姓名、公司名稱等)意圖攀附,或造成來源指示錯誤的惡意申請屢見不鮮,若涉及名人姓名,通常是發生未經本人同意,將其姓名申請註冊商標(俗稱「搶註」的一種類型)(如台灣商標法第30條第1項第12款和第13款所規範);另一方面,若著名姓名商標為在先商標,因其著名性而產生較強的識別性,其他商標可能稍有攀附即會使人產生混淆誤認,進而較容易主張在後商標有混淆誤認之虞,得據以核駁在後申請(如台灣商標法第30條第1項第10款所規範),或是主張負侵權行為責任(如台灣商標法第68條和第69條所規範)。而本案涉及名人用其姓名申請商標屬於在後商標,被其他在先商標權人主張具混淆誤認之虞而不得註冊,屬較少發生的爭議類型,也因此異議人主張初審法院適用(application)2006年關於著名姓名商標「Ruiz-Picasso案」的判決見解[13]有誤:該案(Ruiz-Picasso案)法院肯認因觀念差異所產生的中和效果,但該著名姓名商標Picasso(西班牙籍藝術家,中譯「畢卡索」)為據爭商標,不同於本案中姓名商標Messi為系爭商標,終審法院表示,該案僅要求在相關公眾的感知中,至少其中一個商標具有清楚且明確的涵義,使相關公眾得以直接「理解」(saisir)此涵義,並未限定為在先商標或在後商標,所以適用無誤,因此最終發揮中和效果,比對商標間既不近似,也未構成混淆誤認之虞,而「圖+MESSi」申請案自2011年8月提出申請,在屆滿十年之際,總算於2021年7月完成註冊。

 

備註:

 

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

作者: 蘇倚德
現任: 輔仁大學財經法律學系助理教授
學歷: 法國 Strasbourg 大學法學博士
專長: 智慧財產權

 

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