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可口可樂公司在1993年買下印度的「Thums Up」商標，主要使用在可樂（黑色汽水）上，在印度其屬於著名商標[1]，實際使用的商標圖案如圖一。

可口可樂公司也在1993年買下印度的「Limca」商標，主要使用於檸檬汽水上，其同樣在印度屬於著名商標[2]，實際使用的圖案如圖二。

被告Meenaxi公司是由二名美籍印度人創辦的食品經銷商，主要經營項目是「將印度製造的食品飲料，分銷到美國的印度雜貨商。」此外，他們出版一個小刊物，列出每個月他們主打的商品，主要散發到印度社區[3]。

在2012年Meenaxi向美國專利商標局註冊了「Thums Up」和「Limca」這兩個商標，均指定使用於「可樂；濃縮物、糖漿或粉末用於準備軟飲料（汽水）；汽水，即國際分類號32類之蘇打水。」

調查發現，這二名美籍印度人在美國的商標資料庫檢索，搜尋一些印度有名的商標，發現「Thums Up」和「Limca」曾在美國被註冊，但分別在1987年和1996年被放棄（未延展）[4]。這應該是他們選擇註冊這些在印度著名商標的原因。

本案可口可樂公司於2016年3月，根據美國聯邦商標法第14條(3)（也就是15 U.S. Code § 1064(3)），向美國專利商標局提出「商標撤銷請求」（Cancellation of registration），類似臺灣的舉發。

美國聯邦商標法第14條(3)請求撤銷的事由很多，包括：「在任何時候：
如果註冊商標成為所指定使用之商品或服務或其一部分的通用名稱，
        或具有功能性，
        或已被放棄，
        或其註冊是以欺詐手段獲得，
        或違反本篇第1054條（團體商標和證明標章之要件）
        或違反本篇第1052條(a)、(b) 或 (c)之規定，根據本章進行註冊（不道德用語、與國旗國徽相同近似、與人名近似），
        或違反舊商標法的類似禁止規定，
        或註冊商標被註冊人或經其同意使用之人，使用時不實表達（misrepresent）該商標的商品服務來源（source）或與來源有關聯。...[5]」

在這裡，所謂的商品服務來源，指的可能是指另一家公司。亦即在商標使用時，讓消費者誤以為商品服務來自於另一家公司。

2021年美國第四巡迴法院的Bayer v. Belmora案[6]，與本案非常接近。該案中，生醫藥廠拜耳（Bayer）公司在墨西哥擁有「FLANAX」商標，指定使用於某種止痛藥，但從來沒有在美國使用這個商標。而Belmora公司於2005年在美國聯邦註冊了「FLANAX」這個商標，並且也使用於止痛藥品上。

拜耳藥廠請求撤銷Belmora公司的商標，而TTAB准許了請求。最後這個案件也被第四巡迴上訴法院維持。

該案的爭議在於，「FLANAX」在美國境內沒有被使用、沒有被註冊。但TTAB和法院卻同意拜耳公司可以用這個理由撤銷Belmora公司註冊的商標。該案中的關鍵事實在於，Belmora使用了一樣的商標，在一樣的商品上，亦即具有刻意仿冒的存在。而TTAB在該案認為，由於Belmora在美國使用「FLANAX」商標，會讓美國消費者誤以為Belmora的產品來自於拜耳公司的墨西哥產品，這樣拜耳公司會喪失對其「名譽」（reputation）的控制能力，因而受到損害[7]。

TTAB認為，所謂的不實表達商品服務之來源，只有「蓄意（wiillful）的使用混淆的近似商標，尚不足夠（insufficient）。」不實表達商品服務來源必須存在，商標權人的商品乃「刻意地模仿」（deliberately passing off）他人的產品。最重要的，在2007年的一個TTAB的先前決定曾經指出：「公然濫用（blatant misuse）商標......旨在利用申請人的商譽和聲譽進行交易」[8]。

可口可樂公司提出撤銷的理由，主要認為Meenaxi公司註冊使用這二個商標，乃「不實表達該商標之商品服務的來源」（misrepresented the source of the goods on which the marks are used）[9]。其認為，Meenaxi公司註冊這二個國際著名商標「Thums Up」和「Limca」，是明白的想要欺騙美國消費者相信，其所銷售的汽水是可口可樂公司在印度所販賣的「Thums Up」和「Limca」汽水的美國版本[10]。

TTAB認為，所相關證據可以證明，商標權人確實有此種公然濫用，且可證明商標權人乃刻意的努力模仿申請人（可口可樂公司）的商標[11]。

TTAB指出，單純蓄意使用近似商標還不夠。本案中，Meenaxi公司不只是選擇自己所熟悉的印度著名商標，而且在使用這些商標時，還刻意模仿這些商標在印度被使用的方式（早期的商標圖案和現在的新版本，包括使用相同的標語「Taste the Thunder」），亦即使用高度近似的圖形，用在相同的產品上[12]。

圖三、Meenaxi公司實際使用Thums Up商標之情形

來源：The Coca-Cola Company v. Meenaxi Enterprise Inc., case numbers 92063353 and 92064398, at 37 (TTAB, 2021).

圖四、Meenaxi公司實際使用Limca商標之情形

來源：The Coca-Cola Company v. Meenaxi Enterprise Inc., case numbers 92063353 and 92064398, at 42 (TTAB, 2021).

雖然這二個商標在印度屬於著名商標，但重點是，在美國並不屬於著名商標，甚至幾乎沒有在美國被使用。但TTAB指出，由於在美國有相當數量的印度裔美國人，他們熟悉印度的這二個商標，故可能會因為受到混淆[13]。

而且，可口可樂公司在印度的這二款飲料，曾經被進口到美國，且可口可樂公司作證指出，他們有打算在美國擴大使用「Thums Up」和「Limca」這兩款汽水[14]。

可口可樂提出，Meenaxi公司此種不實表達造成的損害，乃是消費者的期待落空，以及Meenaxi公司可以試圖阻止可口可樂在印度的汽水進口到美國[15]。

TTAB最後認為，Meenaxi使用「Thums Up」和「Limca」商標的方式，乃意圖造成消費者混淆，讓消費者誤以為其產品乃是獲得可口可樂公司的授權，而製造或引進印度的產品。故於2021年6月的決定中，撤銷Meenaxi公司的這兩個商標。

美國商標採取使用保護主義，與臺灣商標法以註冊保護為原則不同。

臺灣商標法第30條11款對於未註冊商標之保護，必須在臺灣有使用而達到著名程度，才可以阻止他人註冊商標。但美國既然採取使用保護主義，一使用就獲得保護，因而沒有第11款這類規定。

與美國這個案件相比，比較接近的是商標法第30條第12款的搶註冊行為：「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者。」美國第四巡迴法院2021年Bayer v. Belmora案和本件Coca-Cola v. Meenaxi Enterprise案，若放在台灣，應可符合商標法第30條第12款之情形。

但本案問題在於，本案使用的是美國聯邦商標法第14條(3)（也就是15 U.S. Code § 1064(3)）的「註冊商標被註冊人或經其同意使用之人，使用時不實表達（misrepresent）該商標的商品服務來源（source）或與來源有關聯。」爭議在於，原本這個不實表達來源條款，適用的情況並不是搶註冊外國商標的情況。

嚴格來說，既然美國商標法採使用保護主義，且採取屬地主義，則將外國商標搶註冊在美國，只要先使用或先註冊就先贏，過去並不認為有問題。這個案子之所以引發爭議，在於TTAB和第四巡迴法院似乎認為，將外國商標拿到美國搶註冊，可能會被撤銷。但若仔細看TTAB的決定理由強調，單純的文字商標搶註冊仍然允許，但是若使用的方式幾乎一樣，包括整體商標圖案、產品外觀等都一樣或高度近似，才會被認為有誤導消費者、不實表達商品服務之來源。

Id. at 23-28.
Id. at 29-32.
Id. at 33.
Id. at 36, 41.
15 U.S. Code § 1064(3)(“(3)At any time if the registered mark becomes the generic name for the goods or services, or a portion thereof, for which it is registered, or is functional, or has been abandoned, or its registration was obtained fraudulently or contrary to the provisions of section 1054 of this title or of subsection (a), (b), or (c) of section 1052 of this title for a registration under this chapter, or contrary to similar prohibitory provisions of such prior Acts for a registration under such Acts, or if the registered mark is being used by, or with the permission of, the registrant so as to misrepresent the source of the goods or services on or in connection with which the mark is used....”).
Bayer Consumer Care AG v. Belmora LLC, 110 USPQ2d 1623, 1631 (TTAB 2014), aff’d, 338 F. Supp. 3d 477 (E.D. Va. 2018), aff’d in relevant part, vacated and remanded on other grounds, 987 F.3d 284, 2021 USPQ2d 126 (4th Cir. 2021).
Bayer Consumer Care AG v. Belmora LLC, 110 USPQ2d 1632 (TTAB 2014).
Otto Int’l Inc. v. Otto Kern GmbH, 83 USPQ2d 1861, 1863 (TTAB 2007).
The Coca-Cola Company v. Meenaxi Enterprise Inc., case numbers 92063353 and 92064398, at 2 (TTAB, 2021).
Id. at 3.
The Coca-Cola Company v. Meenaxi Enterprise Inc., case numbers 92063353 and 92064398, at 23 (TTAB, 2021).
Id. at 38.
Id. at 29, 32-33.
Id. at 18.
Id. at 22.