組合商標中，往往包含多個元素。在實際使用商標時，有時為了設計考量會變換商標，省略某些元素。當實際使用商標與註冊商標不同，超過五年不使用就可能被廢止。2021年歐盟普通法院在 Fashioneast Sàrl v EUIPO案中，認為組合商標使用時省略部分元素，與原註冊商標圖樣不同，支持歐盟智財局廢止RICH JOHN RICHMOND這個商標的決定。

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事實背景與系爭商標

Fashioneast Sàrl v EUIPO案[1]的基本事實如下。2011年，Fashioneast公司與AM.VI. Srl以圖一設計，提出歐盟商標申請，並指定使用於多種商品類別，包括衣服、美妝與流行配件等。

圖一、系爭商標註冊之圖

圖片來源：歐盟智財局

本案另一當事人為義大利的創業家Saverio Moschillo，其多年以來，製造銷售英國設計師John Richmond 的設計作品。但是，設計師因為投資公司Fashioneast公司的資助，重新控制他的成衣系列設計，並取得與自己同名的John Richmond商標後，與Moschillo先生之間的法律訴訟隨之展開[2]。

2016年，米蘭法院命令Moschillo不得再使用John Richmond或Richmond之姓名。因而，Moschillo提出反擊，向歐盟智財局提出廢止申請，廢止系爭的「RICH JOHN RICHMOND」商標[3]。其提出的理由，乃認為，系爭商標已經超過五年未使用，而應予廢止。

商標連續五年不使用而廢止

根據舊的2009年歐盟商標規章第51條，也就是新的2017年歐盟商標規章第58條，乃規定商標之廢止（revocation）。第58條(1)(a)規定第一種廢止理由：「如果在連續五年內，該商標未在歐盟就其註冊的商品或服務真正使用，並且沒有正當理由不使用；但是，如果在五年期限屆滿和提交廢止申請或反訴之間的間隔內，該商標已開始或恢復真正使用，則任何人不得主張撤銷歐盟商標所有人的權利；但是，在已經連續五年不使用的期限屆滿後，在他人申請或反訴主張提出前三個月內開始或恢復使用，如果是因為他人將提出廢止申請或反訴主張後才開始或恢復使用之準備，則不予考慮。[4]」 歐盟智財局的廢止部門（Cancellation Division）支持Moschillo先生的主張，認為系爭商標確實超過五年未使用，而廢止了「RICH JOHN RICHMOND」商標。商標權人不服，向歐盟智財局的第二上訴庭提出救濟。

第二上訴庭支持廢止部門的原決定，認為商標權人所提出的使用證據，所使用的商標，與註冊的商標不相同，且不相同的程度不在可接受的範圍[5]。

歐盟普通法院判決

該案又在2020年訴到歐盟普通法院。

商標權人承認，所提交給歐盟智財局的商標使用證據，所使用的商標，確實與註冊的商標不完全一樣；但是他們主張所使用的商標，仍有使用到註冊商標的主要元素，亦即同時使用「Rich」和「Richmond」，因而並沒有喪失原註冊商標的「識別特徵」（distinctive character）。

但是，法院並沒有被商標權人的主張所說服。法院判決論述集中於下述四點：

1.使用Richmond就算是同時使用Rich？
商標權人主張，他們在使用Richmond這個字的時候，其實是同時使用了Richmond和Rich，也就是將二個合而為一[6]。

他們主張，Richmond是他們公司的主商標，而Rich則是副商標。過去的法院判例中曾認為，兩個商標可以獨立的方式一起使用，並使用或不使用製造商的公司名稱[7]。

但是，法院認為，不能將使用Richmond，就認為同時使用了Rich。法院澄清，不能考慮其中一個元素（Richmond），以評估是否有真正使用另一個元素（Rich）、或另一個商標的其中一部份[8]。換句話說，雖然有使用「John Richmond」，但不能說同時也使用了「Rich」。

2.整組商標中部分元素可以省略？
商標權人主張，整組商標中，某些元素省略，應該不妨礙還是使用同一商標。根據過去的法院案例，當商標由若干要素構成或組成，且其中一個或多個要素不具有識別性時，對某些要素的更改或省略，不會改變整個商標的識別特徵[9]。

但法院認為，如商標權人所主張，作為主商標的「Richmond」這個元素具有高度識別性。此外，歐盟智財局也指出，(1)「Rich」這個元素，因為其字體、大小和在該商標中的位置，而在有系爭商標中有關鍵角色；(2)「John」這個元素也具有某種識別性，不能被當作可忽略（negligible）之元素；(3)「John Richmond」這個詞也是獨特元素，可以識別出商品的設計師，加上整個名字的字體、位置和長度，使其清晰可辨，因此不能被當作可忽略。因此，由於這三個要素中的每一個都至少具有一定程度的識別性，省略其中一個元素，就會改變整個系爭商標的識別特徵[10]。

3.在商品不同位置上使用Richmond和Rich
商標權人又主張，他們在同一個產品上確實有使用Richmond和Rich，只是使用的位置不同。法院仔細檢視了相關證據發現，雖然在某些商品上，確實有同時使用「Rich」和「Richmond」。但是，系爭商標屬於一個圖形商標，除了有這三個單字之外，還包括這三個字的相對位置，以及字體。其中，Rich這個字特別大且粗，放置於「JOHN RICHMOND」的正上方。這些字的字體、相對位置等，才構成了原本註冊商標的內容[11]。

法院一方面認為，商標權人在產品上只有分開始用Rich和Richmond這二個字，缺少了John[12]。而且，就算認為有使用Rich和Richmond，但這兩個元素在商品上的位置距離太遠，不足以認定，這二個元素會被認為是屬同一個商標[13]。這兩個元素在產品上的位置分開放，無法被消費者認識是原註冊商標內容，因而改變了其識別特徵[14]。

4.授權契約中有提到涵蓋系爭商標
商標權人最後提出，其在2009年曾與另一家公司簽署的授權契約中，提到本授權協議中所指的商標，指的是「John Richmond」這個商標，以及從這個商標衍生出來的其他商標。因而，所謂衍生出來的其他商標，應該可以包括本案的系爭商標，亦即「RICH JOHN RICHMOND」[15]。而且，後來這家簽約公司開出的發票，就有寫到「Rich」。兩相連結，可認為有使用系爭商標[16]。

但法院認為，該授權協議中，並沒有明確地將「RICH JOHN RICHMOND」寫出來；只是在解釋上，系爭商標可能包含在該授權協議中的授權範圍。由於沒有明確寫出系爭商標，又沒有其他相關聯的證據，不能認為該商標有被真正使用[17]。

其次，簽約公司開的發票雖然提到「Rich」，但該發票的相關產品，似乎不在授權協議的範圍。且發票仍沒有將系爭商標「RICH JOHN RICHMOND」寫出來，故無法與授權協議建立清楚的連結[18]。

因此，最終歐盟普通法院認為，商標權人所提出之證據，沒辦法證明有真正使用系爭商標，故駁回其上訴。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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