291期
2021 年 08 月 25 日
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未按原商標型態使用與商標法廢止事由之修法建議
陳秉訓/國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授

近期台灣商標法又有修法議題,主要在改良商標行政處分救濟制度,特別是將異議廢除,並將評定與廢止等程序納入為爭議案之架構。但相關行政處分的本質是「待評定或廢止之系爭商標」是否違背相關條文之規定。因此,評定或廢止之理由應有修正討論之空間。

台灣商標法第63條規定若商標「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者」,智財局「應依職權或據申請廢止其註冊」。另若權利人有授權他人使用時,必須在「被授權人有使用」之情況下,才不予以廢止。但是「使用」定義並不在第63條,而是在第5條規定「商標使用」之三要件:(1)具有行銷之目的;(2)足以使相關消費者認識其為商標;(3)特定使用方式,其包括:將商標用於商品或其包裝容器;持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品;將商標用於與提供服務有關之物品;將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告等等,且以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者亦適用。

本文建議就「足以使相關消費者認識其為商標」之要件可更精緻化,以針對未按照原申請型態使用之商標,建立明確的廢止判斷因素。以下本文舉美國聯邦第四巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Fourth Circuit)於2003年的Sloan v. Auditron Elec. Corp.案判決[1](稱「Sloan案」)為例,介紹針對字體商標(文字、字母、數字等類型的商標),如果以造型字體申請商標時,使用該商標時必須依獲准之造型字體使用;否則可視為「未使用」

美國商標法之相關概念

15 U.S.C. § 1064(或Lanham Act § 14)規定申請商標廢止(cancellation)之條件;而其指出一旦商標已經被放棄(has been abandoned),則因商標權之行使而受有損害者可提出廢止商標的申請。另於商標侵權訴訟中,被控侵權者可以「商標放棄」爭點做為系爭商標權無效之抗辯理由。

此「商標放棄」的爭議其關鍵在於「使用」的形式是否造成系爭商標的放棄(abandonment)。根據15 U.S.C. § 1127,有兩種狀況會導致商標「擬制為放棄」(shall be deemed to be “abandoned”)。第一種為商標權人未繼續使用其商標且具「不再重起使用的意圖」(intent not to resume such use),而Sloan案即屬此類。第二種為系爭商標已變成通用名詞(generic name)。另判例法創設第三種「放棄」類型,即所謂「赤裸授權抗辯」(naked licensing defense)[2],其指出造成系爭商標被放棄之授權行為,包括:(1)於授權時未考慮如何維持商標產品或服務的品質;(2)授權的結果竟是准許「侵權使用」(infringing use),亦即授權契約未規範使用的限制或範圍。

根據§ 1127,證明第一類「擬制放棄」之相關證據原則有三項。第一是「不再重起使用的意圖」可藉由情況證據(circumstantial evidence)所佐證。第二是當商標未使用達連續三年時,其可視為「放棄」的初步證據(prima facie evidence),因而有「推定放棄」的效果。第三是商標的「使用」指在通常的交易活動(ordinary course of trade)中所從事的「善意」(bona fide)使用,而僅為了維持商標權有效性的使用則不屬之。值得注意的是,雖「使用」用語從文義上而言並無「商業上」(in commerce)的要件,但是法院認為該「使用」即「商業上使用」(use in commerce)。

訴訟程序因素

第一類「擬制放棄」有二要件,一是系爭商標的「不繼續使用」(discontinued use),而二是商標權人有「不再重起使用的意圖」;該些要件皆與商標權人的使用行為有關。

在商標侵權訴訟程序中,法院得在當事人聲請下以「中間裁定」檢視商標放棄是否成立。對「不繼續使用」和「不再重起使用的意圖」等二要件,上訴法院於審理「中間裁定」時,其檢視有無相關事實證據屬必須由陪審團來認定者。判斷上,上訴法院會以中間裁定聲請人的「對造」為有利的考量,來檢視相關證據是否支持下級法院的裁定。另在「商標廢止」程序中,對於商標之放棄,申請人的舉證責任為「優勢證據」(a preponderance of the evidence)。

因此,於檢視相關判決時,因為判決可來自侵權訴訟或行政訴訟,以致因程序或舉證責任的不同,而導致事實情境雖類似但卻有不同的裁定,故一判決所涉及的事實並不一定能用於另案中之「商標放棄」認定。然而,判決個案的相關事實仍可做為思考上之參考因素。

造型字體商標之使用:Sloan v. Auditron Elec. Corp.案判決

第四巡迴上訴法院於2003年的Sloan案判決中維持地方法院「商標已被放棄」之中間裁定,主要是因為商標權人無法舉出以原造型字體使用的證據。

商標權人William G. Sloan先生(稱「Sloan先生」)於1965年獲得系爭商標(圖1)。系爭商標為「Auditron」的造型字體,其特徵在於「A」字母右部分有延伸的部分以在其他字母下面形成「底線」,而其他字母除了「i」之外皆為「大寫」。此外,「Auditron」的字體部分為淺色,而背景部分為深色。系爭商標指定使用在記帳、會計、稅務等服務類。Sloan先生在加州(California)提供會計服務。自1968年起,Sloan不再使用原註冊時的「Auditron」造型字體,但在維持「Auditron」文字的情況下以其他造型字體做為營業識別用。

被告Auditron Electronic公司於1978年開始於賓州(Pennsylvania)營業並銷售擴音機產品。被告在1980年代中期漸漸將經營內容轉向為電腦軟體,並因而於1998年設立「auditron.com」的網站。

原告之子在1999年準備要承接其事業。在準備註冊網站之過程中,原告之子發現被告的網站。之後,原告對被告提出訴訟,而其中一項請求權基礎為商標侵權。關於商標侵權部分,被告主張原告已放棄系爭商標。地方法院同意被告主張,並以中間裁定而駁回原告之訴。

圖1 「Auditron」的造型字體商標

來源:http://www.trademarkia.com/auditron-72239944.html

原告不服而上訴。關於「商標放棄」爭點,原告主張其有商標使用的事實,而其論證有三部分:(1)系爭商標是「Auditron」之文字本身而非造型字體;(2)系爭商標有使用在其木製的辦公室招牌上,且有出現在行銷文件內;(3)原告在出售事業給其子的同時卻繼續保有商標權,並且向官方申請延長商標有效期間。

Sloan先生主張他當初希望申請的是「Auditron」文字商標且並未限定特定的設計。對此,上訴法院認為主管機關的法規規定申請人於商標申請時應選擇提出「書寫體圖樣」(typed drawing)或「特殊型態圖樣」(special form drawing),前者的權利範圍不限於文字的表現形態,而後者針對的商標圖樣為文字、字母或數字之特別形式的書寫(lettering)或特別的標點(punctuation)方式。因為Sloan先生選擇「特殊型態圖樣」,則其商標使用必須依照其當初申請的圖樣。

在系爭商標應限定為造型字體的情況下,因為Sloan先生自己承認其未按照原造型字體來使用「Auditron」商標,故上訴法院認定被告已善盡「商標放棄」爭點的初步舉證責任,而必須由Sloan先生舉證商標使用。然而,Sloan先生之舉證並未成功。上訴法院認為Sloan先生僅僅自承其辦公室招牌或行銷文件上有使用「Auditron」之造型字體。但該商標使用的證詞除了未有資料佐證外,也與其他證詞有所矛盾。上訴法院認為Sloan先生不能以自已證詞間的矛盾來主張有關鍵的事實應由陪審團認定。

再者,Sloan先生主張上訴法院應以「延續性商業印象理論」(continuing commercial impression theory)來檢視系爭商標的變形使用是否仍屬於「善意」使用。「商業印象理論」是指「在商標的不同變形中有『延續性的共通元素』(continuing common element),而該共通元素具影響力且塑造了延續性的商業印象」。換句話說,商標的變化仍維持原本的識別特徵,而識別特徵具延續性而不因整體商標的些微變化而失去辨識服務或商品來源的特性。

針對「商業印象理論」的爭點,Sloan先生主張應由被告舉證其所使用的「Auditron」字體並無「延續性的共通元素」,但上訴法院不同意,因為被告已盡初步舉證責任。因而,在Sloan先生無法舉證不同的「Auditron」字體間具有「延續性的共通元素」的情況下,上訴法院認為Sloan先生未能反駁商標放棄的推定。

最後,Sloan先生主張儘管系爭商標處於「未使用」之狀態,其仍有重起使用商標的意圖。不過,Sloan先生僅引述自我證詞而表示,雖其事業轉手給其子,但卻保留系爭商標的所有權,而且有辦理系爭商標有效期間的延展。對此,上訴法院認為該證詞僅代表Sloan先生主觀上不願意捨棄商標,但不代表其有重起使用之意圖。因而,上訴法院裁定地方法院對商標放棄之中間裁定並無錯誤。

Sloan案之借鏡:延續性商業印象理論

根據Sloan案,對於造型字體類的商標,使用時必須以原造型字體為準,否則可能被視為「未使用」。本爭議的關鍵是「延續性商業印象理論」能否適用於原商標的變化使用。該理論檢視原本的系爭商標使用是否能「硬搭」(tacked onto)後續的使用型態。「硬搭」成立的條件為原本的系爭商標使用是後續的使用型態之法律上等價物,或是二者間無法區隔,以致消費者視二者為相同的商標[3]

借鏡美國法的經驗,本文建議台灣商標法第63條應增訂一項而規定「未按照原商標之型態使用該商標以致相關消費者不能辨識為原商標者,推定為該商標已未使用或繼續停止使用」。如此,第5條之商標使用要件之一「足以使相關消費者認識其為商標」可優化,並可強化商標法對保障產品或服務來源之目的。

 

備註:

 

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

 
作者: 陳秉訓
現任: 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授
經歷: 國立台北科技大學智慧財產權研究所助理教授
華邦電子公司製程工程師
聯華電子公司製程整合研發工程師
台灣茂矽電子公司專利工程師
禹騰國際智權公司專利工程師
威盛電子公司專利工程師
亞太國際專利商標事務所專案副理
學歷: 美國聖路易華盛頓大學法律博士
美國聖路易華盛頓大學智慧財產暨科技法律法學碩士
政治大學法律科際整合研究所法學碩士
台灣大學化工所碩士
台灣大學化工系

 

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