被玩家戲稱為「東半球最強法務部」的任天堂（Nintendo），近日在與盜版網站RomsUniverse的智慧財產侵權訴訟上獲得勝利。本案事實並無太多爭執，網站經營者也承認相關行為，最終以簡易判決收場，不過，其判決內容及後續發展卻令人莞爾。

圖片來源：Unsplash.com

在本案[1]，任天堂指控被告Matthew Storman透過個人經營的網站RomsUniverse（後稱系爭網站），複製、散布、重製並提供任天堂的電子遊戲ROM檔案，主張被告侵害其著作權（17 U.S.C. § 501）、聯邦商標（15 U.S.C. § 1114及§ 1125(a)）且構成不公平競爭（Cal. Bus. & Prof. Code § 17200），請求加州中區聯邦地區法院判給法定損害賠償金及核發永久禁制令，以防範未來侵權發生，並要求將系爭網站移轉至任天堂控管之下。

在著作權方面

直接侵權

雙方對於任天堂擁有相關著作所有權之事實並無爭執。被告在書面證詞（deposition）中也坦承，其為系爭網站的唯一負責人，且其或系統管理員有權將任天堂的電子遊戲ROM檔案上傳至系爭網站，供使用者下載。儘管被告嗣後另以宣誓書（declaration）否認先前說法，但法院認為，根據虛假宣誓書法則（sham affidavit rule），當事人不得以宣誓書做出矛盾證詞而製造事實爭議，故不予以採信，並認定被告行為符合直接侵權。

儘管被告聲稱系爭網站是經任天堂認可的服務供應商，不過，其實際上並未引述數位千禧年著作權法（DMCA）規定，也未提供屬於DMCA之服務供應商的相關證據。法院進一步指出，被告既未證明其已履行DMCA安全港（safe harbor）保護所要求的通知規定以及避免訂戶或是帳戶所有人重複侵權的政策規定，也未證明其符合豁免侵權責任的相關規定，包括按使用者指示儲存侵權內容、未因侵權活動直接獲得經濟利益、指定DMCA代理人、在系爭網站上公告DMCA通知之必要資訊等，故並無DMCA適用與否的問題。

輔助侵權

輔助侵權的構成要件包括：（1）被告知悉直接侵權；以及（2）被告引誘、促使或實質上協助侵權行為發生。

根據調查，從系爭網站下載的ROM檔案皆可供遊玩，且在本案訴訟開始之前，下載數已達約5萬次之多。再者，系爭網站自稱「best romsite in the universe」，並列出可供下載的ROM檔案清單，被告不僅對此坦承不諱，也承認其在系爭網站上張貼促銷廣告，表明優質無限帳戶只要30美元，便可存取1000多款遊戲ROM檔、電影、光碟映像檔（IOS ）和電子書，其中包括Nintendo Switch、Wii、DS/DS、GBA及其他遊戲。而且，每當有新的ROM檔案上傳時，系統都會通知被告與系爭網站使用者。故法院認為，被告行為已符合輔助侵權。

代位侵權

代位侵權（vicarious infringement）的構成要件包括：（1）被告直接從侵權活動獲得經濟利益；以及（2）拒絕行使監督或控制該侵權活動的權利及能力。

根據前述事實，系爭網站使用者下載ROM檔案確實已侵害任天堂的著作權，且被告以系爭網站作為其唯一收入來源，允許使用者購買優質會員及終身會員，享受無限量的下載服務。再者，被告不僅是系爭網站的唯一負責人，也有權封鎖使用者、刪除系爭網站資料或變更ROM檔案的可用狀態。況且，被告明知任天堂主張系爭網站的大多數內容均屬侵權，但在收到起訴狀之後，仍無意阻止任何人在系爭網站新增侵權內容或停止上傳侵權檔案。故法院認為，被告行為已符合代位侵權。

損害賠償

任天堂針對被告侵害的49個著作權，各主張9萬美元的法定損害賠償金，總計441萬美元。不過，法院在決定法定損害賠償數額上擁有極大的裁量權。

任天堂指出，若按「5萬次下載」及「每項遊戲售價約20至60美元」計算，其營收損失約為100萬至300萬美元。反觀被告在關閉系爭網站之前，其每月收入大約800美元（2019年收入約為3萬至3萬6千美元），而至提出書面證詞時，其生活僅能依靠失業救濟金和食物券。因此，法院在衡酌被告故意、失業狀況以及已關閉系爭網站等情事後，決定就各著作權侵害判給3萬5千美元，總計171萬5千美元。

此外，鑑於被告已構成著作權侵害，法院也判定其行為構成不公平競爭。

在商標權方面

明確認知的侵權主張

任天堂聲稱，開啟盜版遊戲檔案時會顯示其商標，以及被告利用該商標宣傳盜版遊戲銷售並鼓勵網站使用者下載。法院認為，前者明顯是針對使用任天堂商標的著作的攻擊性盜版檔案，但不構成聯邦商標法上明確認知的侵權主張（cognizable infringement claim），反倒是「宣傳銷售及鼓勵下載」此行為，構成明確認知的侵權主張，因此，法院進一步判斷任天堂的商標侵權主張是否成立。

商標所有權與混淆誤認之虞

雙方對於任天堂擁有相關商標所有權之事實並無爭執。法院雖表明採用第九巡迴法院在AMF案[2]提出的8項混淆之虞判斷因素，但也指出若事涉仿冒，由於仿冒商標本質上便會造成混淆誤認，自然不必逐項判斷。極其明顯，被告使用任天堂商標宣傳盜版遊戲，當然構成混淆誤認之虞。

損害賠償

任天堂針對被告故意侵害的28個商標，主張總計40萬美元的法定損害賠償金。法院認為，各商標平均為14286美元，該數額並未逾越法律規定且屬適當，故如數判決。

整體而言，本案針對著作權及商標侵害判給的法定損害賠償金約為210萬美元，但考量到被告經濟狀況，法院同意其分期賠償，每月僅需償還50美元，只是如此一來，清償期間便長達3500年之久。

在永久禁制令方面

關於核發永久禁制令，法院認為任天堂僅符合「維護著作權法及商標法之權利係基於公共利益」此項考量因素（其餘拒絕理由如後），因此駁回其請求。

無可彌補之傷害

任天堂指出，其無法管控從系爭網站下載的盜版遊戲內容或品質，導致其商譽和聲望受損，況且已有約5萬次非法下載，也造成其營收損失（如前所述，約100萬至300萬美元）。不過，法院認為營收損失無法證明受到無可彌補之傷害。

法律救濟不充足

任天堂主張，由於被告是故意侵害著作權與商標，若不核發永久禁制令，被告可能重操舊業而繼續侵權。但法院認為，被告已自行關閉系爭網站並移除非法內容，而且法院已判給任天堂法定損害賠償金，足以填補非法下載所生的營收損失，故並無救濟不充分的疑慮。

權衡兩造受害輕重

法院表示，禁止被告侵權與是否核發禁制令無關，但既然系爭網站已經關閉，縱使未核發永久禁制令，任天堂也不致因此蒙受損害（hardship）。

結語

在網路侵權訴訟雖然多半聚焦在著作權，但實際上，商標也是主張損害賠償金的重要請求權基礎。然而，勝訴判賠後的事態如何發展，有時頗出人意料。在本案，儘管法院同意每月僅需支付50美元的損害賠償金，不過，被告在首期即未支付。且根據訴訟文件，被告似乎有意重啟網站，但不會放上任天堂相關內容，只是此舉已令任天堂大為不滿，認為其未支付損害賠償金顯然構成「法律救濟不充足」，因此再度請求法院核發永久禁制令——而這次，任天堂試圖援引剛立法不久的《2020年商標現代化法案》有關「無可彌補之傷害」法律推定[3]（可參考前文：美國商標現代化法案 2021年底將正式上路！），其結果如何值得關注。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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