Dropbox 是提供雲端儲存服務的著名公司，在該公司的商業方案中，有一個「Smart Sync」智慧同步功能。美國的Ironhawk公司認為，自己已先註冊了SmartSync商標，故於2018年控告Dropbox公司侵害商標權。因為Dropbox公司的知名度比較高，原告Ironhawk公司知名度較低，故Ironhawk公司主張，商標混淆誤認的方向，是所謂的「逆向混淆」。

圖片來源：Pixabay

何謂逆向混淆

一般的商標混淆，乃是正向混淆（forward confusion），通常是侵權人（後使用者）使用了商標權人（先使用者）的商標，導致消費者看到後者的商標產品，誤以為前者的商標。此方向是典型的混淆誤認的方向。

所謂「逆向混淆」（reverse confusion），則是因為侵權人（後使用者）比商標權人（先使用者）的商標更有名。消費者看到商標權人（先使用者）的商標產品，反而會誤以為是買到後者的商標產品。

逆向混淆對於商標權人（先使用者）有什麼傷害？逆向混淆會讓商標權人喪失商標的價值，包括對商品識別、公司識別、控制商譽與知名度、擴展市場等能力，均有可能一一喪失[1]。

Ironhawk公司的SmartSync商標

Ironhawk公司是一家開發電腦軟體、有效傳輸資料的公司，並從2004年起，使用「SmartSync」指稱自家開發的軟體。Ironhawk公司在2007年在美國聯邦註冊了「SmartSync」這個商標。與Dropbox不同的是，Ironhawk公司的商標中，Smart和Sync是連在一起，中間沒有空格。

圖一、Ironhawk公司註冊的「SmartSync」商標。
圖片來源：Ironhawk Technologies公司官網

Dropbox的Smart Sync功能

Dropbox是著名的雲端存取服務提供公司。2017年，Dropbox 公司推出了「Smart Sync」的功能，讓使用者可以在自己的Dropbox雲端儲存帳號中，存取所有硬碟中的資料。也就是說，在雲端的空間超級大，可將整個硬碟都放在雲端上。Dropbox公司使用「Smart Sync」這個商標時，Smart和Sync是分開的，中間有空格。

圖二、dropbox的智慧同步（SmartSync）

圖片來源：Dropbox官網

Ironhawk公司提告Dropbox

2018年，原告Ironhawk決定對被告Dropbox提告，主張Dropbox使用「Smart Sync」這個詞，構成商標侵權和不公平競爭。而且原告認為，Dropbox在推出「Smart Sync」這個詞時，已經知道原告商標的存在，屬於故意侵權，會讓消費者有混淆誤認之虞。

地區法院認為不構成混淆誤認

加州中區地區法院於2019年10月認為本案沒有事實爭議，不需召開陪審團而做出即決判決（summary judgment），判決Dropbox勝訴。法院認為，從既有事實，操作混淆誤認八因素，認為沒有任何理性的陪審員會認為，Dropbox使用Smart Sync，會構成消費者混淆誤認之虞[2]。

Ironhawk上訴第九巡迴法院，主張逆向混淆

Ironhawk對一審判決不服，提起上訴。上訴中最主要的理由，乃是認為Dropbox比自家公司有名，所以讓消費者混淆的方向，屬於逆向混淆。

本案中，因為被告Dropbox是有名的雲端服務公司，商標權人Ironhawk公司反而沒那麼有名，可能會讓與 Ironhawk交易的消費者，以為Ironhawk和Dropbox是同一家公司，或是有關聯的公司。

相關消費者

第九巡迴法院於2021年4月21日做出判決[3]。首先，法院先界定本案的相關消費者（relevant consumer）。原、被告爭執在於，Ironhawk公司的相關消費者，是指目前該公司唯一的消費者，亦即美國海軍；還是包括其他商業消費者？[4]

Dropbox主張，相關消費者應該限於美國海軍。既然美國海軍是消費者，其在採購程序中，會提高其注意程度，故不太可能會產生來源混淆或關連性混淆[5]。

但是Ironhawk公司主張，他們之前也曾經有商業客戶，而且他們目前也正在向其他商業客戶行銷、洽談生意。其認為，目前鎖定的客戶和潛在的客戶，也屬於相關消費者[6]。

第九巡迴法院認為，由於Ironhawk公司過去曾經有過商業客戶，目前正在積極的尋求更多的商業客戶，故合理的陪審團可能會認為，潛在的商業客戶也屬於相關消費者[7]。

混淆誤認八因素

美國共有13個巡迴法院，就商標的混淆誤認因素，在各巡迴區都差不多，但引用的判決則不一樣。在第九巡迴法院，其八因素乃是引用1979年的AMF Inc. v. Sleekcraft Boats案[8]，故稱為Sleekcraft案八因素。

這八因素為：

1. 商標識別性之強弱（strength of the mark）；
   
2. 產品服務之類似程度（proximity of the goods）；
   
3. 商標圖樣之近似程度（similarity of the marks）；
   
4. 真正混淆誤認之證據（evidence of actual confusion）；
   
5. 所使用之經銷管道（marketing channels used）；
   
6. 商品之類別，購買者購買時可能的注意程度（type of goods and likely level of care exercised by purchaser）；
   
7. 被告選擇該商標之意圖（defendant’s intent in selecting the mark） ；
   
8. 原告擴增產品線的可能性（likelihood of expansion of the product lines）。

第九巡迴法院多數意見之認定

1.商標識別性之強弱
Dropbox主張，SmartSync是一個描述性商標，因為其中文的意思為「智慧同步」，只是描述其產品的功能。但Ironhawk公司主張該商標為暗示性商標，是一個新創的詞，暗示有同步儲存的功能。法院認為，理性陪審團確實有可能認為其屬於暗示性商標[9]。

法院認為，由於Dropbox對「Smart Sync」花了大量費用打廣告，該商標在商業上識別性很強，因而可能吞噬了Ironhawk公司的知名度[10]。

2.產品服務之類似程度
Dropbox的「Smart Sync」，和原告的「SmartSync」，二個產品或服務乃高度類似，打算銷售給相同的購買者，或者在用途和功能上類似[11]。

3.商標圖樣之近似程度
二商標圖樣高度近似，差別只在二個字中間有無空格。而Dropbox公司在使用該商標時，是連同自家的主商標「Dropbox」一起使用「Smart Sync」，法院認為這會惡化逆向混淆誤認的可能性[12]。

4.真正混淆誤認之證據
原告Ironhawk提出了某些消費者逆向混淆誤認的證據。法院認為，關於實際上到底有無混淆誤認，應交由陪審團認定這些證據的證明力[13]。

5.所使用之經銷管道
法院自己認為，二者銷售管道不太一樣。不過，這應該交由陪審團，考量所有情況以認定這個因素的重要性[14]。

6.商品之類別，購買者購買時可能的注意程度
消費者在購買時是否更專業、更加謹慎注意，這也要發回調查事實後才能判斷[15]。

7.被告選擇該商標之意圖  
Dropbox宣稱，在2015年決定使用「Smart Sync」這個商標時，並不知道Ironhawk這家公司的存在。但是，在2017年正式推出「Smart Sync」功能時，已經知道Ironhawk公司了。因此，第九巡迴法院認為，理性的陪審團可能會認為，Dropbox明知他人商標存在還選擇該商標，是選擇忽略逆向混淆的風險[16]。

8.原告擴增產品線的可能性
原告公司會不會擴增產品線？法院認為沒有證據支持這點。然而，Ironhawk公司已經證明，其確實對更多的商業客戶行銷其產品，而可擴大相關消費者的範圍[17]。

綜合上述八因素，法院認為，某些因素尚有事實上的爭議，因而需要交由陪審團審判。故第九巡迴法院推翻一審判決，發回地院，並要求召開陪審團。

不同意見：Ironhawk 的客戶都是大型公司

本案中，Wallace Tashima法官提出不同意見。他認為，就算同意Ironhawk公司的相關消費者可以擴大到其目前正在洽談生意的商業客戶，但仍然不太可能存在混淆誤認。

因為，Ironhawk公司的產品都是鎖定大型、專業的公司買家，這些公司有很多資訊科技的專業員工。且每年的授權金都高達2萬美元以上，要購買前都要經過多次的面對面會議，才有機會談成生意。因此，Ironhawk公司的潛在買家，不太可能會出現逆向混淆，誤以為Ironhawk和Dropbox是同一家公司，或二公司間有關聯[18]。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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