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在美國，商標只要有使用就可獲得保護，但仍可向聯邦申請註冊商標。一商標之使用初期，可能是多方共同合作、參與推廣，才使商標變得有名。當合作關係結束，到底誰才有權繼續使用商標？所謂的合作關係有各種可能，例如，員工和雇主的合作、兩家公司的合作、製造商和經銷商的合作、客戶和業務經紀人合作。

關於此，美國發生許多案例，都是在合作關係結束後，才產生爭議，爭執到底誰是商標真正權利人。而法院判決的標準，也會依不同案件類型而有不同的判斷依據。目前並沒有統一的判斷標準。

由於合作關係很多，筆者則鎖定樂團和經紀人、唱片公司此種合作關係。至於誰才是商標真正權利人，還是要看樂團和經紀人實際上的合作關係。

例如，在1985年的Rick v. Buchansky案[1]，法院認為，該案中的樂團是由經紀人控制團名，成員不斷更換，一共更換過22個不同成員。故該案中，最後法院認為是經紀人擁有該案的唱團名商標。但是，在1986年的Bell v. Streetwise Records, Ltd案[2]，法院卻認為，樂團成員早在經紀人、唱片公司出現前，就已經開始使用該團名，且團員也很固定，故應是該團員才是商標真正權利人。以下介紹Bell v. Streetwise Records, Ltd案，供吾人思考蘇打綠團名商標權歸屬問題。

本案的原告為樂團的五位成員，分別是Bell、Bivins、Brown、DeVoe和Tresvant，他們的團名是「新版本合唱團」（New Edition）。他們曾經發行過四張暢銷專輯，許多單曲和音樂錄影帶。該團體最早在1981年組成，當時有四個成員，在波士頓進行表演。他們當時才13歲，就自稱自己是「新版本」。Travis Gresham先生在看過他們表演後，成為他們的經紀人，另外也找了Brook Payne先生，成為他們的編舞者[3]。

1981年11月，當時四位成員參加一「好萊塢才藝晚會」比賽，獲得首獎，得到與BIM音樂公司簽約的機會，BIM的負責人為Maurice Starr先生。Starr先生當時正在開發自己的音樂「概念」，決定將這四位成員打造成新的年輕男團。Starr先生認為這些13歲少年還有待訓練，但是他替他們作曲、初步錄音，錄成Demo帶，名為「Candy Girl」。Starr先生彈奏所有樂器，包括背景和聲，以及編曲、混音等[4]。

1982年冬天，Starr先生終於完成錄音，並努力尋找唱片公司出版。終於在1983年，他找到Streetwise公司願意出版該專輯。在這段期間，四位成員持續練習舞蹈，並在當地表演[5]。Starr先生與四位團員有一些磨合。其中，他要求加入一位新成員，組成五人團體。這個建議被四位團員接受。但他原本希望團體名稱更改，但是成員並不接受[6]。

1982年11月、12月間，Streetwise公司與每一位成員簽署契約，該契約專屬授權Streetwise公司可使用其名稱之權。這些成員當時才14歲，在該契約中，每一位成員，除了Tresvant，都承認「新版本」（ The New Edition）這個名稱都屬於BIM公司[7]。

推出《Candy Girl》專輯後與製作公司、唱片公司結束合作關係

1983年2月，BIM音樂公司和Streetwise錄音公司發行了第一張單曲《Candy Girl》，進而在6月，發行了第一張完整專輯《Candy Girl》以及其中的單曲。Streetwise公司負責行銷，並支付所有的行銷費用[8]。

1983年夏天，該團體中止了原本的經紀人與編舞者的契約。在9月時，他們找了新的經紀人，到11月，他們想推翻與 Streetwise公司的契約。因而，被告BIM音樂公司和Streetwise錄音公司決定尋找新的五位年輕男生，重組團體，發行新的「新版本」樂團唱片，並打算向聯邦專利商標局註冊「New Edition」這個商標[9]。

原告等五位團員人提出訴訟，主張五位成員才是「New Edition」的商標權利人，他們才有權註冊這個商標。而被告BIM音樂公司和Streetwise錄音公司卻主張，該公司「雇用」了這五個個人，來呈現該公司所開發的「概念」，並且促銷體現這個「概念」的音樂專輯。故他們才是「新版本」商標的真正權利人，有權註冊該商標。

因美國採取商標使用保護主義，誰擁有商標，主要是看利用商標的優先權。優先權（Priority）的成立，必須出於善意使用。主張者必須證明，其使用商標乃有意地、持續地，而非偶然或暫時的。其使用必須與「當前的商業利用計畫」相一致。若要註冊聯邦商標，必須存在跨州的使用；如果是州的商標權，則只需要在州內使用即可[10]。

法院認為，在1983年2月推出《Candy Girl》單曲之前，原告中的四人從1981年開始，就已經使用「新版本」這個團名，出現在至少20多次的表演場合。他們的表演、當時的經紀人Gresham 之行銷，Gresham 和編舞Payne協助他們排演、他們努力贏得唱片合約的過程，和Starr先生一起努力製作唱片，都展現了其「當前的商業利用計畫」[11]。

因而，法院認為，原告等五人因為他們在麻州境內的商業使用，取得了「新版本」這個商標權利。雖然被告因為推出專輯，才是第一個在跨州使用的人，但原告等人當時仍在麻州境內同時使用，故原告等人已經利用該商標。因而，法院認為原告等人才是商標的「權利人」 [12]。
誰控制、決定商標產品之性質、品質？

其次，倘若沒辦法確認原告存在「先利用」的事實，亦即，如果是多方共同一起努力，則如何判斷誰擁有商標權？在美國當時先例的標準下認為，必須判斷「誰控制、決定使用系爭商標之商品之性質、品質」（controls or determines the nature and quality of the goods which have been marketed under the mark in question）[13]。

本案關鍵問題在於，到底該商標表彰的產品（goods），是「錄音唱片」？還是五個年輕成員所提供的「娛樂服務」？法院認為，此時消費者對該商標的連結，亦即看到該商標聯想到的是什麼商品，具有決定性因素[14]。

在判斷這類商標權歸屬的爭議時，首先，法院要先界定，公眾認知到該團體的品質或特性（quality or characteristic）是什麼？其次，則判斷誰控制該品質或特性。法院認為，在音樂產品，擁有其藝名或團名的，通常是藝人或團體。而新版本合唱團，並沒有將其權利轉讓、移轉或賣出。新版本這個名稱，屬於構思這個概念和名稱的個人或實體[15]。
雖然Starr先生對《Candy Girl》專輯的製作投入很多心血，但是其只是扮演製作人的角色。同樣地，Streetwise公司在發行專輯上也很用心，且承擔很高的商業風險，但那通常也是錄音公司所扮演的角色[16]。

相對地，原告等人在發行《Candy Girl》之前，從1981年就以「新版本」知名，演唱他人的歌曲；他們的成員也很固定，並非可由製作公司隨便替換成員。因而，法院認為，消費者對「新版本」這個商標所聯想的商品，就是這五個成員[17]。
基於上述說明，法院認為，「新版本」這個商標所代表的品質，就是這五個成員的獨特性和表演風格。因此，這個商標的「產品」，就是他們五個人所提供的娛樂服務。也就是由這五個人控制這些服務之品質。所以，五名原告擁有商標之權利[18]。

不論歐洲和美國，在各種合作關係結束後，都會產生商標權歸屬的爭議。台灣不論在商標法上，或者具體案例中，對此類問題的討論不多。本文只是挑選一則與蘇打綠商標歸屬爭議，非常接近的「樂團與其經紀人或唱片公司之合作關係」，加以介紹。但其實在不同的合作關係，需參考不同的因素以決定商標權的歸屬。此部分有待吾人繼續深入研究。

Rick v. Buchansky, 609 F.Supp. 1522 (S.D.N.Y.), appeal dismissed, 770 F.2d 157 (2d Cir.1985).
Bell v. Streetwise Records, Ltd, 640 F.Supp. 575 (D. Mass. 1986).
Id. at 577.
Id. at 577-578.
Id. at 578.
Id. at 578.
Id. at 578.
Id. at 579.
Id. at 579.
Id. at 580.
Id. at 580.
Id. at 580.
Id. at 580. 其引用的判決是In re Polar Music International AB, 714 F.2d 1567 (Fed.Cir.1983).
Id. at 581.
Id. at 581.
Id. at 581-582.
Id. at 582.
Id. at 582.