Forney Industries公司申請一種多顏色組合應用於包裝的背卡上，美國專利商標局認為純粹顏色組合，本身不具有先天識別性，而拒絕其註冊。隨後Forney Industries公司向商標審理暨救濟委員會出救濟，最後以失敗結尾，沒想到美國聯邦巡迴上訴法院在2020年4月做出的In re Forney Industries案判決中出現逆轉，認為多顏色組合應用於「產品包裝」上，本身可以具有先天識別性。

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顏色商標，和產品設計與產品包裝之區分

先回頭看看過往，美國最高法院對於顏色商標以及產品設計等商業外觀（trade dress）是否具有先天識別性，曾做過以下幾個重要判決。

1.1992年的Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.案[1]

最高法院認為，餐廳的商業外觀（trade dress）可以具有先天識別性。但如何判斷商業外觀之先天識別性，該判決沒有提供標準。

圖一、Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.案中，Taco Cabana的餐廳外觀
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2.1995年的Qualitex Co. v. Jacobson Prod. Co.案[2]

最高法院認為，將顏色用於產品上可當作商標，但必須證明取得後天識別性。不過，要注意的是，該案屬於「單一顏色」，且是直接用在「產品本身」，而非用在產品包裝上。

圖二、Qualitex Co. v. Jacobson Prod. Co.案中的乾洗墊

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3. 2000年的Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros.案[3]

最高法院認為，某些類型的產品包裝可能有指示商品來源的先天識別性；但相對地，所謂顏色商標，只是由顏色所組成的商標，不管有無應用在產品或包裝上，都仍是顏色商標，而非產品包裝。在該案中，最高法院曾說：「顏色商標本身永遠不會有先天識別性」[4]。

圖三、Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros.案中的兒童衣服

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Forney公司的零件包裝背卡上的特殊顏色

2020年聯邦巡迴上訴法院做出In re Forney Industries, Inc.案判決[5]，認為多顏色的組合商標應用在產品包裝上，可能具有先天識別性。

本案的原告Forney Industries公司，乃是銷售焊接和機械加工之工具和五金零件的公司，其在零件的包裝上，採用了一款新的顏色設計，請見圖四。

圖四、本案所申請的顏色商標

 圖片來源：In re Forney Industries, Inc., 955 F.3d 940 (2020).

2014年5月時，Forney公司向美國專利商標局，申請註冊此一包裝背卡的顏色商標。這個顏色商標共有三種顏色：「商標的頂部由黑色實心條紋組成。黑色實線下方是黃色，漸漸變成紅色。這些顏色位於包裝和/或標籤上。[6]」

2014年9月，專利商標局的審查官回覆，認為純顏色組合的商標，不具先天識別性，要求Forney公司附上取得「後天識別性」（acquired distinctiveness）之證據。此外，既然這個顏色組合式要用在立體包裝的背卡，審查官也要求 Forney公司將申請改為立體商標申請，並附上一個立體圖，標示這個顏色組合如何呈現在包裝背卡上。此外，對於顏色的描述，從所附上的圖片來看，從黃色過渡到紅色中間還有橘色，故審查官也希望Forney公司修正對商標顏色的描述[7]。

圖五、Forney公司實際使用的情形

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因此，Forney公司願意修正商標描述，改為：「商標由紅色變為黃色，頂部帶有黑色橫幅，用於商品包裝。虛線僅表示包裝背卡上標記的位置。」 但是，2015年5月，審查官還是拒絕註冊該商標，認為其欠缺先天識別性，仍要求Forney公司需補提供取得後天識別性的充分證據[8]。

商標審理暨救濟委員會認為顏色商標沒有先天識別性

Forney公司對前述商標審查官的決定不服，向商標審理暨救濟委員會（Trademark Trial and Appeal Board）提出救濟，認為其所申請的商標，是一種「有多重顏色的產品包裝之商業外觀」，而非單純的「顏色商標」，具應該有先天識別性，而不需要提供取得後天識別性之證據[9]。

但商標審理暨救濟委員會維持審查官拒絕註冊的決定[10]。救濟委員會認為，本案中應該只是顏色商標，因為申請人並沒有提供額外的元素，包括包裝的形狀或設計。申請人所申請的顏色商標，只是打算應用在產品包裝上，但仍屬於顏色商標。而故根據過去最高法院的判例，認為顏色商標不會有先天識別性。

因而Forney公司向聯邦巡迴上訴法院提出上訴。聯邦巡迴上訴法院於2020年4月做出判決[11]，改判Forney公司勝訴。

對過去最高法院判決的重新解讀

巡迴法院認為，最高法院從來沒有直接講，將顏色應用於商品包裝上，絕對不會有先天識別性。

1. Qualitex案針對的單一顏色的產品設計本身

仔細重新閱讀最高法院過去的相關判決，最高法院只有在Qualitex Co. v. Jacobson Prod. Co.案，是最直接處理純顏色商標的案例。但是，首先要區分，該案例所處理的單一顏色產品設計，與本案所處理的多顏色產品包裝，兩者不同：

(1) Qualitex案涉及的是乾洗墊的產品設計商業外觀，而 Forney案涉及的是對五金零件的產品包裝商業外觀。

(2) Qualitex案涉及的是綠色的單一顏色商標，而Forney案涉及的是紅、橘、黃多顏色商標。

聯邦巡迴上訴法院認為，由於Qualitex案與本案有上述二個地方不同，所以該案見解，並不能決定本案所涉及的「多顏色」、「產品包裝」商標。

2. Wal-Mart案所講的顏色商標不具識別性也是針對產品設計

其次，在Wal-Mart案中，最高法院先區分二種商業外觀，一種是產品設計本身，一種是產品包裝。而在討論產品設計本身時，最高法院才提到這個關鍵的句子：「顏色商標本身永遠不會有先天識別性」[12]；進一步，最高法院接著說：「設計本身，像顏色一樣，也不會有先天識別性。[13]」但聯邦巡迴上訴法院要特別指出，Wal-Mart案講的是將顏色應用在產品設計上（該案涉及的是小孩衣服之設計），而非應用在商品包裝上。

另外，在Wal-Mart案中，最高法院也提到，Two Pesos案涉及的餐廳外觀，某程度比較接近包裝，而Two Pesos案提到，一般而言產品包裝可以有先天識別性。

Forney公司的多顏色商標應用於產品包裝

回到本案的Forney公司的多顏色商標上。聯邦巡迴上訴法院認為，本案的多顏色適用在產品包裝上，比較接近Two Pesos的餐廳外觀，而與Qualitex案的單一顏色商品設計，以及Wal-mart案的商品設計不接近[14]。

由於最高法院過去的判例對這個問題沒有表達具體立場，巡迴法院認為，雖然顏色本身通常都只是裝飾，但「以顏色為主的獨特產品包裝標誌」可以當成來源指示，也可能具有先天識別性。

因而，本案聯邦巡迴法院認為，多顏色商標應用在產品包裝上，而非產品本身設計上，是有可能具有先天識別性的[15]。

多顏色商標是否一定要連結到確定的外圍形狀？

就算多顏色商標用在產品包裝上，可能有先天識別性。但專利商標局與救濟委員會另外認為，顏色商標一定要與獨特的外圍形狀或邊界連結，才會具有先天識別性。而本案原告Forney公司的申請案，並沒有獨特的外圍形狀或邊界，故仍然不會有先天識別性。

但聯邦巡迴上訴法院認為，過去的判例並沒有這個要求。過去只有要求，商業外觀是否給消費者一個印象，就是會將商業外觀聯想到特定商品服務來源。因此，上訴法院認為，專利商標局要問的標準在於，當顏色組合與設計應用於產品包裝上，是否足以指示該包裝的產品的商品來源？對於此問題，專利商標局必須從「使用的顏色」和「這些顏色創建的圖案」所產生的總體印象，進行判斷[16]。

最後，聯邦巡迴上訴法院判決Forney公司勝訴，要求案件退回給商標審理暨救濟委員會重審。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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