日本江崎格力高公司的暢銷產品為Pocky巧克力餅乾棒，其在各國均嘗試將巧克力餅乾棒之產品設計，申請註冊為立體商標。韓國樂天在美國推出類似的Pepero餅乾棒後，被美國江崎公司控告侵害其註冊之立體商標和未註冊之產品外觀保護。但美國第三巡迴法院於2020年10月判決認為，Pocky巧克力棒之立體設計具有功能性，不該獲得商標保護。

Pocky巧克力棒的立體商標

原告江崎格力高（江崎グリコ，Ezaki Glico）是一家位於大阪的日本公司，專門製造銷售名為Pocky的巧克力餅乾棒。江崎公司從1978年起在美國銷售Pocky巧克力棒，並向美國專利商標局註冊商標。其申請的商標中，包括Pocky巧克力棒餅乾棒產品的整體配置（product configuration），於1989年獲同意註冊為美國第1527208號立體商標。在2001年又針對巧克力中混合壓碎杏仁的產品配置，再申請一立體商標，並於2002年獲同意註冊為美國第2615119號商標[1]。

表一、美國江崎公司的兩個立體商標

來源：Kaisha v. Lotte International America Corp., 2019 WL 8405592, at 1(D.N.J. July 31, 2019).

2008年，美國江崎公司又申請美國發明專利，名為「棒狀小吃及其生產方法」，並於2014年取得專利。江崎公司在日本另外取得新型專利，名為「包覆巧克力的餅乾」[2]。

樂天的Pepero巧克力棒

被告樂天糖果店（Lotte Confectionary）是韓國公司，從1983年起，在美國開始製造販售一款名為Pepero的餅乾棒。其產品「Pepero巧克力」和「Pepero杏仁」的圖片如下：

圖一、樂天Pepero的二款巧克力餅乾棒

圖片來源：Kaisha v. Lotte International America Corp., 2019 WL 8405592, at 2( D. New Jersey., 2019).

圖二、Pocky和樂天Pepero的產品相似度

圖片來源：Ezaki Glico Kabushiki Kaisha v. Lotte International America Corp. 977 F.3d 261, 264(3th Cir, 2020).

訴訟經過

原告江崎公司認為，被告樂天在Pepero餅乾棒上，使用了和其商標一模一樣的產品設計，因而在2015年7月10日，在紐澤西聯邦地區法院提出訴訟。其提出五項主張：(1)根據聯邦商標法（蘭漢姆法），第1114條，構成註冊商標侵權；(2)根據蘭漢姆法第1125條(a)，對未註冊之產品外觀之保護，因為會造成產品來源的不實指示，屬不公平競爭； (3) 違反紐澤西州的普通法下的不公平競爭；(4)違反紐澤西州普通法中的商標侵權；(5)違反紐澤西州州法N.J.S.A. § 56:4-1 和2的不公平競爭[3]。

一審法院判決認為，Pocky的產品配置乃是功能性的（functional），不受到產品外觀（trade dress）之保護[4]，判決江崎敗訴。江崎公司向第三巡迴法院提出上訴，該案乃由第三法院的三個法官組成審判庭進行審判。

產品外觀不能具有功能性

第三巡迴法院說明，江崎公司的援引蘭漢姆法的前二項主張，都有一個前提是產品外觀要受到保護，必須符合保護的要件。至於後三項主張，紐澤西州的普通法或州法的要件也差不多，故判決只針對聯邦商標法進行討論[5]。

所謂的「產品外觀」（trade dress），乃指產品或事業的整體外觀，其不只包括產品的包裝，也可包括產品本身的設計，例如大小、形狀、顏色等[6]。產品外觀可註冊為立體商標；倘若不註冊，但長期使用取得識別性，也可獲得聯邦商標法（蘭漢姆法）第1125條保護。

但是，商標保護標的不能具有功能性，否則就會取代專利保護之地位。因此在聯邦商標法第1052條(e)(2)規定：「整體構成功能性之事物所構成」（comprises any matter that, as a whole, is functional）不得註冊為商標。

只要有實用性，就具有功能性

樂天公司主張，江崎公司的立體註冊商標或未註冊的產品外觀具有功能性（functional），而不可受到保護。但江崎公司認為，所謂的功能性，必須具備「必要性」（essential）才屬於功能性。而第三巡迴法院判決認為，只有產品的外觀特徵具有實用性（useful），就具有功能性[7]。

由於聯邦商標法本身並沒有定義功能性，所以第三巡迴法院先討論其通常之意義。從字典來看，所謂功能性，就是「該特徵主要是以使用的角度來設計或開發：亦即實用主義」。因此，只要某些事物是實際的、實用的，也就是說具有「實用性」，就是功能性[8]。

法院認為，之所以用實用性作為功能性的標準，是為了區分商標法和專利法的保護範圍。因為專利法保護的是新穎且實用（new and useful）的發明或設計。倘若允許商標法保護具有實用性的設計（但尚不具備必要性），則會僭越了專利法的領域[9]。

Pocky巧克力餅乾棒具有功能性

第三巡迴法院駁回了這一主張，並使江崎公司的商標註冊無效，因為它發現該設計具有功能性，因此不能作為商標受到保護。

1. Pocky的設計的就是想成為更好的零食
第三巡迴法院認為，Pocky註冊的立體商標內容，都與拿、吃、分享、包裝該零食的實用功能有關。巧克力之所以沒有覆蓋餅乾棒的全部，其設計的用意在於，讓消費者拿握餅乾棒的部分，不會沾到巧克力[10]。

同樣地，法院認為餅乾棒的形狀也有功能性，就是要好拿，可以容易與他人分享零食，也可以讓人吃餅乾時，不用將嘴巴張大。而薄而緊湊的形狀使江崎公司可以在每個盒子中裝滿許多餅乾棒，足以與朋友分享[11]。

2.江崎在促銷時強調Pocky的實用優點
第三巡迴法院認為，江崎公司在促銷Pocky產品時，往往強調其方便的設計。其廣告往往會吹捧上述設計的各項實用特徵[12]。

3.雖然存在其他設計，但並不因此讓pocjy的設計成為非功能性
法院承認，樂天確實可以對其產品Pepero做出不同的設計，江崎提出了至少其他九種巧克力棒的設計。但法院認為並不因此就可推論江崎的Pocky設計不具功能性[13]。

4.江崎的製造方法發明專利與本案無關
樂天主張，江崎有註冊一個發明專利「棒狀小吃及其生產方法」，這更證明其具有功能性。不過第三巡迴法院認為，這點到與商標有無功能性無關。 主要原因在於，江崎公司的發明專利強調的重點，是「一個製造零食棒形狀的更好方法」，但與本案的餅乾棒的產品外觀並不重疊，所以不能用另一個發明專利來證明本案產品外觀具有功能性[14]。

江崎公司針對功能性的標準，將上訴到底

由於2000年10月的判決，乃是三個法官組成的審判庭做出的判決，江崎公司不服其採取的見解，已經於2020年11月23日，提出了重開聽證或第三巡迴法院全院聽證之請求。因為其認為第三巡迴法院的小組審判意見，違反了之前最高法院對於功能性所建立的標準。

江崎公司認為，最高法院曾在1982年的Inwood案指出，一產品特徵具有功能性，只有「其相對於該物品之使用或目的為必要（essential），或會影響該產品的成本或品質」[15]。而在1995年的Qualitex 案中，最高法院建立了「美學功能性」（aesthetic functionality）之標準，認為產品的特徵屬於功能性，只有在「該特徵的獨佔使用，或使競爭者處於相當程度的與聲譽無關的不利益。[16]」

第三巡迴法院認為Inwood案之標準太過狹隘，對於此點，江崎公司認為沒有適當地說明為何不採用Inwood案之標準，且沒有引用任何其他判決，就忽略了Inwood所建立之公式，已經被最高法院長期反覆的引用，作為重要判斷標準。而在本案中，該巧克力餅乾棒的設計既沒有更佳的成本或品質，也沒有美學功能性[17]，因而其仍堅持Pocky的巧克力棒不具備功能性。

到底「實用性」就等於「功能性」這個標準是否正確，江崎公司是否能夠成功上訴，我們將繼續追蹤。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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