傳統上對於商標的保護，主要是以後申請的商標是否會造成「混淆誤認之虞」作為審查標準。但是隨著時代的演進，學界跟實務開始發現，僅僅是防止混淆誤認之虞是不足以保護著名商標的，於是乎「商標淡化 (trademark dilution)」的概念油然而生。商標權人對於一個商標從成長茁壯到發展成為「著名商標」，並持續創新維持其著名於不墜，過程中需付出相當多的努力在品牌經營上。
台灣商標法對著名商標的保護
為了要保護這些得來不易的著名商標以防止「商標淡化」侵害，台灣商標法在2003年修正時，對於著名商標的保護新增了「有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」的態樣，此態樣進一步區分為兩種態樣：
- 「有減損著名商標或標章之識別性之虞者」
- 「有減損著名商標或標章之信譽之虞者」
筆者針對這兩種態樣舉例說明如下：
【例一】有減損著名商標或標章之識別性之虞者
假設有一個著名商標「XX」是「ABC電腦公司」所有，它專門生產電腦、手機、平板及相關的3C產品，原本在台灣任何人聽到「XX」兩個字都只會想到「ABC電腦公司」的電腦、3C商品，結果突然有人在台灣開了一家「XX雞排」連鎖體系，此時由於雙方行業別差距過大，可以合理判斷大多數的消費者都不會以為「XX雞排」是「ABC電腦公司」開的，所以「XX雞排」的存在不會「有致相關公眾混淆誤認之虞」。但是放任「XX雞排」存在於台灣市場，長久以往必定會減損「ABC電腦公司」所擁有的著名商標「XX」的識別性，因為過了一段時間當「XX雞排」在台灣市場的知名度也提昇到一個程度後，消費者聽到「XX」就不會再只是想到「ABC電腦公司」的商品，人們可能會進一步詢問「請問你指的是XX電腦，還是XX雞排呢?」於是乎「XX」這兩個字在消費者心中不再強烈地單一指示「ABC電腦公司」的商品，很顯然著名商標「XX」的識別性被淡化了。所以我們需要排除「XX雞排」的存在來保護著名商標「XX」。
【例二】有減損著名商標或標章之信譽之虞者
假設有一個著名商標「YY」是「XYZ生技公司」所有，它生產健康保健食品、營養補充品，原本在台灣任何人聽到「YY」兩個字都只會想到「XYZ生技公司」的健康保健食品、營養補充品，而且「YY」品牌在台灣消費者心目中還有照顧社會大眾健康的好品牌形象。結果有人在台灣開了一家「YY雪茄」連鎖體系。由於雙方行業別差距過大，同樣地大多數的消費者都不會以為「YY雪茄」是「XYZ生技公司」開的，所以「YY雪茄」的存在不會「有致相關公眾混淆誤認之虞」。但是放任「YY雪茄」存在於台灣市場，除了也可能導致減損著名商標「YY」的識別性之外。因為「YY雪茄」指定使用的「雪茄」商品對健康是有所侵害的，它甚至會淡化、貶抑原本「YY」兩字在台灣消費者心目中的健康好品牌形象，也就是說「YY雪茄」的存在減損了著名商標「YY」的信譽。所以我們需要排除「YY雪茄」的存在來保護著名商標「YY」。
台灣商標法保護著名商標相關法條
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商標法第30條第1項第11款 |
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商標有下列情形之一，不得註冊：
相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。 |
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商標法第69條第1項 |
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商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之。 |
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商標法第70條第1款及第2款 |
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未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權：
一、明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有致減損該商標之識別性或信譽之虞者。
二、明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者。 |
預防著名商標受「商標淡化」侵害
- 平時應多留意市場上的商標使用動態，若發現有他人以各種方式(諸如仿冒、冒用商標於商業活動，或如上述判決中使用商標字樣為公司名稱之一部分)侵害自己擁有的著名商標的商標權，應及時採取法律行動。
- 隨時注意新申請商標案及新公告註冊商標中是否有近似商標出現，並及時以提出第三人意見書、異議申請、評定申請等方式，維護自身商標權益。此部分建議委由專業商標代理機構進行「商標監視」。
相關判決
智慧財產法院 108 年民商訴字第 46 號判決
智慧財產法院 109 年民商上字第 9 號判決
原告 |
蔡合旺事業股份有限公司 （屬於「旺旺集團」一員） |
被告 |
旺旺電子商務股份有限公司 |
案由 |
原告以台灣註冊第01174816號「旺旺」商標及註冊第01515970號「旺旺」商標為據爭商標。被告未經旺旺集團同意，任意使用「旺旺」二字作為其公司名稱之特取部分。 |
第一審判決 |
智慧財產法院 108 年民商訴字第 46 號判決
(1) 被告旺旺電子商務股份有限公司不得使用相同或近似「旺旺」之字樣作為公司名稱之一部分，並應向高雄市政府經濟發展局變更其公司名稱為不含相同或近似「旺旺」字樣之名稱。(用以除去對「旺旺」商標權的侵害。)
(2) 被告旺旺電子商務股份有限公司及其公司負責人應連帶負擔費用將本件判決書之當事人欄、案由欄及主文欄，以十號字體刊登於蘋果日報全國版第十版前之位置壹日。(用以回復原告名譽。) |
被告「旺旺電子商務股份有限公司」更名為「旺沛大數位股份有限公司」 |
第二審判決 |
智慧財產法院 109 年民商上字第 9 號判決
(1) 駁回(旺旺電子商務股份有限公司)上訴，維持第一審判決。
(2) 並於判決理由中說明，因「旺沛」為「旺Pay」的諧音，會令相關消費者以為「旺沛」公司係「旺旺集團」旗下公司、「旺Pay」係「旺旺集團」所提供之支付服務，且因相關消費者認「旺旺集團」可提供穩定金流及安全之交易服務，而使消費者產生混淆誤認，進而使用上訴人公司之電子支付及網路商城服務。所以「旺旺電子商務股份有限公司」更名後的「旺沛大數位股份有限公司」公司名稱，仍有使消費者產生混淆誤認之虞及致減損據爭商標之識別性之虞。 |
| 作者： |
李翊群 |
| 現任： |
北美智權股份有限公司 商標管理組 主任 |
| 學歷： |
國立政治大學法律學士 |
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