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本案原告是Tiffany公司，擁有Tiffany這個商標。大約在19世紀晚期，Tiffany設計出一款六爪鑲嵌的特殊鑽戒。從那時開始，許多廣告、字典、交易出版品、以及其他文件，都描述這種鑲嵌鑽石的方式，稱這種形式的鑽戒為「Tiffany settings」（Tiffany式爪鑲）[1]。

本案的被告是美國大賣場Costco（好市多）。其在美國的賣場中，也販賣鑽戒，由供應商R.B. Diamond Inc.所生產提供，Costco標示其為「無品牌」（unbranded）。Costco賣的鑽戒有各種形式，包括包鑲（Bezel Setting）、大教堂風格鑲（cathedral setting）、軌道鑲（Channel Setting）和所謂的Tiffany式爪鑲（Tiffany setting）[2]。

Costco在每一款鑽戒下，用一個小白紙條，用一般統一的黑字體，顯示某些資訊，包括鑲嵌形式。價格則適用較大的字體顯示。這些字條和字體，就和Costco在每一樣商品下的白紙條的樣式都一樣。Costco說明，其在珠寶商品下的紙條中的資訊，都是供應商R.B. Diamond所提供。根據Costco的說法，有些時候，在紙條上標示的是「Tiffany式鑲」（Tiffany setting）、「Tiffany set」或「Tiffany風格」（Tiffany style），但有的時候只使用「Tiffany」這個字[3]。

2012年11月，一個消費者通知Tiffany，說他在加州某一家Costco賣場，看到鑽戒下標示為「Tiffany鑽戒」（Tiffany rings）。Tiffany隨即派人前往調查，並發現在一個鑽戒下面發現標示內容為：「639911 / PLATINUM TIFFANY / .70 VS2,I ROUND / DIAMOND RING / 3199.99」

而另一個鑽戒標示內容為：「605880 / PLATINUM TIFFANY VS2,I / 1.00CT ROUND BRILLIANT / DIAMOND SOLITAIRE RING / 6399.99.」

2012年12月，Tiffany聯絡Costco，認為Costco將鑽戒標示為「Tiffany」，不只是產品的不當標示（misrepresentation），也構成侵權和仿冒。Costco則主張，在一星期內，就已經主動撤下所有鑽戒下標示「Tiffany」的紙條，此後也就沒有在使用所謂的「Tiffany鑲」這樣的字眼[4]。

2013年2月，Tiffany於紐約南區地區法院正式對Costco提告。Costco隨即寄信給所有曾經購買「Tiffany鑲」這種商品的顧客，向他們說明在紙條上所使用的「Tiffany」這個字，代表的是「Tiffany式的角鑲」。Costco並在信中說，他們不認為這樣的標示不正確，但也告訴消費者關於Costco的退貨政策，這些消費者有權在任何時間退回鑽戒，且全部退費。收到信的消費者中，大約有1.3％退貨了這款鑽戒[5]。

2013年，Tiffany於紐約南區地區法院向Costco提告，主張其行為構成商標侵權、商標淡化、仿冒（counterfeiting）、不公平競爭（unfair competition）、虛假和欺罔之商業行為，以及不實廣告，而違反美國聯邦商標法（Lanham Act）和紐約州法。其中，Tiffany的主要控訴的部分，是Costco的產品標示紙條中，只也單純寫「Tiffany」，而沒有加上「鑲」、「風格」（setting、style、set）等字樣的情形[6]。

而Costco則主張，其使用「Tiffany」這個字，是描述鑽戒鑲嵌的形式，屬於聯邦商標法中的描述性合理使用。美國聯邦商法第1115條(b)(4)規定：「在使用名字、字詞或設置時，並非做為商標使用，而是..... 描述性的（descriptive），且出於善意、合理地，描述當事人的產品或服務，或其產地。[7]」

2015年9月8日，紐約南區地區法院，認為就侵權部分沒有事實爭議，不需召開陪審團，法院自己做出即決判決（summary judgment）。認為Costco侵權事證明確，屬於蓄意侵權，且在法律上不構成描述性合理使用，甚至構成仿冒。法院也認為，在聯邦商標法下不得請求懲罰性賠償，但在紐約州法下可請求懲罰性賠償[8]。

對於賠償金額，則涉及事實認定，地區法院於2016年9月到10間召開陪審團審判，由陪審團認定Tiffany根據美國商標法第1117條，決定可求償的被告所獲利益和法定賠償金。陪審團裁決，Costco應賠償所獲利益370萬美金，以及825萬的懲罰性賠償金[9]。

進而，地區法院在2017年8月做出判決，基於陪審團認為Costco的所獲利益為370萬美元，則因為屬蓄意侵權，判三倍賠償，共1110萬美元；另外加上825萬的懲罰性賠償；加上訴訟期間之利息，最後共判Costco要賠償2101萬美元的賠償[10]。

Costco提起上訴。由於地區法院當初作實質侵權認定時，是認為沒有事實爭議。但Costco上訴後，就侵權部分提出很多事實爭議。因而，此次2020年8月第二巡迴上訴法院最新的判決[11]，認為確實存在事實爭議而撤銷原判決，發回地區法院重審。

Tiffany認為，本案的事實，勢必會造成消費者混淆誤認之高度可能（likely to cause confusion），故不需要就此點召開陪審團認定[12]。

美國第二巡迴法院指出，判斷混淆誤認，主要採取1961年的Polaroid案[13]的8個因素。這8個因素分別是：(1)商標識別性之強弱； (2) 二商標圖案間的近似程度；(3) 商標權人指定之產品和被告產品間的類似程度；(4) 原告是否可能進入被告所銷售產品的市場；(5) 消費者真正被混淆的證據；(6) 被告採取類似商標是否出於惡意；(7) 產品的相對品質；(8)相關消費者的專業程度。

Costco在上訴時，主要爭執以下三個因素：(1)Costco的消費者是否真正被混淆了；(2)Costco在紙條上寫Tiffany是否出於惡意；(3)相關領域消費者是否夠專業足以避免該混淆[14]。

第二巡迴法院認為，第一，3349位向Costco購買該產品的消費者，只有6位出來作證說被混淆了，這個比例屬於微量，不足以證明真的有相當數量的消費者被混淆。

二，Tiffany委託一位學者做了民意調查，在944位受訪者，606位表示可能會想買Costco的珠寶產品，其中有2/5認為可能會因為標示方法而受到混淆。但Costco提出的專家，則認為這項調查有問題，首先，其並非找真正有意願購買鑽戒的消費者來調查，其次，其調查中給消費者看的圖片，並不符合真實的消費情境，亦即，Costco真正擺放系爭產品的方式，是將不同的鑽戒擺在一起，並標示不同的風格，而非只單獨將系爭產品單獨擺放。因而，上訴法院認為，對於是否對消費者產生真正之混淆，有事實上之爭議[15]。

其次，關於Costco在系爭產品紙條上，寫上Tiffany，一審法院認為，其應該是出於惡意，就是想要利用Tiffany的信譽和名譽，讓消費者產生混淆。但是，Costco主張，其並沒有想將Tiffany做為商標使用，而只是想作為描述性使用，描述所販賣的是一種類似Tiffany爪鑲的鑽戒，且紙條的資訊是供應商所提供，因此並不具有惡意。

第二巡迴法院認為，陪審團卻實有可能認為，Costco只是想販賣類似Tiffany爪鑲樣式的鑽戒，而非想要欺騙消費者所販賣的產品來自Tiffany，因而，陪審團未必會認為Costco具有惡意[16]。

第三，倘若消費者對於所欲購買的商品具有越多的知識，且越熟悉相關的詞彙，就越不容易被混淆。地區法院僅參考前述Tiffany方所請的專家所為的消費者調查，就說有2/5考慮購買珠寶的消費者可能會被混淆。但是，第二巡迴法院認為，根據Costco方請委託專家所強調的，通常會購買鑽戒的消費者，會花更多的時間在交易，會蒐集更多資訊。因此，消費者應該會在購買時更加認真區辨，更注意也更審慎。因此，珠寶消費者是否真的會被騙，有待陪審團進一步認定[17]。

綜合上述三個面向，第二巡迴法院認為，這三個點都會影響到底消費者會不會被混淆誤認。第二巡迴法院認為，確實有證據證明，Tiffany來描述鑽戒，可以指的是Tiffany式的六角爪鑲方式，且也被廣泛接受。其次，會購買鑽戒的消費者，應該會更花時間區辨商品[18]。雖然消費者有低度可能（possibility）被混淆，但並非達到很中度或高度可能（likely）被混淆的程度[19]。

接著，第二巡迴法院討論描述性合理使用。其提到，縱使被告的使用確實造成了某些混淆，但仍然可以提出描述性合理使用之抗辯。要主張描述性合理使用抗辯，必須要證明：(1)其使用並非做為商標使用；(2)使用屬於描述性的；(3)其出於善意[20]。

首先，在Costco的商品紙條中，若想表現該商品的品牌商標，通常會放在產品名稱的最前面。可是在這個案件中的紙條，Tiffany這個字並沒有出現在該資訊的第一個字。而Costco主張，在系爭產品的紙條中，其放Tiffany這個字的位置、字體、大小，和對其他鑽戒描述的方式，放的位置一樣，是在描述該鑽戒的鑲嵌形式。且在鑽戒或其包裝上，都沒有出現Tiffany的商標，反而出現的是另一家公司的商標。因此，從這些證據來看，Tiffany這個字的使用，並非做為商標使用[21]。

其次，其是否將某個字詞作為描述性使用，要看這個字詞是否可以描述產品的特性、品質等。第二巡迴法院認為，陪審團有可能會認為，「Tiffany」這個字是描述性的，因為：(1) 有相當多證據顯示，「Tiffany」除了作為Tiffany商標之外，確實具有描述性的意義，不論其和「鑽戒」、「鑲」、「風格」、「架」等字並用，還是單獨使用；(2) Costco確實是想將這個字作為描述性意義，而使用在商品的紙條上。Costco也確實用相同方式，去描述其他型式的鑽戒，包括「包鑲」、大教堂風格等[22]。

Tiffany主張，如果可以將Tiffany這個商標，做為一種商品風格的描述，這會使Tiffany這個字喪失其指示商品來源的特性。

但是，第二巡迴法院認為，過去的案例確實承認，同一個字詞，可同時做為商標，也可作為描述詞[23]。而且，Tiffany並沒有控告Costco使用「Tiffany式爪鑲」（Tiffany set 或Tiffany setting），表示Tiffany確實也接受，這個字已經有描述性的意義[24]。

Tiffany and Company v. Costco Wholesale Corporation, 971 F.3d 74, 81 (2ed. Cir., 2020).
Id. at 81.
Id. at 81.
Id. at 82.
Id. at 82.
Id. at 82.
15 U.S.C. § 1115(b)(4)(“(4)That the use of the name, term, or device charged to be an infringement is a use, otherwise than as a mark, .....or of a term or device which is descriptive of and used fairly and in good faith only to describe the goods or services of such party, or their geographic origin; ....”).
Tiffany and Company v. Costco Wholesale Corporation, 971 F.3d at 83.
Id. at 83.
Tiffany and Company v. Costco Wholesale Corp., 274 F.Supp.3d 216 (S.D.N.Y., August 14, 2017).
Tiffany and Company v. Costco Wholesale Corporation, 971 F.3d at 81.
Id. at 84.
Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp., 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961).
Tiffany and Company v. Costco Wholesale Corporation, 971 F.3d at 86.
Id. at 86-87.
Id. at 88-89.
Id. at 90-91.
Id. at 91.
Id. at 91.
Id. at 92.
Id. at 92-93.
Id. at 93.
Id. at 93-94.其引述的是Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4, 9 (2d Cir. 1976).
Id. at 94.