270期
2020 年 10 月 14 日
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從Scrum一案看美國商標訴訟如何取得暫時禁制令:要件分析
許慈真/北美智權報 專欄作家

繼前篇說明有關Scrum一案之管轄權認定後,本篇接續說明聲請暫時禁制令的四大要件,包括「勝訴可能性」、「無法彌補之傷害」、「權衡兩造受害輕重」以及「公共利益」,其中又以「勝訴可能性」為本案裁決之核心。法院以大半篇幅闡述其如何審視並判斷兩造提供的證據,內容頗具參考價值。

Scrum一案[1]當事人背景簡介及案件概述請參照前篇(從Scrum一案看美國商標訴訟如何取得暫時禁制令:背景事實與管轄權認定),兩造爭執之標識則分別如下表所示。

原告Scrum Alliance, Inc.商標

被告Scrum, Inc.標識(即系爭侵權標識)

CERTIFIED SCRUMMASTER

LICENSED SCRUM MASTER

CERTIFIED SCRUM TRAINER

LICENSED SCRUM TRAINER

CERTIFIED SCRUM PRODUCT OWNER

LICENSED SCRUM PRODUCT OWNER

要件一:勝訴可能性

原告已證明其合法擁有前述3項商標並且為先使用者,唯一問題在於,其能否成功證明被告行為構成混淆誤認之虞。本案法院根據以下例示的8項混淆因素(digit of confusion)判斷是否可能產生混淆誤認,惟必須注意的是,並無任何因素具決定性(dispositive),原告也不需要證明大多數因素皆傾向導致混淆誤認之虞。法院最終認定,除最後一項因素之外,其餘因素均將產生混淆誤認之結果(分析如後),再加上被告無法提出有力反證,因而原告之商標侵權主張極可能獲得勝訴。

1. 商標的類型

此項因素主要是討論先使用者標識的強度,強度越高,越容易構成混淆之虞,所受保護範圍也越廣。而影響標識強度的條件有二:一是在識別性光譜上的位置,二是在市場上的聲望地位。法院指出,原告商標均獲准註冊,註冊本身便是具先天識別性的表面證據;其次,即使能舉證推翻此一推定,被告同意原告商標至少仍是描述性標識,鑑於原告已證明其商標具後天識別性,縱然僅是描述性,其標識強度也會因此提高。不過,被告也提出兩點反駁:

  • 儘管原告商標已取得「不可對抗」的地位,但此點與混淆之虞判斷並無相關。
  • 第三人廣泛使用與原告商標類似的標識,故其識別性不高且不易造成混淆誤認。

法院分別回應如下:

  • 根據判決先例,「不可對抗」即能顯示標識具有一定強度,且可阻止侵權方以「標識屬於描述性」作為抗辯,被告顯然未注意到相關司法見解。
  • 被告主張另有12家直接競爭業者同時使用與「Scrum Master」以及「Scrum Product Owner」相類似的標識,但實際上存在多少相似標識並非決定性,關鍵仍是「第三人使用有無弱化公眾心中對於原告商標與原告之連結」,被告並未提供相關證據。再者,被告雖另援引兩則判決佐證,但相較於該等判決中的第三人廣泛使用情形(分別為超過4400個及168個相似商標),在本案提及的12家業者恐怕稱不上是「廣為使用」。

2. 標識的相似性

兩造標識若是在外觀、讀音及意義上雷同,以致消費者誤認兩者有所關聯,便足以構成混淆誤認。被告對此並未提出辯駁,畢竟在比對之下極容易看出,兩造標識的不同點僅在於「LICENSED」與「CERTIFIED」,而該兩者屬於同義詞,故實難認同兩造標識存在些微差異,反而是在外觀及意義上實質近似,極可能導致混淆誤認。

3. 產品或服務的相似性

產品及服務的相似程度越高,越容易產生混淆誤認。由於被告以系爭侵權標識提供之服務確實與原告相同,故此項判斷結果為肯定。

4. 消費者的身分

服務銷售通路及其消費者的重疊範圍越大,越容易產生混淆誤認。原告主要向有意參加Scrum認證考試的應試者提供服務,被告亦是如此,故此項判斷結果為肯定。

5. 所使用的廣告媒體

在類似媒體上廣告,也是消費者可能混淆誤認的指標之一。被告雖表示其行銷內容與原告極為不同,而且消費者是在被告網站瞭解其服務詳情,並無混淆誤認之虞,然而,被告也不否認與原告同樣在網路及社群網站上廣告認證服務,故此因素仍傾向導致混淆誤認。

6. 被告的意圖

如果採用特定標識係有意使大眾產生混淆,那麼單憑意圖便可充分推論存在混淆誤認之虞;再者,若是在明知他人標識之情況下使用被控侵權標識,也可能推論其有意使大眾陷於誤認。

就此項因素而言,原告提出相當不利於被告的證詞,亦即被告的離職高階員工指稱,被告刻意採用類似於原告商標的標識,並要求其對此事保持沈默。被告雖辯稱該名員工心懷不滿才做出如此指控,但法院認為,此番證詞確實有所根據:例如,2018年「Licensed Scrum Trainer」協議中即提及,「Licensed Scrum Trainer」計畫與「Licensed Scrum Course」認證之存在事實係屬於保密資訊,而且未經被告書面同意,禁止在公共論壇發布此類關係、或者「Licensed Scrum Trainer」計畫或「Licensed Scrum Course」認證之存在事實;況且,在原告直接詢問被告是否與其競爭後,該等保密規範儼然證實該離職員工的說法。法院另指出,即使欠缺前述證詞,被告既然明知原告商標,系爭侵權標識又僅以同義詞「Licensed」代換原告商標中之「Certified」[2],事實上便可認定被告有意造成大眾誤認。

判決註腳中同時提及,被告辯稱未曾告訴該名離職員工,其有意複製並使用原告認證計畫的教材及內容,但電子郵件卻披露被告的學習目標(LO)確實是仿自原告,更何況,被告網站的行銷標語也與原告頗為類似(「Pass the Certified Scrum Master (CSM) or Licensed Scrum Master (LSM) test and earn your credential」)。

7. 實際混淆的證據

儘管實際混淆並非認定混淆誤認之虞所必要,但該情況卻是「最佳證據」,通常可透過軼事證據(anecdotal instance)或消費者調查加以證明。

(1) 軼事證據

原告在此提出兩項混淆實例:一名消費者購買被告「Licensed Scrum Master」課程後,向原告客服反映未收到證書;另一名消費者詢問原告客服,所取得之被告「Licensed Scrum Master」課程學分數能否適用於原告CSM(即「Certified Scrum Master」)。儘管被告質疑原告得知前述混淆實例的時機,太過巧合地落在雙方調解失敗之際,但法院指出,被告指摘並無道理:首先,兩封消費者電子郵件日期分別為2020年5月1日及15日,原告於5月29日即聲請禁制令;再者,原告以混淆實例舉證的動機不因被告質疑而有所改變,況且,被告亦未證明原告捏造證據,故該等實例仍具相關性。

被告雖嘗試援引一則未公布的非先例判決(unreported, nonprecedential),聲稱現有消費者之實際混淆證據在法律上並不充足,故主張軼事證據不具相關性。然而,所引判決亦指出,須考量的問題為「特定標識之使用會否讓試圖區辨不同服務的潛在顧客產生混淆誤認」,此點正是本案軼事證據所欲證明的情況,亦即,兩名消費者皆為原告的潛在顧客,購買被告課程後均誤以為是向原告購買。而售後混淆也是判斷混淆誤認的相關證據之一。

被告試圖援引另一則判決(Scott Fetzer Co. v. House of Vacuums Inc., 381 F.3d 477 (5th Cir. 2004)),聲稱實際混淆之軼事證據必須與被告的不實陳述有所關聯,方具證明力(probative),但法院認為被告引述有誤:在Scott Fetzer案,原告並未充分舉證所指控之實際混淆與被告黃頁廣告具有關聯性,故無法證明係因被告不實陳述(而非其他來源的陳述)致生混淆誤認之虞。但本案不同。本案軼事證據確實是因被告陳述直接所致,亦即,兩名消費者購買被告課程並學習由被告提供的教材後,因憑藉被告網站、教材及系爭侵權標識所傳達的資訊,導致對原告與被告的關係有所混淆誤認。

(2) 消費者調查

原告專家的問卷調查指出,有40%受訪者對於「Certified Scrum Master」與「Licensed Scrum Master」兩者來源有所混淆,即使根據對照組調整後,混淆誤認的比例仍然至少有28%。被告雖質疑該項調查的設計及流程存在根本性瑕疵,未能透過問答確認受訪者為潛在消費者,不過,被告專家卻也指出該項調查顯示的實際混淆比例應高達43.5%,調整後至少有12.5%。

法院表示,被告並未證明原告問卷調查有何嚴重瑕疵,以致應忽略整體結果不計。既然如此,無論是原告專家主張的28%、被告專家主張的12.5%或兩者之間的任何比例,皆足以證明存在實際混淆[3]

8. 潛在消費者的注意程度

消費者購買價格較高的商品時,通常會提高注意程度,故被告認為此項因素應傾向不構成混淆誤認。法院則贊同原告意見,認為此項判斷結果宜保持中性,理由是:雖然相關消費者可能較為精明老練,但其選購Scrum課程的唯一目標是學習Scrum架構並取得證照,在此之前,其仍然不是熟稔Scrum架構的專家。

要件二:無法彌補之傷害

無法彌補之傷害係指「並非微不足道(de minimis),而且無法以金錢賠償加以彌補的損害」而言。原告主張,若是法院認定商標侵權案件的原告可能勝訴,便有權推定存在無法彌補之傷害;但即使未如此推定,證據也足以顯示,若被告繼續使用系爭侵權標識,可能導致原告蒙受多種無法彌補的傷害,包括:業務及客戶流失、喪失對聲望及市場地位之掌控能力、商譽及聲望受損等。被告辯稱,在eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006)一案判決後,原告已無權主張推定無法彌補之傷害,況且,原告延遲9個月才聲請禁制令,對此點主張極為不利。

但法院認為,本案並無必要論及主張推定是否適當,根據判決先例,原告所提及之業務及客戶流失、喪失對聲望及市場地位之掌控能力、商譽及聲望受損等,皆屬於無法彌補的傷害。至於被告所主張之延遲並不成立,雖然被告在2019年8月公開宣布將以「Licensed Scrum Program」與原告的「Certified Scrum Program」競爭(亦即跨越臨界線(critical threshold)),但原告直至2020年5月,才注意到實際上有消費者發生混淆誤認,故其並未因不合理地延遲聲請禁制令,導致自陷無法彌補的傷害。

要件三:權衡兩造受害輕重

原告已大量挹資經營其品牌長達20年之久,並已證明其商譽、聲望、客戶、業務及市場地位恐蒙受無法彌補的傷害,相較於被告因禁制令而無法使用其新近創設的系爭侵權標識,顯然原告受害程度較大。

要件四:公共利益

法院認為,遵守法律規範並禁止使用系爭侵權標識,正是本案考量公共利益的結果。

結語

本案裁決一出,其實對被告業務經營造成不小影響,目前官方網站上已不見相關認證系列。從證據觀察,「意圖」可說是被告敗訴最關鍵的因素,導致其對於「系爭侵權標識採用同義詞」幾無辯駁餘地。

不過,眼尖的讀者或許注意到,無論是原告、被告或Scrum.org的認證系列,皆與Scrum團隊三種角色有所對應(這也是當然結果);再加上《The Scrum Guide》並未以禁止商用的CC授權條款釋出,應可認為有志推廣Scrum架構之企業均可自由發展及運用Scrum或團隊角色的概念及名稱,甚至於註冊為商標——若是如此,兩造標識在「外觀」上是否仍實質近似?畢竟Scrum.org的認證系列標識也與原告僅是一字之差(亦即「Certified」與「Professional」),仍未成為Scrum專家的消費者能否區辨兩者,本案之後的侵權判決或許會解答這個問題。無論如何,被告近年推出Scrum@Scale架構時,顯然已懂得利用商標維護其新的團隊開發策略。

 

備註:

 

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

作者: 許慈真
學歷: 輔仁大學外語學院財經法律翻譯學程
輔仁大學法律學系博士
輔仁大學財經法律學系碩士
輔仁大學法律學系學士
專長: 智慧財產權、法律翻譯

 

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