商業上使用之標誌或包裝不但可註冊成為商標，亦可申請設計保護，故商標及設計制度往往能為企業經營帶來雙重保障。然而，不可避免地，兩者制度也極容易發生扞格，特別是相似的標誌或包裝各為不同權利人所有時。本文透過歐盟普通法院判決（T‑695/15）以及歐洲法院判決（C‑693/17 P），闡述歐盟法院（Court of Justice of the European Union）如何處理商標及設計保護的衝突問題。

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BMB sp. z o.o.（以下稱「BMB」）於2007年向EUIPO註冊系爭設計獲准（第826680-0001號），並指定使用於糖果盒與容器（羅卡諾國際分類09.03），SpA Ferrero（以下稱「Ferrero」）遂於2011年援引三項先前權利，聲請宣告系爭設計無效，其中包括Ferrero於1974年註冊且於法國境內有效的據爭商標（第405177號），指定使用之商品包括「糖果」（尼斯分類30）。

無效部門認定兩者標誌相似且商品相同，相關公眾有發生混淆誤認之虞，故撤銷系爭設計。上訴委員會（以下稱「BOA」）維持原裁定並指出，據爭商標的顯著特徵未達一般水準（below average），僅是呈現出標準容器形態而已，但鑑於兩者標誌及指定使用之商品相似度極高，縱使在讀音與概念上有所不同，亦不因此改變此結果。BMB不服，陸續向普通法院及歐洲法院提出上訴，惟最終均以敗訴收場。

BMB系爭設計

Ferrero據爭商標

在本案，BMB的主張大致分為「依據法律錯誤」與「事實認定錯誤」兩部分：

依據法律錯誤

普通法院判決

BMB認為，BOA以歐盟商標規則第8(1)(b)條為由認定混淆誤認之虞，而非法國智慧財產權法第L713-3條[1]，乃是依據法律錯誤，違反共同體設計規則第62條。

普通法院對此回應：BOA確實已適用前述第L713-3條規定，並依據設計規則第25(1)(e)條[2]，先前註冊權利人得禁止他人於類似商品或服務使用相似標誌。再者，前述第L713-3條規定係轉化自歐盟商標指令，依據歐盟法院判例法即足以認定有無混淆誤認之虞。

因此，普通法院認為EUIPO裁定中僅提及歐盟商標規則，未將前述第L713-3條規定列為法律依據，係屬於形式上錯誤，對於裁定結果不生影響。

歐洲法院判決

BMB向歐洲法院提出兩點主張：

1. 若要撤銷註冊權利，其法律依據必須毫無不確定之處，故普通法院判決所稱之「形式上錯誤」，實際上是重大錯誤。
2. 歐盟法院判例法上未曾有依據設計規則第25(1)(e)條認定權利無效之類似案件，普通法院應斟酌法國巴黎地區法院曾就據爭商標做出的判決[3]。在該判決，法院認定特徵與系爭設計雷同的標誌（外形非直角而是圓弧邊緣，文字標籤「Pick Up」占容器的三分之二）並未侵害據爭商標；此情況與本案相仿，但本案比對時卻未斟酌最明顯的差異，亦即文字標籤「MIK MAKI」。因此，普通法院認為判斷混淆誤認之虞時並無必要參酌內國法，實為錯誤。

歐洲法院對此亦提出兩點回應：

1. BMB在此僅是重申前審主張而已，並未敘明為何因「形式上錯誤」此一誤認而致判決無效的理由，如此無疑是要求法院重審相關論點，依據判例法，法院對此並無管轄權，故予以駁回。
2. 首先，BMB並未駁斥普通法院認為歐盟法院判例法足以作為判斷法律依據，亦未敘明設計規則第25(1)(e)條欠缺判決先例之情形，以及為何因欠缺此類先例而致普通法院判決有誤的理由。再者，BMB亦未闡明普通法院為何不應斟酌，其他由Ferrero提交且與判決結果相悖的法國判決先例。

最後，歐洲法院表示，鑑於訴訟當事人與標的均不相同，法國地區法院所為之侵權判決對EUIPO的無效程序並無拘束力。

事實認定錯誤

普通法院判決

BMB認為，BOA未採認必要證據且判斷混淆誤認之虞有誤，明顯違反設計規則第25(1)(e)條及第63(1)條規定。普通法院對此詳細回應如下：

1. 判斷原則

1. 本案依據歐盟法院判例法判斷即可，不必斟酌內國判例法。
2. 判斷混淆誤認之虞，係從相關公眾角度觀察並考量所有相關情境因素，特別是「標誌相似度」、「指定使用之商品或服務」以及「顯著元素與主要部分」之間的相互依賴性（interdependence）。
3. 標誌相似係指在視覺、讀音與概念上有所關聯。
4. 標誌間之高相似度可能抵銷商品或服務間之低相似度，反之亦然。
5. 評估立體標誌之顯著特徵的方法，與其他標誌類型並無不同。
6. 一般消費者鮮少有機會直接比對標誌，且其注意程度因指定使用之商品或服務而異。

2. 相關公眾

BMB雖同意本案的相關公眾為法國一般公眾，但否認相關公眾選購糖果時的注意程度較低。普通法院認為，根據實際交易情況，本案涉及之商品價格較低且消費頻率高，故相關公眾的注意程度確實頗低。

3. 主要部分

BMB主張，據爭商標的外形邊緣清楚且呈現斜角，乃是重要特徵，並非如BOA所稱其整體印象中並無任何主要部分；再者，BOA未考量系爭設計的標籤、「MIK MAKI」標記與有明顯弧度的邊緣，實屬有誤。普通法院對此提出下列幾點回應：

1. 首先，BMB並未爭執據爭商標乃是承裝任何商品的標準容器，且顯著特徵未達一般水準，僅主張普通法院應衡酌標準形態以外的外形元素，亦即容器邊緣。
2. 較弱的顯著特徵並不表示必然欠缺主要部分，該等特徵的位置或尺寸仍可能使消費者產生一定印象並予以記憶。就據爭商標觀察，其容器線條僅是界定其外形並顯示出兩處邊緣，實際上未強調任何部位的重要性，無法使消費者留下印象與記憶。因此，誠如BOA所言，據爭商標確實無任何部位可認定為主要部分、或經判定比其他部位更為顯著，故應將之視為整體加以判斷。
3. BOA並未認為標籤係微不足道的細節，儘管如此，該等元素仍非重點，只是個單純的容器標籤，故無論是標籤或文字標記，皆無法超越立體盒形之視覺影響而主導系爭設計的整體印象。此外，BOA也提及系爭設計並非以平行六面體（parallelepiped）的形式呈現，其具體特徵並非一望即知（immediately apparent），確實不太可能左右消費者觀看的印象。

4. 標誌比對

BMB認為BOA應考量兩者的根本上差異，包括上蓋、容器形狀（一望即知的極圓潤邊緣）、標籤以及額外的文字（「MIK MAKI」標記）與圖樣元素。普通法院對此提出下列幾點回應：

1. 兩者標誌均由透明的糖果容器構成，均是附有不透明上蓋的矩形薄盒，其上標籤自前方橫跨至後方；實際上，各個附有白色上蓋的包裝盒外觀皆有幾分雷同。
2. BMB認為，BOA雖未考量系爭設計在裝滿糖果時造成之視覺上明顯差異，但分析主要部分時，卻已注意到此點。然而，之所以在視覺比對上不宜考量「裝滿糖果」此一情形，不僅是因為系爭設計與據爭商標同樣註冊作為糖果容器，就主導系爭設計整體印象的元素而言，糖果亦非特定組成部分，故不納入考量。實際上，BOA僅是將糖果視為「文字元素並非唯一主要部分」之佐證事實而已，並未將其認定為組成部分。
3. 系爭設計的圓弧邊緣及標籤確實與據爭商標有所不同，但詳細檢視兩者標誌後可以發現，系爭設計非屬於標準矩形此點並非一望即知，無法藉此區辨兩者標誌；其次，系爭設計的標籤往底部延伸較長，必須並排比對兩者標誌才能突顯此點，但該情形在市場上極為罕見。不過，這些差異點仍無法超越兩者標誌相似度之視覺影響，特別是消費者對標誌僅能保有不完美記憶（imperfect recollection），若在不同時點看見兩者標誌，其實無法注意到其中差異，因此，兩者標誌在視覺上相似度極高。
4. BOA並非如BMB所指，未斟酌兩者標誌的文字元素或概念，但由於據爭商標欠缺文字，故在讀音上無法比對；再者，兩者標誌均欠缺意義，在概念上同樣無法比對。

普通法院指出，判斷混淆誤認之虞時，必須廣泛考量各項因素，並不侷限於包裝形狀，尤其消費者如何看待標誌乃是決定性因素。法院最終認定，儘管據爭商標具有較弱的顯著特徵，但鑑於兩者標誌及使用之商品極度近似度，以及相關公眾之注意程度較低，仍然構成混淆誤認之虞。

歐洲法院判決

除重申前審的主張外，BMB另指出下列幾點：

1. 普通法院誤將據爭商標歸類為「立體商標」，導致普通法院係以「類似於但並非據爭商標之立體商標」與系爭設計進行比對；特別是，依據判例法，相關公眾觀看立體商標的方式（所見者為實體物品）未必與觀察圖形商標相同，因此，縱使兩者標誌看似雷同，仍不得推論屬於近似。
2. 普通法院僅能就標誌本身進行比對，例如系爭設計須視為多項元素的組合體（包含內部糖果），所指定的羅卡諾國際分類僅供註冊及搜尋之用，不得據此界定保護範圍或可能用途。
3. 普通法院應重視兩者標誌的重要差異，亦即，據爭商標係由黑白糖果盒圖樣構成，系爭設計則有圓弧邊緣、彩色標籤與文字標記「MIK MAKI」；同時，亦應考量前述圖1上之所有人標記「BMB」。況且，依據判例法，標誌若是由產品外觀構成，消費者通常不以產品或包裝形狀判斷商品來源，反而可能仰賴標誌所附的圖樣或文字元素，該元素即成為顯著或主要部分。
4. 普通法院必須考量標誌在市場上的使用情形：就糖果而言，通常是在自助商店或販賣機銷售，消費者則從一小群商品中選購或按名稱向店家購買，因此，消費者確實可能直接比對貨架上的商品，而標誌在視覺或讀音上是否相似，便成為重要問題。

歐洲法院對此大致作出兩點回應：

1. 據爭商標歸類是否錯誤，或兩者標誌在視覺、讀音及概念上之相似度判斷，均屬於事實認定問題，除非普通法院扭曲事實，否則並非法院審查範圍。實際上，BMB不僅未指出有何扭曲事實之處，亦未曾向普通法院爭執不宜以據爭商標進行比對。
2. 至於其他內容，僅是重申前審主張而已，法院毋須重新審查。

結語

透過本案判決可知，在歐盟各會員國境內取得的商標，縱使未曾向EUIPO註冊獲准，仍可能透過設計規則第25(1)(e)條，將其保護範圍延伸至共同體設計領域。因此，如有意註冊共同體設計，務必留意此類衝突情況，避免權利嗣後遭到撤銷。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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